부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제2조 제1호 (다)목 에 정한 부정경쟁행위를 주장하는 사람이, 자신의 표지의 식별력이나 명성이 손상되었다는 결과 또는 그 가능성에 관하여 별도로 주장·입증을 하여야 하는지 여부(적극)

부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제2조 제1호 (다)목 은 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 ‘손상’하는 행위를 부정경쟁행위에 해당하는 행위로 규율하고 있으므로, 위 부정경쟁행위가 성립하기 위해서는 단순한 추상적 위험의 발생만으로는 부족하고 식별력 손상 또는 명성 손상이라는 구체적인 결과가 객관적으로 존재하거나 그렇지 않다고 하더라도 그러한 가능성이 극히 큰 경우가 아니면 안 된다. 따라서 단지 유명상표와 동일·유사한 상품표지 또는 영업표지를 사용한 사실이 있었다고 하여 타인의 표지의 식별력이나 명성의 손상이라는 결과 또는 그 가능성을 추정할 것은 아니고 당해 표지의 사용이 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하는 이는 그러한 사용으로 인하여 실제로 자신의 표지의 식별력이나 명성이 손상되었다는 결과 또는 그 가능성에 관하여 별도의 주장·입증을 하여야 한다.

부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제2조 제1호 (다)목

버버리 리미티드 (소송대리인 변호사 조태연)

피고 (소송대리인 변호사 유병진)

2009. 12. 4.

1. 원고의 청구를 모두 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

1. 피고는 노래방 영업이나 그 광고에 별지 1. 목록 기재의 표장들을 사용하여서는 아니 된다.

2. 피고는 원고에게 20,000,000원 및 그에 대한 이 사건 소장부본 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

1. 인정 사실

가. 원고의 상표 등록 및 주지 저명성

(1) 원고는 1856년 영국에서 토마스 버버리(Thomas Burberry)에 의하여 설립된 이래 현재까지 주로 의류, 가방 등 패션 관련 제품들을 제조·판매해오고 있는 회사로서, 별지 2 내지 7 목록 기재 등록상표(이하 ‘원고의 등록상표’라고 한다)에 대한 상표권자이며 자신의 제품·영업활동 등과 관련하여 그 상품표지로서 ‘BURBERRY’ 또는 그 한글 음역인 ‘버버리’를 사용하고 있다.

(2) 원고는 국내에도 전국 각지에 60개의 매장을 두고 있고, 원고 제품을 수입·판매하는 원고의 국내 자회사인 버버리코리아 주식회사의 연간 매출액은 2005년에 1,065억 원, 2006년에 1,170억 원, 2007년에 1,309억 원에 이르며, 원고의 등록상표들은 특허청에서 매년 발행되는 “주로 도용되는 국내·외 상표집”에 자주 도용되는 외국의 저명상표로 수록되어 왔다.

(3) 2009. 7. 31. 현재 ‘버버리’라는 검색어로 검색을 할 경우 한국경제신문의 웹사이트에서는 596건의, 매일경제신문의 웹사이트에서는 861건, 중앙일보의 웹사이트에서는 718건, 동아일보의 웹사이트에서는 296건의 원고 관련 기사가 검색된다.

(4) 이와 같이 원고의 등록상표인 ‘BURBERRY’ 및 ‘버버리’는 원고가 제조·판매하는 제품의 상품표지로 한국에서도 일반인에게 널리 알려지게 되었다.

나. 피고의 ‘버버리 노래’ 영업행위

피고는 2003. 11.경부터 천안시 (이하 생략) 지상 건물 네 곳에 ‘버버리 노래’라고 표기한 외부 간판을 설치하고 ‘버버리 노래’라는 상호의 노래방(이하 ‘이 사건 노래방’이라 한다) 영업을 하고 있다(피고는 이 사건 노래방을 더 이상 직접 운영하지 않고 있다고 주장하나 을 제3호증의 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다).

[인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1호증의 1, 2, 갑 제2호증의 1 내지 5, 갑 제3호증의 1 내지 6, 갑 제4호증의 1 내지 4, 갑 제5호증의 1, 2, 갑 제6호증의 1, 2, 갑 제7호증의 1, 2, 갑 제8호증의 1, 2, 갑 제9호증, 갑 제10호증의 1 내지 6, 갑 제11호증의 1 내지 11, 갑 제12호증의 1 내지 3의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지]

2. 원고의 주장

가. 피고는 원고의 주지 저명한 상품표지인 원고의 등록상표들과 동일 내지 유사한 ‘버버리 노래’라는 표지를 사용하여 노래방 영업 활동을 하고 있는바, 이는 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (다)목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다.

나. 따라서 피고에 대하여 ① 침해금지 및 예방청구로서 별지 1. 목록 기재 각 표장의 사용금지, ② 손해배상청구로서 20,000,000원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.

3. 부정경쟁행위 성립 여부에 관한 판단

가. 부정경쟁행위의 성립요건

부정경쟁방지법은 제2조 제1호 (다)목 에서 ‘비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 기타 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위’를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하고 있는바, 이러한 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위로서의 부정경쟁행위는 ① 상품표지 또는 영업표지의 주지성, ② 주지된 상품표지 또는 영업표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하는 행위, ③ 이로 인하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위 등을 그 요건으로 하고 있다.

나. 상품표지 또는 영업표지의 주지성에 관한 판단

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목 은 2001. 7. 10. 시행된 부정경쟁방지법에 신설된 규정으로서, “ (가)목 또는 (나)목 의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위”를 부정경쟁행위로 규정하고 있는바, 위 규정의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 볼 때, 위 규정에서 사용하고 있는 ‘국내에 널리 인식된’이라는 용어는 ‘주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것’을 의미하는 것으로 해석함이 상당하다( 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 참조).

살피건대, 위 인정 사실에 따르면 원고의 등록상표는 국내에 널리 인식된 것으로 주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이르렀다고 보인다.

다. 원고의 상호와 피고의 등록상표의 동일·유사성에 관한 판단

(1) 원고가 ‘BURBERRY’와 그 한글음역인 ‘버버리’의 등록상표권자로 위 등록상표들을 원고가 제조·판매하는 상품의 상품표지로 사용하고 있는 사실은 앞서 본 바와 같고, 피고의 상호인 ‘버버리 노래’는 ‘버버리’와 ‘노래’의 두 단어로 구성되어 있으나 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 낳는 것이라 할 수 없어 이를 분리 관찰할 수 있는데, 그 구성 중 ‘노래’ 부분은 피고의 업종이 노래방임을 나타내는 것에 불과하여 식별력이 없으므로, 나머지 ‘버버리’ 부분만이 피고 상호의 요부라 할 것이므로, 원고의 등록상표와 피고의 상호는 그 요부에 있어서 동일하다고 할 수 있고, 또한 전체적으로 관찰하는 경우에도 피고의 상호는 원고의 등록상표에 ‘노래’ 부분만을 추가했을 뿐 그 외관, 호칭, 관념이 근사하므로, 원고의 등록상표와 피고의 상호는 서로 유사하다고 할 것이다.

(2) 이에 대하여 피고는, 피고의 상호인 ‘버버리 노래’의 ‘버버리’는 ‘벙어리’의 방언으로 벙어리 냉가슴을 앓고 있는 사람들까지도 속 시원하게 노래함으로써 스트레스를 풀 수 있는 노래방이라는 의미로 사용된 것이며, 원고와 피고의 업종이 현격히 달라 소비자들로 하여금 혼동을 일으킬 가능성도 없으므로 원고의 등록상표들과 피고의 상호는 동일 내지 유사하지 않다고 주장한다.

살피건대, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목 은 그동안 유명상표와 혼동의 위험이 없으면 비유사상품에 유명상표를 자유롭게 사용하는 것을 허용함에 따라 저명상표의 이미지와 신용, 고객흡인력 등이 각종 상품에 분산·약화되는 것을 방지할 수 없었던 점을 감안하여 입법된 것으로 같은 호 (가)목 , (나)목 과는 달리 혼동가능성을 요건으로 하지 않는다. 혼동가능성이 없으므로 원고의 등록상표와 피고의 상호는 동일·유사하지 않다는 피고의 주장은 이와 다른 전제에서 한 것으로 이유 없다.

을 제4호증의 1 내지 5의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ‘버버리’는 강원도, 경상도, 전라도, 제주도, 충청북도 등에서 벙어리의 방언으로 사용되고 있는 사실을 인정할 수 있으나, 위 인정 사실만으로는 피고가 상호에 사용한 ‘버버리’가 원고의 등록상표와는 다른 벙어리의 방언이라는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 피고의 이 부분 주장도 이유 없다.

라. 식별력이나 명성의 손상에 관한 판단

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목 에서 정한 ‘식별력’을 손상하게 하는 행위란 특정상품과 관련하여 사용되는 것으로 널리 알려진 표지를 그 특정상품과 다른 상품에 사용함으로써 특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것을 의미하는 것으로 해석함이 상당하다( 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 참조).

그런데 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목 은 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 ‘손상’하는 행위를 부정경쟁행위에 해당하는 행위로 규율하고 있으므로, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목 에서 정한 부정경쟁행위가 성립하기 위해서는 단순한 추상적 위험의 발생만으로는 부족하고 식별력 손상 또는 명성 손상이라는 구체적인 결과가 객관적으로 존재하거나 그렇지 않다고 하더라도 그러한 가능성이 극히 큰 경우가 아니면 안 된다고 할 것인데( 서울고등법원 2003. 12. 17. 선고 2002나73700 판결 참조, 위 판결에 대하여 위 판결의 원고가 상고하였으나, 2004. 5. 14. 심리불속행 기각되었다), 단지 유명상표와 동일·유사한 상품표지 또는 영업표지를 사용한 사실이 있었다고 하여 타인의 표지의 식별력이나 명성의 손상이라는 결과 또는 그 가능성을 추정할 것은 아니고 당해 표지의 사용이 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하는 이는 그러한 사용으로 인하여 실제로 자신의 표지의 식별력이나 명성이 손상되었다는 결과 또는 그 가능성에 관하여 별도의 주장·입증을 하여야 할 것이다.

살피건대, 피고가 원고의 등록상표를 상호로 사용하고 있는 사실은 앞서 본 바와 같으나, 위 인정 사실만으로는 원고의 등록상표의 식별력이나 명성의 손상이라는 결과 또는 그 가능성을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 피고가 원고의 등록상표를 상호로 사용한 행위가 부정경쟁행위에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없다.

4. 결론

그렇다면 피고가 원고의 등록상표를 상호로 사용하는 것이 부정경쟁행위에 해당한다는 전제에서 한 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[[별 지 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] : 생략]