갑 주식회사와 을 주식회사가, 을 회사의 무기물입자코팅(ceramic coating) 분리막에 관한 등록특허의 효력에 대한 소송계속 중 각자 제기한 소를 취하하기로 하면서 향후 등록특허와 관련하여 ‘국내/국외’에서 상호 쟁송을 제기하지 않는다’는 내용의 합의서를 작성하였는데, 을 회사가 갑 회사 및 갑 회사의 미국법인 병이 등록특허에 대응하는 을 회사의 미국 특허 및 그 후속 특허를 침해하였다는 이유로 갑 회사 및 병 법인을 상대로 미국무역위원회에 불공정무역행위조사신청을 제기하고 미국 델라웨어 연방지방법원에 특허권침해금지소송을 제기하자, 갑 회사 및 병 법인이 을 회사를 상대로 국내 법원에 위 합의상 부제소 의무 위반에 따른 손해배상 등을 구한 사안에서, 위 합의서 전문 및 본문의 문언 등에 비추어 위 합의의 대상은 등록특허로 한정된다고 보아야 하고 을 회사가 미국 특허 및 그 후속 특허에 관한 부제소 의무까지 부담한다고 볼 수는 없다고 한 사례

갑 주식회사와 을 주식회사가, 을 회사의 무기물입자코팅(ceramic coating) 분리막에 관한 등록특허(이하 ‘대상특허’라 한다)의 효력에 대한 소송계속 중 각자 제기한 소를 취하하기로 하면서 향후 대상특허와 관련하여 ‘국내/국외’에서 상호 쟁송을 제기하지 않는다’는 내용의 합의서를 작성하였는데, 을 회사가 갑 회사 및 갑 회사의 미국법인 병이 대상특허에 대응하는 을 회사의 미국 특허 및 그 후속 특허를 침해하였다는 이유로 갑 회사 및 병 법인을 상대로 미국무역위원회에 불공정무역행위조사신청을 제기하고 미국 델라웨어 연방지방법원에 특허권침해금지소송을 제기하자, 갑 회사 및 병 법인이 을 회사를 상대로 국내 법원에 위 합의상 부제소 의무 위반에 따른 손해배상 등을 구한 사안이다.

위 합의서 전문에서 합의의 대상이 되는 특허를 대상특허로 특정하고 있는 점, 위 합의서 본문 4항에서도 ‘대상특허와 관련’한 부제소 의무를 규정하고 있는 점 등에 비추어 볼 때 위 합의의 대상은 대상특허로 한정된다고 보아야 하고 을 회사가 대상특허 외에 그에 대응하는 미국 특허 및 그 후속 특허에 관한 부제소 의무까지 부담한다고 볼 수는 없다고 한 사례이다.

민법 제105조 , 제389조 제2항

에스케이이노베이션 주식회사 외 1인 (소송대리인 법무법인(유한) 화우 담당변호사 김성덕 외 3인)

주식회사 엘지화학 (소송대리인 법무법인(유한) 태평양 외 1인)

2020. 6. 25.

1. 원고들의 이 사건 소 중 [별지 1] 목록 기재 소송의 취하절차 이행청구 및 간접강제청구 부분을 각 각하한다.

2. 원고들의 이 사건 소 중 손해배상청구 부분을 기각한다.

3. 소송비용은 원고들이 부담한다.

1. 가. 피고는 원고들에게 [별지 1] 목록 기재 각 사건에 관하여 취하절차를 각 이행하라.

나. 피고가 이 판결 송달일로부터 10일 이내에 가.항의 의무를 이행하지 아니할 경우 피고는 원고들에게 위 기간이 만료된 다음 날부터 이행 완료 시까지 1일당 각 50,000,000원의 비율에 의한 금원을 지급하라.

2. 피고는 원고들에게 각 500,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부본 송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

1. 기초 사실

가. 당사자의 지위

1) 원고 에스케이이노베이션 주식회사(이하 ‘원고 회사’라 한다)는 전기자동차용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가 사업 등을 영위하는 에너지·화학 회사로서, 2018. 11. 27. 미국 내 배터리 공급 사업을 위하여 미국 델라웨어주에 미국 법인인 원고 에스케이 배터리 아메리카 인코퍼레이티드(SK Battery America, Inc.)를 설립하였다. 원고 에스케이 배터리 아메리카 인코퍼레이티드는 원고 회사가 그 지분 100%를 소유한 원고 회사의 자회사이다(이하 원고 에스케이 배터리 아메리카 인코퍼레이티드를 ‘원고 자회사’라 한다).

2) 피고는 석유화학 사업부문을 기반으로, 정보전자소재, 전지 사업 등을 영위하는 회사이다.

나. 선행 분쟁관계 주1)

1) 피고는 2011. 12. 9. 서울중앙지방법원에 원고 회사를 상대로, 피고의 (등록번호 1 생략)(이하 ‘이 사건 특허’라 하고, 상세한 내용은 [별지 2] 기재와 같다)에 대한 특허권침해금지 및 손해배상청구 소송( 서울중앙지방법원 2011가합130851 사건, 이하 ‘선행 민사사건’)을 제기하였고, 이에 대하여 서울중앙지방법원은 2014. 2. 21. 피고(선행 민사사건의 원고)의 청구를 전부 기각하는 판결을 선고하였다. 피고는 위 판결에 대해 항소하였다가, 2014. 4. 30. 항소를 취하하였다.

2) 한편 원고 회사는 2011. 12. 20. 특허심판원에 이 사건 특허 무효심판을 제기하여, 2012. 8. 9. 무효 심결이 이루어졌고(특허심판원 2011당3206 심결), 피고가 위 무효 심결에 대한 취소소송을 제기하였으나, 특허법원은 2013. 4. 11. 이 사건 특허가 무효라는 이유로 피고의 청구를 기각하였다( 특허법원 2012허8188 판결 ).

피고는 2013. 5. 24. 특허심판원에 이 사건 특허의 청구범위 제1항 내지 제16항 중 일부 청구항의 내용을 정정하고 일부 청구항을 삭제하는 취지의 정정심판청구를 하였고, 위 특허법원 2012허8188 판결 에 대한 상고심이 진행되던 중, 피고의 정정심판청구가 인용되자[특허심판원 2013정54 심결. 원고 회사는 위 정정 심결에 대하여 정정무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2014. 6. 11. 이를 기각하였다(특허심판원 2013당2735 심결). 원고 회사는 위 정정무효심판청구 기각 심결의 취소를 구하는 소송을 특허법원에 제기하였다( 특허법원 2014허4968 사건)], 대법원은 2013. 11. 14. 이 사건 특허의 청구항 정정을 이유로 피고의 청구를 기각하였던 위 특허법원 2012허8188 판결 을 파기환송하였다( 대법원 2013후884 판결 , 환송 후 특허법원 2013허9614 사건, 이하 ‘이 사건 특허무효사건’이라 한다).

다. 원고 회사와 피고 사이의 합의서 작성

원고 회사와 피고는, 이 사건 특허무효사건의 파기환송심이 계속 중이던 2014. 10. 29. 다음과 같이 합의하였다(이하 ‘이 사건 합의’라 하고, 다음과 같은 이 사건 합의 내용이 담긴 서면을 ‘이 사건 합의서’라 한다).

(이하 ‘대상특허’) 주2)

라. 이 사건 합의 이후 소 취하

피고는 2014. 10. 30. 이 사건 특허무효사건의 심결취소의 소를 취하하였고( 특허법원 2013허9614 사건), 원고 회사는 2014. 10. 30. 이 사건 특허의 무효심판청구(2011당3206 사건), 이 사건 특허 정정무효사건의 심결취소의 소를 취하하였다( 특허법원 2014허4968 사건).

마. 피고의 미국에서의 소 제기

피고는 2019. 9. 26. 원고들이 피고의 미국 특허(등록번호 2, 등록번호 3, 등록번호 4 생략, 이하 ‘이 사건 미국 특허’라 한다)를 침해하였다는 이유로, 원고들을 상대로 미국무역위원회에 불공정무역행위조사신청을 제기하고([별지 1] 목록 1항 기재 쟁송), 같은 날 원고들을 상대로 미국 델라웨어 연방지방법원에 특허권침해금지 소송([별지 1] 목록 2항 기재 쟁송)을 제기하였다(이하 피고의 이와 같은 소 제기 내역을 통틀어 ‘이 사건 쟁송’ 혹은 ‘이 사건 제소행위’라 한다).

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 가지번호를 포함한 갑 제1 내지 8호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고들의 주장

가. 피고의 이 사건 합의 위반

피고의 이 사건 제소행위는 이 사건 합의에 위반한 것이다. 이 사건 합의서 전문에 표시된 것처럼, 이 사건 합의는 ‘2011년 이후 계속된 ceramic coating(무기물 입자 코팅) 분리막에 관한 이 사건 특허와 관련된 모든 소송 및 분쟁’을 종결하고 ‘양 당사자가 더 이상 다투지 않기 위하여’ 체결된 것이다. 또 이 사건 합의서 1항에 따라 원고 회사와 피고는 ‘양사 사업의 시너지 창출을 위한 협력 확대에 공동으로 노력할 의무’를 부담한다. 그럼에도 피고는 이 사건 특허에 대응하는 미국 특허와 그 후속 특허에 해당하는 이 사건 미국 특허의 침해를 주장하며 이 사건 제소행위를 하였으므로, 이 사건 합의에 따른 상호 협력 의무를 위반하였다.

이 사건 합의서 전문에, “(등록번호 1 생략) 특허(이하 ‘대상특허’)”와 같이, 이 사건 합의의 대상이 된 특허가 이 사건 특허인 것처럼 기재되어 있는 부분이 있기는 하지만, 이 사건 합의서 전문에는 ‘이 사건 특허와 관련된 모든 소송 및 분쟁’이 합의의 대상이라는 취지로도 기재되어 있어, 이 사건 합의가 반드시 이 사건 특허만을 대상으로 하였다고 볼 수는 없다. 특히 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서는, ‘대상 특허와 관련하여 향후 직접 또는 계열회사를 통하여 국내/국외에서 상호 간 쟁송을 하지 않기로 한다’고 기재되어 있다. 특허권은 속지주의의 원칙에 따르기 때문에, 이 사건 특허와 같은 국내 특허로 인하여 원고 회사와 피고가 국외에서 분쟁이 생길 수는 없다. 이 사건 합의서 4항의 문구에 ‘국외에서’가 포함된 것은, 합의의 대상에 이 사건 특허와 관련하여 해외에서 출원된 특허까지 포함되는 것을 의미한다.

따라서 피고는 이 사건 특허뿐만 아니라 그에 대응하는 미국 특허와 후속 특허인 이 사건 미국 특허에 대하여도 이 사건 합의에 따라 부제소 의무를 부담한다.

그럼에도 불구하고 피고는 [별지 1] 기재와 같이 원고 회사와 원고 자회사를 상대로, 이 사건 특허에 대응하는 미국 특허(등록번호 2 생략) 및 그 후속 특허(등록번호 3, 등록번호 4 생략) 침해를 이유로 이 사건 제소행위를 함으로써, 이 사건 합의서 4항의 부제소 의무를 위반하였다.

나. 피고의 취하절차 이행의무 및 간접강제, 손해배상청구

피고가 이 사건 합의를 위반하여 이 사건 제소행위를 함으로써, 원고들로서는 미국 법원에서 이 사건 합의로 부제소 합의의 효력을 인정받을 수 있는지, 인정받더라도 국내법상의 부제소 합의와 같은 효력을 인정받을 수 있는지, 그 효력 인정의 범위와 내용을 알기 어렵고, 미국 법원에서 어떤 절차로 진행되는지, 상세한 절차와 그에 따른 시간과 비용도 예측하기 어려운 상황이다. 이러한 상황으로 인하여 원고들로서는 피고가 이 사건 제소행위에 대하여 스스로 소 취하서를 제출하는 것과 같은 취하절차를 이행하는 것이 가장 신속하고 유효·적절한 권리 구제 방법이다. 그러므로 원고들은 피고에 대하여 청구취지 기재와 같이 이 사건 쟁송의 취하절차 이행과 그 실효성 확보를 위한 간접강제의무의 부과를 구한다.

또 원고 회사는 피고의 이 사건 제소행위로 인하여 미국 법원에서 소송절차를 준비하기 위해 [별지 5] 기재 표와 같이 변호사비용 6,513,191,523원을 부담하였다.

피고의 이 사건 제소행위는 이 사건 합의의 협력 의무나 부제소 의무를 위반한 채무불이행이거나, 이 사건 합의 후 악의적으로 부당한 소를 제기하여 원고들에게 손해를 입힌 불법행위에 해당한다. 따라서 피고는 원고들에 대하여, 원고들이 이 사건 제소행위로 입은 손해 상당액 6,513,191,523원 중 일부로 구하는 청구취지 금액을 배상할 의무가 있다.

3. 판단

가. 소 취하절차 이행 청구 및 간접강제 청구에 대하여

판결절차는 분쟁의 관념적 해결절차로서 강제집행절차와는 별도로 독자적인 존재 의의를 갖는 것이므로 집행이 가능한지는 이행의 소의 이익을 부정하는 절대적인 사유가 될 수 없더라도, 이행을 구하는 아무런 실익이 없어 법률상 이익이 부정되는 경우까지 소의 이익이 인정된다고 볼 수는 없다. 특히 의사의 진술을 명하는 판결은 확정과 동시에 그러한 의사를 진술한 것으로 간주되므로( 민사집행법 제263조 제1항 ), 의사의 진술이 간주됨으로써 어떤 법적 효과를 가지는 경우에는 소로써 구할 이익이 있지만 그러한 의사의 진술이 있더라도 아무런 법적 효과가 발생하지 아니할 경우에는 소로써 청구할 법률상 이익이 있다고 할 수 없다( 대법원 2016. 9. 30. 선고 2016다200552 판결 참조).

이 사건에 관하여 본다. 이 사건에서 원고들의 청구와 같이 피고가 이 사건 쟁송을 취하하는 절차를 이행하라는 판결이 확정된다고 가정하더라도, 이러한 판결만으로는 이 사건 쟁송이 취하되는 효과가 발생하지 않음은 분명하다. 피고가 스스로 이 사건 쟁송의 취하 절차를 밟지 않는 한, 즉 이 사건 쟁송이 제기된 법정에 이 사건 쟁송을 취하한다는 의사표시를 하지 않는 한 이 사건 쟁송이 취하되는 효과는 발생하지 않기 때문이다. 따라서 앞서 본 법리에 따라 특별한 사정이 없는 한 원고들이 피고에 대하여 이 사건 쟁송의 취하절차 이행을 구하는 청구와 이를 전제로 한 간접강제 청구는 소로써 청구할 법률상 이익이 없다.

이에 대하여 원고들은, 이 부분 청구는 원고 회사와 피고 사이의 사적 계약에 불과한 이 사건 합의를 위반하였음을 이유로 피고에 대하여 ‘사실행위로서의 취하절차 이행’을 구하는 것으로, 이 사건 청구는 의사표시에 갈음하는 재판을 청구하는 것이 아니라고 주장한다.

그러나 원고들의 이 부분 청구는 원고들의 주장에 의하더라도 결국 피고에 대하여 미국 법정에서 이 사건 쟁송에 대한 소 취하 의사표시를 하도록 강제하고자 하는 것이므로, 본질적으로 그 목적은 채무자의 법률행위, 즉 ‘피고의 소 취하 의사표시’라고 할 것이다. 이 부분 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

원고들은 또 이 부분 청구는 피고가 이 사건 합의에 따라 부담해야 할 부작위 의무인 부제소 의무를 위반하여 소 제기를 한 것에 대하여 민법 제389조 제3항 에 따라 부작위 의무를 위반한 채무자에 대하여 ‘채무자의 비용으로 위반한 것을 제거하고 장래에 대한 적당한 처분을 법원에 구하는 청구’이기 때문에 소의 이익이 있다는 취지로 주장한다. 그러나 원고들이 ‘채무자의 비용으로 위반한 것을 제거’하기 위해 구하는 청구의 내용은 결국 이 사건 쟁송에 대한 소 취하 의사표시라는 점에서, 청구의 목적이 ‘법률행위를 목적으로 한 채무의 청구’에 해당하고, 민법 제389조 제3항 이 아니라 민법 제389조 제2항 에 따라 규율되어야 한다. 이 부분 원고의 주장도 받아들일 수 없다.

나. 손해배상청구에 대하여

원고들이, 이 사건 제소행위가 이 사건 합의 중 협력 의무 위반, 혹은 부제소 의무에 위반한 채무불이행이라거나, 부제소 약정을 하였음에도 악의적으로 부당한 소를 제기한 불법행위에 해당한다고 주장하는 것은, 이 사건 합의의 내용에 이 사건 특허뿐만 아니라, 이 사건 미국 특허에 대한 부제소 합의가 포함되었음을 전제로 한다. 그러므로 이 부분의 쟁점은 이 사건 합의의 대상이 이 사건 특허에 한정되는 것인지, 이 사건 미국 특허가 포함되는 것인지 여부이다.

계약당사자 사이에 어떠한 계약내용을 처분문서인 서면으로 작성한 경우에 문언의 객관적인 의미가 명확하다면 특별한 사정이 없는 한 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 하며, 문언의 객관적 의미와 달리 해석함으로써 당사자 사이의 법률관계에 중대한 영향을 초래하게 되는 경우에는 문언의 내용을 더욱 엄격하게 해석하여야 한다( 대법원 2015. 10. 15. 선고 2012다64253 판결 참조).

기초 사실에서 본 것처럼, 이 사건 합의서 전문에는 이 사건 합의의 대상이 되는 특허를 ‘대상특허’라고 한정하고 있으므로, 이 사건 합의의 대상특허가 이 사건 특허임은 일응 문언상 명백하다[“2011년 이후 계속된 ceramic coating 분리막에 관한 (등록번호 1 생략) 특허(이하 ‘대상특허’)와 관련된 모든 소송 및 분쟁을 종결하기로 하고”].

또 당사자의 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서도 “대상특허와 관련하여”라고 규정하고 있으므로 이 사건 합의에 따라 원고 회사와 피고가 부제소 의무를 부담하는 범위는 대상특허, 즉 이 사건 특허로 한정하여 보는 것이 문맥상 자연스럽다. 원고들의 주장과 같이 이 사건 합의서 4항 중 ‘국내/국외에서’라는 문구가 포함되었다는 이유로, ‘대상특허와 관련하여’의 의미를 이 사건 특허와 관련된 이 사건 미국 특허까지 확장하는 것은 ‘대상특허와 관련하여’ 중 ‘관련하여’를 실제로는 ‘관련한 미국 특허’로 해석하는 것이어서 그 문언상 의미를 지나치게 확장하는 것일 뿐만 아니라 문언의 객관적인 의미와 다른 해석으로 당사자 사이의 법률관계에 중대한 변화를 가져오게 하는 것이다. 주3) 이 사건 특허가 국내 특허로, 특허권의 속지주의 원칙에 따라 이 사건 특허로 인한 국외 분쟁이 생길 가능성이 높지 않다는 사정을 고려해보더라도 달리 볼 것은 아니다.

따라서 특별한 사정이 없는 한 이 사건 합의의 대상이 된 특허는 이 사건 특허로 한정된다고 보는 것이 옳고, 피고가 이 사건 합의서 4항에 따라 이 사건 특허 외에 이 사건 미국 특허에 대한 부제소 의무까지 부담한다고 볼 수는 없다.

이에 대하여 원고들은, ① 이 사건 합의 당시 선행 민사소송에서 승소한 원고 회사로서는, 이 사건 합의의 대상이 이 사건 특허와 이 사건 미국 특허를 포함하는 범위였기 때문에 합의에 응했을 뿐, 이 사건 합의가 이 사건 특허와 관련된 분쟁만을 종결하는 취지였다면 굳이 합의에 응할 필요가 없었고, ② 이 사건 합의서 4항에서 ‘대상특허와 관련하여... (중략) ... 국내/국외에서... (중략) ... 쟁송을 하지 않는다’고 규정하여 ‘국외’를 명시한 것은 원고 회사와 피고 사이의 외국에서의 분쟁을 염두에 둔 것으로, 원고 회사로서는 피고와 국외에서 발생할 분쟁까지 예방하기 위해 이 사건 합의에 이르렀으며, 따라서 이 사건 합의에 따른 부제소 의무의 범위에는 이 사건 미국 특허에 관한 부제소 의무까지 포함시키는 것이 타당하다는 취지로 주장한다.

그러나 원고 회사가 이 사건 합의에 응한 동기만으로 이 사건 합의서에 명시된 합의의 대상을 문언상 기재와 달리 볼 수는 없다.

오히려 을 제2, 3, 8호증의 각 기재에 의하면, ① 원고 회사가 2014. 10. 14. 피고에 발송한 합의서 초안 전문에는 대상특허가 특정되지 않은 채 ‘ceramic coating 분리막에 관한 특허기술’로, 4항의 부제소 의무에 대하여 ‘특허기술 및 특허기술과 밀접하게 연관된 기술과 관련하여’라고 기재되었던 사실, ② 피고는 원고 회사로부터 받은 위 합의서 초안을 수정하여 2014. 10. 15. 원고 회사에, 합의서 전문에 합의의 대상을 ‘ceramic coating 분리막에 관한 (등록번호 1 생략) 특허(이하 ‘대상특허’)’로 기재하고, 2항에 원고 회사가 2011당3206 무효심판을 취하하는 즉시 피고가 이 사건 특허무효소송의 파기환송심인 2013허9614 소를 취하하는 것을 추가하며, 4항에는 ‘대상특허(이 사건 특허)와 관련하여’ 부제소 의무를 부과하는 것으로 수정된 합의서 초안을 회신한 사실, ③ 이에 원고 회사는 2014. 10. 16. 피고에게, 피고의 수정 합의서 초안에 대하여, ‘부제소 범위를 대상특허로 한정하면 국외에 등록된 특허가 대상 특허와 꼭 일치하지 않고 부제소 합의의 실질적 효력이 의문이 있으니 부제소 범위를 ‘대상특허 및 합의서 체결일 현재 국내/국외 등록되어 있는 ceramic coating 분리막기술과 관련하여’와 같이 수정하자고 제안한 사실 등이 인정된다.

이러한 사실들을 종합하여 보면, 이 사건 합의 당시 원고 회사는 이 사건 합의의 대상을 이 사건 특허 외 ceramic coating 분리막과 관련된 기술 전반으로 보고, 부제소 의무도 위 기술분야 전반에 대한 것으로 부과할 것을 요청하였으나, 피고는 이 사건 합의의 대상을 이 사건 특허 분쟁으로 하고, 부제소 의무 부과의 대상도 이 사건 특허로 한정하고자 하였던 사정이 추인된다.

그리고 위와 같은 수정과정을 거친 후 원고 회사와 피고 사이에 이 사건 합의서와 같은 내용의 합의가 성립되었다면, 원고 회사로서도 이 사건 합의 당시 이 사건 특허만이 이 사건 합의, 특히 부제소 의무 부과의 대상이 되었음을 정확히 인지하고, 그에 동의하여 이 사건 합의서를 작성한 것으로 보인다. 이와 다른 전제에 선 이 부분 원고들의 주장은 받아들일 수 없다.

4. 결론

그렇다면 원고들의 이 사건 소 중 [별지 1] 목록 기재 소 취하절차 이행청구 및 간접강제청구 부분은 부적법하여 이를 각하하고, 손해배상청구 부분은 이유 없어 기각한다.

[별 지 1] 목록: 생략

[별 지 2] 생략

[별 지 3] 표: 생략

[별 지 4] 생략

[별 지 5] 생략

주1) 원고 회사와 피고 사이의 이 사건 특허에 관한 상세한 분쟁의 경과는 [별지 3] 표 기재와 같다.

주2) 앞서 본 것처럼 이 사건 특허를 말한다. 합의서 원문을 명확히 표시하기 위해 ‘대상특허’로 기재된 부분을 그대로 인용한다.

주3) 원고들의 주장에 따르면, 이 부분을 이 사건 특허와 관련한 해외 특허가 모두 포함되는 것으로 해석될 가능성을 배제할 수 없다. 이 사건 특허에 대응하는 국외 특허 현황은 [별지 4] 기재와 같다.