[1] 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다. [2] 명칭을 ‘피페라진 유도체를 포함하는 인식장애 치료용 약제학적 조성물’로 하는 출원발명이 약리기전이 명확하게 밝혀지지 아니한 것임에도 불구하고 명세서에 그 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하였다고 할 수 없다고 한 사례.

의약의 용도발명에 관한 특허출원 명세서에 있어서 약리효과의 기재 정도

특허법 제42조 제3항

대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결 (공2002상, 216) 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002후2846 판결 대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결 (공2005상, 216)

존 와이어쓰 앤드 브라더 리미티드 (소송대리인 법무법인 중앙 담당변호사 홍동오외 1인)

특허청장

특허법원 2004. 7. 1. 선고 2003허6562 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

상고이유를 살펴본다.

1. 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다 ( 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결 , 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 의하면, 명칭을 ‘피페라진 유도체를 포함하는 인식장애 치료용 약제학적 조성물’로 하는 이 사건 출원발명은 약리기전이 명확하게 밝혀지지 아니한 것임에도 불구하고 명세서에 그 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하였다고 할 수 없으므로, 원심이 그 판시와 같은 이유로 이 사건 출원발명은 그 화합물의 효과를 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 이해할 수 있도록 명확하게 기재한 것으로 인정할 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 의약의 용도발명에 있어서의 약리효과 기재요건에 관한 법리오해나 심리미진 등의 위법이 없다. 상고이유에서 인용하는 여러 판례는 상고이유가 주장하는 바와 그 취지를 달리하거나 이 사건과 사안이 다른 경우이어서 모두 상고 논지를 뒷받침하는 것으로 원용할 수 없는 것이다.

3. 한편, 이 사건 출원발명이 출원될 때 특허청에서 만들어 놓았던 산업부문별 심사기준은 특허청 내부의 사무처리지침에 불과하여 법적인 구속력이 없으므로 특허청 심사관이 그 기준과 달리 결정한 것이 신뢰보호의 원칙에 반한다고 할 수 없고, 상고이유에서 내세우는 판례는 앞서 본 바와 이 사건에서 인용할 수 있는 적절한 것이 못되므로 원심이 그 판례들과 다른 기준을 적용한 것이 평등의 원칙에 반하는 것이라고 할 수도 없다.

따라서 이를 내세우는 상고이유의 주장도 이유 없다.

4. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 강신욱(재판장) 고현철 양승태(주심) 김지형