In a case where: (a) the Korean Intellectual Property Office, on the ground that the applied service mark “,” which is a designated service business of Mexico, filed a petition for a trial by the Korean Intellectual Property Office on the grounds that the registered service mark “,” constitutes Article 6(1)3 of the Trademark Act; and (b) the Korean Intellectual Property Trial and Appeal Board rejected the petition for a trial by the same reason, the case holding that the judgment below erred by misapprehending the legal principles, even though the applied service mark falls under Article 6(1)3 of the Trademark Act and cannot be registered as a service mark;

멕시코음식 전문레스토랑업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함) 등을 지정서비스업으로 하는 갑의 출원서비스표 “ ”에 대해 특허청이 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당한다는 이유로 등록거절결정을 하자 이에 갑이 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나 특허심판원도 같은 이유로 이를 기각하는 심결을 한 사안에서, 출원서비스표는 ‘TOMATILLO’로 인식될 수 있는데, 심결 시 국내의 사전 등에 ‘토마틸로(Tomatillo)’가 ‘주로 멕시코와 미국 남부가 원산지인 가짓과(과) 꽈리속(속)의 1년 초(초)로서 자주색 열매가 식용으로 사용되는 식물이고 멕시코요리에 즐겨 사용되는 식재료’라는 점이 나타나 있었고, 이 외에도 인터넷이나 국내에 시판된 서적 등을 통해 ‘토마틸로가 식용 열매로서 식재료로 사용된다’는 점이 국내에도 알려져 있었던 사정 등을 보면, 적어도 지정서비스업의 거래자들이 출원서비스표를 지정서비스업에서 제공되는 멕시코음식의 원재료를 뜻하는 ‘TOMATILLO’로 인식하고 있다고 봄이 타당하므로, 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없는데도, 거절결정일 이전의 자료만으로 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례.

Article 2(3) of the former Trademark Act (Amended by Act No. 11113, Dec. 2, 2011); Article 6(1)3 of the Trademark Act

Plaintiff (Law Firm KEL, Attorneys Kim Yong-hoon et al., Counsel for the plaintiff-appellant)

The Commissioner of the Korean Intellectual Property Office

Patent Court Decision 2010Heo9538 Decided May 13, 2011

The judgment below is reversed, and the case is remanded to the Patent Court.

The grounds of appeal are examined.

Article 6(1)3 of the Trademark Act provides that a trademark consisting solely of a mark indicating the raw materials of goods in a common way shall not be registered. Thus, a trademark refers to the raw materials actually used for the designated goods of any trademark, or a trademark recognized as the raw materials by ordinary consumers or traders cannot be registered (see, e.g., Supreme Court Decision 2002Hu192, May 13, 2003). This legal doctrine applies likewise to a service mark under Article 2(3) of the former Trademark Act (Amended by Act No. 11113, Dec. 2, 2011). In addition, the standard point of time to determine whether an applicant trademark or service mark satisfies the distinctiveness requirement of each subparagraph of Article 6(1) of the Trademark Act is the time when the decision whether to register the trademark or service mark is made and where the registration is decided by a trial against the decision of refusal (see, e.g., Supreme Court Decision 2002Hu857, Feb. 8, 2002).

원심판결 이유와 기록에 의하면, 멕시코음식 전문레스토랑업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함) 등을 지정서비스업으로 하고 “ ”으로 구성된 이 사건 출원서비스표(출원번호 생략)는 그 상단 중앙의 ‘ ’의 ‘T’가 그 옆 상·하단 부분에 모두 걸쳐 있는 표장의 형태로부터 일반 수요자나 거래자들에게 ‘TOMATILLO’로 인식될 수 있는데, 이 사건 심결 당시 국내의 사전 등에 ‘토마틸로(Tomatillo)’가 ‘주로 멕시코와 미국 남부가 원산지인 가짓과(과) 꽈리속(속)의 1년 초(초)로서 자주색 열매가 식용으로 사용되는 식물이고 멕시코요리에 즐겨 사용되는 식재료’라는 점이 나타나 있었고, 이 외에도 인터넷이나 국내에 시판된 서적 등을 통해 ‘토마틸로(Tomatillo)가 식용 열매로서 식재료로 사용된다’는 점이 국내에도 알려져 있었던 사정 등을 알 수 있다. 이러한 사정에 비추어 보면, 이 사건 심결 당시 적어도 위 지정서비스업의 거래자들은 이 사건 출원서비스표를 그 지정서비스업에서 제공되는 멕시코음식의 원재료를 뜻하는 ‘TOMATILLO’로 인식하고 있다고 봄이 상당하므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다고 할 것이다.

Nevertheless, the court below held that the pending service mark of this case is qualified for service mark registration by misapprehending the legal principles on Article 6 (1) 3 of the Trademark Act and failing to exhaust all necessary deliberations, which affected the conclusion of the judgment, on the ground that the materials prior to the date of the decision of refusal of this case alone are insufficient to recognize that the "TOMATILO" was actually used as the raw materials of Mexico in Korean restaurants or that it was used as the raw materials of Mexico in Korea. The ground of appeal on this point is with merit.

Therefore, the lower judgment is reversed, and the case is remanded to the lower court for further proceedings consistent with this Opinion. It is so decided as per Disposition by the assent of all participating Justices on the bench.

Justices Park Poe-dae (Presiding Justice)