[1] Whether a non-exclusive license expires upon the expiration of the term of the utility model right (affirmative)

[2] The case reversing the judgment of the court below on the ground of the misapprehension of legal principles as to the contents of non-exclusive license as to the right to use the practical design and the requirements for the occurrence

[1] A non-exclusive license on a practical room is a right premised on the existence of the utility model right, and if the utility model right has expired due to the expiration of the term, a non-exclusive license shall also be extinguished.

[2] In a case where a manufacturer entered into a non-exclusive license agreement with the owner of the utility model right to pay a royalty equivalent to a certain ratio of the price of delivered goods according to the quantity of the goods supplied by the owner of the utility model, and manufactured goods within the term of the utility model right but partial delivery of the goods was completed after the term of the utility model, the case reversing the judgment below denying the obligation to pay a royalty for the use of the non-exclusive license on the goods supplied after the term of the utility model right on the ground that, barring any special agreement, the term "working" refers to the right to implement the substance of the utility model as it refers to the act of manufacturing the goods according to the substance of the utility model, and thus, if the manufacturer manufactured the goods within the term of the right to use the utility model, the non-exclusive license would be used as the non-exclusive license and the goods

[1] Articles 22 and 29 of the Utility Model Act, Article 102 (4) of the Patent Act / [2] Article 29 of the Utility Model Act, Article 102 (4) of the Patent Act

Plaintiff (Law Firm Daegu General Law Office, Attorneys Ba-ho et al., Counsel for the plaintiff-appellant)

Cho Ilbat Co., Ltd. and three others (Attorney Kim Jong-soo, Counsel for the defendant-appellant)

Korea

Daegu High Court Decision 94Na3422 delivered on May 17, 1995

The judgment below is reversed, and the case is remanded to the Daegu High Court.

The grounds of appeal are examined.

1. Summary of the judgment below

원심판결 이유에 의하면 원심은, 원고는 종래 국군 전투화가 이를 신을 때 구멍에 끈을 꿰는 방식이어서 신속한 착용이 어려웠던 단점을 개량하여 고리에 끈을 걸어 그 양쪽 끝을 당기면 한번에 끈이 조여지도록 하는 방식의 전투화를 고안한 다음, 특허청에 그 고안의 명칭을 '요철형 끈 결착부를 가진 신발'로 하여 실용신안등록을 출원하여 1982. 12. 27. 그 출원공고가 되고 1983. 3. 9. (등록번호 1 생략)으로 실용신안등록이 된 사실, 그 후 국방군수본부는 1983. 6.경 원고의 위 실용신안에 의하여 제조된 국군 전투화만을 납품받기로 결정한 다음 피고들을 포함한 군납업체들에게 향후 납품하는 모든 전투화를 원고로부터 위 실용신안권의 사용권을 부여받아 위 실용신안에 의하여 제조할 것을 요구하면서 그들이 원고에게 지급하여야 할 위 실용신안권의 사용료 상당액을 전투화 대금에 포함하여 지급할 것을 약속한 사실, 이에 따라 피고 조광피혁 주식회사(이하 조광피혁이라 한다)와 피고 군인공제회는 1989. 1. 4.에, 피고 주식회사 거평(이하 거평이라 한다)은 같은 달 5.에, 피고 부운물산 주식회사(이하 부운물산이라 한다)는 1991. 5. 3.에 각각 원고와의 사이에서 피고들이 원고로부터 위 실용신안의 통상실시권을 설정받아 위 실용신안을 사용하여 군납 전투화를 제조·납품하되 그 통상실시권의 실시료로 원고에게 국방군수본부로부터 지급받을 납품대금에서 부가가치세 10%를 공제한 순수 납품대금의 1%를 지급하기로 하는 내용의 계약을 체결한 사실, 그리하여 피고들은 원고로부터 설정받은 위 통상실시권에 기하여 전투화를 제조하여 국방군수본부에 납품하여 오던 중 1992. 7. 10.부터 같은 달 15.에 걸쳐 국방군수본부와의 사이에 1992년도분 전투화 납품계약을 체결하면서 구체적인 납품수량과 납품기일은 추후 국방군수본부의 납품통지에 의하기로 약정한 사실, 그 후 국방군수본부는 같은 해 9. 22. 위 납품계약에 따른 제2차 납품통지를 함에 있어 피고 조광피혁에게 전투화 81,444켤레 대금 1,682,958,816원 상당을, 피고 거평에게 전투화 70,574켤레 대금 1,458,341,136원 상당을, 피고 부운물산에게 전투화 55,463켤레 대금 1,146,087,432원 상당을, 피고 군인공제회에게 전투화 278,874켤레 대금 5,762,652,336원 상당을 납품할 것을 통지한 사실을 각 인정한 다음, 원고의 위 실용신안권의 존속기간이 1992. 12. 27.로 만료되는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 위 실용신안권이 그 존속기간의 만료로 소멸하면 위 실용신안권에서 파생된 피고들의 위 각 통상실시권도 함께 소멸하게 되어 그 이후로는 원고가 피고들에게 위 통상실시권 약정에 따라 위 실용신안의 통상실시권을 부여하는 것이 법률상 불가능하게 되므로, 비록 원고와 피고들 사이에서 1992. 12. 27.이 지나서까지 통상실시권을 부여하는 것으로 약정하였다 하더라도 1992. 12. 27. 이후의 약정 부분은 그 이행이 원시적으로 불가능하여 무효라 할 것이고(이 사건 계약들은 위에서 본 바와 같이 피고들이 위 실용신안을 사용하여 제조한 전투화의 납품수량에 따라 그 납품대금의 일정 비율에 해당하는 실시료를 지급하는 것이어서 원고와 피고들은 이 사건 계약들에서 정한 통상실시권의 부여기간 중 위와 같이 통상실시권을 부여하는 것이 원시적으로 이행불능한 부분이 있다는 것을 알았다 하더라도 그 나머지의 기간만으로도 계약의 목적을 달성하는 데에 아무런 지장이 없어서 이 사건 계약들을 체결하였을 것이라고 인정되므로 이 사건 계약들은 민법 제137조 단서 조항에 의하여 위 원시적으로 이행이 불능한 부분만이 무효라 하겠다.), 한편 이 사건 계약들의 내용에 의하면 피고들은 위 실용신안을 사용하여 제조한 전투화의 제조수량이 아니라 그 납품수량에 따라서 그 납품대금의 일정 비율에 해당하는 실시료를 지급하기로 약정하였으므로 피고들이 위 실용신안권의 존속기간인 1992. 12. 27.까지 원고에게 지급할 실시료를 산정함에 있어서도 위 기간 내에 제조한 수량을 기준으로 할 것이 아니라 위 기간 내에 납품한 수량을 기준으로 하여 정할 것이고, 따라서 위 기간이 경과한 이후에 납품한 전투화는 가사 그 전투화가 위 기간 내에 제조된 것이었다 할지라도 특단의 사정이 없는 한 이 사건 계약에 따른 실시료를 지급할 의무가 없다고 해석함이 상당하다 할 것이고, 다만 피고들이 고의나 과실로 인하여 국방군수본부와의 납품계약을 이행하지 못한 경우에도 그 부분의 실시료를 지급받기로 약정한 바 있음을 인정할 수 있으므로 피고들이 국방군수본부와 사이의 납품계약에서 위 실용신안권 존속기간 내에 납품하기로 한 부분의 납품기일을 고의나 과실로 넘긴 경우에만 실용신안권 존속기간이 지난 이후에 납품하더라도 그 존속기간 이내에 납품된 것으로 보아 실시료를 지급할 의무가 있다고 할 것인데, 피고들의 판시 납품수량 중 피고들의 고의나 과실에 의하여 지연으로 인하여 위 통상실시권이 소멸일을 넘겨 납품된 부분이 있다는 점을 인정할 자료가 없는바, 그렇다면 피고들이 국방군수본부의 판시 납품통지에 따라 납품한 전투화는 피고 조광피혁과 부운물산의 경우 모두 1992. 12. 27. 이후에 납품되었고, 피고 거평의 경우 그 일부가 위 날짜 이전에 납품되었으나 원고가 이미 그 실시료를 지급받았음을 자인하는 바이고, 피고 군인공제회의 경우 원고가 위 날짜 이전에 납품된 전투화에 대한 실시료를 초과하여 지급받았음을 자인하고 있으므로 결국 피고들이 원고 주장의 위 납품분에 대하여 원고에게 지급하여야 할 실시료의 지급채무는 존재하지 아니한다는 이유로 원고의 주장을 이유 없다고 배척하였다.

2. Judgment on the grounds of appeal

A. Since a non-exclusive license on a practical room is a right that is the premise of the existence of the utility model right, if the utility model right terminates due to the expiration of the utility model right, a non-exclusive license shall also be deemed extinguished. In the same purport, the lower court seems to have determined that the implementation of the agreement after December 27, 192, even if the Plaintiff agreed to grant the non-exclusive license on the practical room to the Defendants under the above non-exclusive license agreement, since the non-exclusive license derived from the utility model right has expired on December 27, 192, and thus it is legally impossible for the Plaintiff to grant the non-exclusive license on the practical room thereafter.

B. However, according to the facts established by the court below, the defendants were granted non-exclusive licenses on the above utility model and were manufactured and supplied with the above utility model. The method of paying royalties for the use of the non-exclusive license is agreed to pay 10% of the pure supply amount after deducting 10% of value-added tax from the supply amount (supply price) paid by the defendants to the National Defense Headquarters for the supply of military combat coins. The defendants agreed to pay the service fees to the plaintiff even if the supply contract was not performed due to intentional or negligent defects. Thus, it is clear that the above service fees that the defendants agreed to pay to the plaintiff is the price for the manufacture and supply of the above utility model by using the non-exclusive license on the above utility model. On the other hand, the non-exclusive license refers to the right to implement the above utility model as it refers to the manufacturing of goods in accordance with the plan. Thus, unless otherwise agreed by the plaintiff, if the defendants were to pay the above service fees to the plaintiff within the term of the non-exclusive license on the utility model, it should be interpreted that the defendants were supplied with the above non-exclusive license.

Therefore, the court below should have deliberated more on whether each of the above militaryization supplied by the defendants was manufactured within the above duration and should have determined whether to pay a royalty. However, the court below should interpret that the combatization with the above utility model was manufactured within the above duration and can pay a royalty to be supplied within the above duration on the ground that the combatization with the above utility model was manufactured within the above duration, not the manufacturing quantity of the combatization, but the amount corresponding to a certain percentage of the price of supplied goods according to the quantity of the supplied goods. Although the combatization supplied after the above duration had expired was manufactured within the above duration, the court below rejected the plaintiff's claim of this case on the ground that it did not have a duty to pay a royalty under the contract of this case, barring special circumstances, even though the combatization was manufactured within the above duration, it cannot be said that there was a misunderstanding of the legal principles as to the above non-exclusive license or an unlawful interpretation of the contract of this case. Thus, the argument in the grounds of appeal

3. Therefore, the judgment of the court below is reversed, and the case is remanded to the court below for a new trial and determination. It is so decided as per Disposition by the assent of all participating Justices.

Justices Park Jong-ho (Presiding Justice)