[1] 특허청구범위의 독립항은 그대로 두고 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 종속항만을 추가하는 정정심판청구의 허용 여부(소극)

[2] 구 특허법 제136조 제1항 제2호 의 '오기의 정정'의 의미

[1] 특허청구범위는 각 항이 상호 독립되어 있는 이상 그 독립항은 그대로 두고, 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 종속항만을 추가하는 것은 실질적으로 권리범위를 확장하거나 변경하는 것이어서 그와 같은 정정심판청구는 허용될 수 없다.

[2] 구 특허법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 개정되기 전의 것) 제136조 제1항 제2호 의 '오기의 정정'이라 함은 '명세서 또는 도면 중의 기재 내용이 명세서 전체의 기재에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 정정'하는 것을 의미한다.

[1] 구 특허법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 개정되기 전의 것) 제136조 제2항 (현행 제136조 제3항 참조) 구 특허법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 개정되기 전의 것) 제136조 제1항 제2호

[1] 대법원 1996. 11. 12. 선고 96후634 판결

슬로안-케테링 인스티튜트 퍼 캔서 리서치 외 1인 (소송대리인 변리사 김용인 외 1인)

특허청장

특허법원 2004. 7. 1. 선고 2004허127 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

1. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 원고가 이 사건 정정심판청구에 의하여 명칭을 '신규 종말분화의 잠재성 유도체 및 그것의 이용방법'으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 특허청구범위에 추가하고자 하는 특허청구범위 제34항 내지 제37항은 이 사건 특허발명의 출원과정에서 1997. 10. 2.자 보정에 의하여 그 특허청구범위에 추가되었다가 1999. 10. 30.자 보정에 의하여 누락된 사실, 그 후 2000. 1. 24.자 보정에서도 이에 관하여 아무런 언급 없이 다른 청구항에 대하여만 보정이 된 후에 이 사건 특허발명에 대한 특허등록이 이루어진 사실을 인정한 다음, 위 특허청구범위 제34 내지 제37항을 추가하는 형태의 정정은 등록된 특허청구범위에서 탈루된 청구항을 새로이 추가하는 것이어서 오기의 정정에 해당하지 아니할 뿐만 아니라, 위 추가 청구항이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항에 일반식으로 표현된 화합물에 속하는 화합물들이라 할지라도 위 추가 청구항을 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 추가하는 이 사건 정정청구는 이미 제3자에게 특허공보를 통하여 알려진 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 신규 사항을 추가하는 것이므로 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당되고, 그에 따라 이 사건 정정심판청구를 기각한 심결이 적법하다는 취지로 판단하였다.

2. 특허청구범위는 각 항이 상호 독립되어 있는 이상 그 독립항은 그대로 두고, 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 종속항만을 추가하는 것은 실질적으로 권리범위를 확장하거나 변경하는 것이어서 그와 같은 정정심판청구는 허용될 수 없고( 대법원 1996. 11. 12. 선고 96후634 판결 ), 구 특허법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 개정되기 전의 것) 제136조 제1항 제2호 의 '오기의 정정'이라 함은 '명세서 또는 도면 중의 기재 내용이 명세서 전체의 기재에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 정정'하는 것을 의미하는 것으로서 이러한 법리를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 정정에 관한 법리를 오해하거나 심리미진 내지 판단누락의 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.