등록고안이 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우, 무효 심결의 확정 전에 다른 절차에서 그 권리범위를 부정할 수 있는지 여부(소극)

실용신안법은 실용신안등록이 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 실용신안등록의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 등록실용신안은 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 실용신안등록을 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효하며, 위와 같은 실용신안등록을 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 절차에서 그 전제로서 실용신안등록이 당연무효라고 판단할 수 없고, 다만 등록실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 실용신안등록무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없으나, 이는 등록실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 이른바 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 극히 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 이른바 진보성이 없는 경우까지 다른 절차에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다.

특허법 제97조 , 제135조 , 실용신안법 제4조 , 제29조 , 제35조

대법원 1991. 9. 24. 선고 90후2119 판결(공1991, 2615) 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정(공1992, 2109)

심판청구인

피심판청구인 (소송대리인 변리사 김영화)

특허청 항고심판소 1997. 6. 10.자 95항당268 심결

상고를 기각한다. 상고비용은 심판청구인의 부담으로 한다.

원심은, 이 사건 등록고안(등록번호 1 생략)의 실용신안등록청구범위 제1항(이하 제1항이라고만 한다)과 을 제2호증의 고안(이 사건 등록고안의 출원 전인 1977. 10. 6. 공개된 일본국 공개실용신안공보 소52-131871호의 고안, 이하 인용고안이라 한다)을 대비하면서, 이 사건 등록고안 제1항은 세척자루에 솔을 용이하게 고정시키기 위한 것으로서 하고정대(12)는 양측면에 돌조(11a)가 있는 다수의 삽입봉(11)을 형성하고, 상고정대(13)는 삽입봉(11)이 삽입되는 삽입공(13a)을 형성하여 하고정대(11)와 상고정대(13) 사이에 솔이 부착되도록 한 구성이고, 인용고안은 보지간(보지간)(5)의 중앙에 요부(요부)(7)가 양측면에 있는 삽입편(6)을 설치하고, 기간(기간)(2)에는 감삽공(감삽공)(4)을 형성하여 보지간(5)과 기간(2) 사이에 걸레가 장착되도록 한 구성이어서, 두 고안은 기본적인 기술적 구성이 동일하고, 작용효과에 있어서도 세척자루에 솔이나 걸레를 용이하게 장착할 수 있도록 한 점에서 동일성이 있으며, 다만 이 사건 등록고안 제1항에서는 다수의 삽입봉이 구성되어 있는데 대하여 인용고안에서는 1개의 삽입편만이 구성되어 있고 기간의 내부가 오목하게 형성된 점에 차이가 있으나, 이러한 삽입봉 내지 삽입편의 개수의 차이는 하고정대 내지 보지간과 상고정대 내지 기간의 구조에 따른 단순한 설계변경에 지나지 아니하므로 이 사건 등록고안 제1항은 진보성을 인정할 수 없고, 이 사건 원심심결일과 같은 날 이 사건 등록고안 제1항에 대한 무효심판사건에서 진보성이 없다는 이유로 등록무효의 심결을 하는 이상 그 권리를 인정할 수 없어, 피심판청구인이 실시하는 (가)호 고안은 이 사건 등록고안 제1항과 대비할 필요도 없이 이 사건 등록고안 제1항의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다.

실용신안법은 실용신안등록이 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 실용신안등록의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 등록실용신안은 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 실용신안등록을 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효하며, 위와 같은 실용신안등록을 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 절차에서 그 전제로서 실용신안등록이 당연무효라고 판단할 수 없고, 다만 등록실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 실용신안등록무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없으나, 이는 등록실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 이른바 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 극히 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 이른바 진보성이 없는 경우까지 다른 절차에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다 (대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정 참조).

따라서 이 사건 등록고안 제1항이 진보성이 없다고 인정되고, 그로 인하여 무효심판사건에서는 그 등록이 무효라는 심결이 있었다고 하더라도 그 심결이 확정되지 아니한 이상, 그러한 사정만으로 곧바로 이 사건 등록고안 제1항의 권리범위를 당연히 부정할 수는 없으므로 원심이 이와 반대의 입장에서 이 사건 등록고안 제1항의 권리범위를 부정한 것은 잘못이다.

그러나 이 사건에서 보면, 이 사건 등록고안 제1항의 기술적 구성의 요지는 돌조가 있는 삽입봉을 이용하여 솔을 장착하는 데 있고, 그러한 기술사상 자체가 인용고안과 동일하며, 이 사건 등록고안 제1항이 인용고안과 형태에 있어서 차이가 있지만 그러한 형태의 변경때문에 특별한 작용효과상의 진보를 가져온 것도 아니므로 이 사건 등록고안 제1항은 진보성에 앞서 신규성 자체가 인정되기 어렵고, 결국 이 사건 등록고안 제1항에 대하여는 그 권리범위를 인정할 여지가 없어, (가)호 고안은 이 사건 등록고안 제1항과 대비할 필요도 없이 이 사건 등록고안 제1항의 권리범위에 속하지 아니한다.

그렇다면, (가)호 고안이 이 사건 등록고안 제1항의 권리범위에 속하지 아니한다고 한 원심심결의 결론은 정당하므로, 위와 같은 원심의 잘못은 심결결과에는 영향이 없고, 따라서 원심심결에 심결에 영향을 미친 실용신안법 제4조 제2항에 관한 법리오해나 심리미진 등의 위법이 있다는 상고이유는 모두 받아들일 수 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 주문과 같이 판결한다.