원고(소송대리인 법무법인 엘케이비앤파트너스 담당변호사 박경용)

피고(소송대리인 변리사 이종협)

2020. 4. 10.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2019. 7. 8. 2017당2337호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초적 사실관계

가. 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2015. 2. 13./ 2015. 12. 21./ (등록번호 1 생략)

2) 구성:

3) 지정상품(서비스업): 서비스업류 구분 제41류의 문화적 및 교육적 목적의 전시회조직업, 교육정보제공업, 교재출판업, 서적/잡지출판업, 인쇄물 출판 및 편집업, 전자 출판물 출판업, 학습지출판업, 교육적 목적의 전시회조직업, 교육적 행사의 준비 및 진행업, 교육회의 준비 및 진행업, 문화적 체험행사의 준비 및 진행업, 문화강좌 진행업

4) 출원인(등록권리자): 피고

나. 선사용 상표

1) 구성:

2) 사용상품(서비스업) : 교재출판업 등

3) 사용기간: 1974년경부터 현재까지

다. 심결의 경위

1) 원고는 2017. 7. 25. 피고를 상대로, 등록상표가 원고의 선사용 상표와의 관계에서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제18호 에 해당한다고 주장하면서 등록상표에 관한 등록무효심판을 청구하였다(2017당2337호).

2) 특허심판원은 2019. 7. 8. 등록상표가 동업ㆍ고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 상표에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’ 이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】다툼 없는 사실, 갑 제1~3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고

가) 원고의 아버지 소외인은 2012. 11. 28. 피고로부터 피고의 영업을 양수하면서 선사용 상표에 관한 피고의 주1) 권리 도 양수하였다. 그런데 피고는 등록상표의 출원 당시(2015. 2. 13.) 소외인이 사용하는 선사용 상표와 동일ㆍ유사한 등록상표를 동일ㆍ유사한 지정상품(서비스업)에 출원하였다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호 에 해당하는 무효사유가 있다.

나) 선사용 상표는 등록상표의 출원 당시 선사용 상표에 관한 권리를 양수한 소외인의 사용상품(서비스업)을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되었다. 등록상표는 위와 같은 주지의 선사용 상표와 그 표장 및 상품(서비스업)이 동일ㆍ유사하다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제9호 에 해당하는 무효사유가 있다.

다) 선사용 상표는 등록상표의 등록결정일 당시 소외인으로부터 선사용 상표에 관한 권리를 재차 양도받은 원고의 사용상품(서비스업)을 표시하는 것으로 수요자에게 인식되고 있었다. 등록상표는 위와 같은 원고의 선사용 상표와 그 표장 및 상품(서비스업)이 동일ㆍ유사하여 수요자를 기만할 염려가 있다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하는 무효사유가 있다.

라) 이 사건 심결은 위와 결론을 달리한 것으로서 어느 모로 보더라도 위법하므로 취소되어야 한다.

2) 피고

가) 피고는 2012. 11. 28. 소외인에게 영업을 양도하거나 선사용 상표에 관한 권리를 양도한 사실이 없다. 따라서 선사용 상표는 등록상표의 출원 당시 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표에 해당하지 아니하므로 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호 에 해당하지 아니한다.

나) 선사용 상표가 등록상표의 등록결정일 이전에 소외인이나 원고의 서비스업을 표시하는 것으로 인식된 상표가 아니다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제9호 , 제11호 에 해당하지 아니한다.

나. 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제18호 에 해당하는지 여부

1) 인정되는 사실관계

가) 청문각출판사

(1) 피고는 1974년경부터 ‘청문각출판사’라는 상호로 교재출판업 등을 하면서 그 무렵부터 선사용 상표를 위 교재출판업 등의 출처 표시로 사용하여 왔다.

(2) 한편 피고는 1995. 8. 31. ‘ ’로 구성된 표장을 ‘서적, 잡지, 신문, 학습지’ 등의 지정상품으로 출원하여 1997. 4. 21. (등록번호 2 생략)로 상표등록을 받았고(2007. 4. 22. 존속기간만료로 소멸등록), 1995. 8. 31. 같은 구성의 표장을 ‘편집업, 출판업’ 등의 지정상품(서비스업)으로 출원하여 1998. 2. 3. (등록번호 3 생략)로 서비스표등록을 받았다(2008. 2. 4. 존속기간만료로 소멸등록).

나) 양도계약 체결

(1) 피고는 교육서적 전문 출판사인 주식회사 교문사의 대표이사인 소외인에 대한 5억 원의 차용금 채무를 변제하기 위하여, 2012. 11. 28. 소외인에게 자신이 운영하던 청문각출판사의 재고도서 및 그 출판권 등의 자산을 3억 5,000만 원에 양도하되 청문각출판사와 관련된 모든 채무는 소외인의 인수 대상에서 제외하기로 하는 내용의 ‘도서, 출판권 등의 사업양도ㆍ양수계약’(이하 ’이 사건 양도계약‘이라 한다)을 체결하면서, ① 위 양도대금은 소외인의 피고에 대한 위 대여금 채권과 상계하고, ② 피고와 거래 중인 모든 거래처는 소외인이 인수하며, ③ 피고가 이 사건 양도계약 체결 전에 판매한 제품이 반품될 경우 소외인이 책임지고 인수하고, ④ 소외인은 피고의 직원 중 일부를 신규채용방식으로 채용할 수 있는 것으로 약정하였다.

(2) 피고의 아들 소외 2는 2012. 11. 12. 소외인에 대한 피고의 위 차용금 채무를 중첩적으로 인수한 다음, 위 차용금 채무를 변제하기 위해 2012. 11. 28. 소외인에게 자신이 운영하던 출판사들(상호 ‘○○미디어’ 및 ‘도서출판△△’)의 재고 도서 및 출판권을 1억 5,000만 원에 양도하되 위 출판사들과 관련된 모든 채무는 소외인의 인수 대상에서 제외하기로 하는 내용의 ‘도서, 출판권 등의 사업양도ㆍ양수계약’을 체결하면서 이 사건 양도계약의 위 ①~④와 같은 방식으로 약정하였다(이하 ’별건 양도계약‘이라 한다).

다) 양도계약 이후

(1) 소외인은 2012. 11. 15. ‘파주시 (주소 생략)’을 사업장 소재지로 하여 ‘청문각’이라는 상호로 사업자등록을 하였으나, 이 사건 양도계약 이후에도 피고로부터 청문각출판사의 도메인(도메인 주소 1 생략, 도메인 주소 2 생략)을 인수하지 않았다. 피고는 이 사건 양도계약을 체결한 2012. 11. 28. 청문각출판사를 폐업하였으나, 그 이후에도 2013. 2.경 직원채용공고를 게시하는 등으로 청문각출판사를 계속 운영하였다.

(2) 소외 2는 2013. 8. 8. 및 2013. 11. 12. 소외인에게 ‘소외인은 이 사건 양도계약 및 별건 양도계약의 대상인 재고도서에 대해서만 판매ㆍ출판권을 한시적으로 보유하고 있으므로, 위 재고도서 외에는 ‘청문각’, ‘○○미디어’ 및 ‘도서출판△△’ 등의 피고 측 표장들을 사용하여서는 아니 된다‘는 취지의 내용증명우편을 보냈다.

라) 관련 사건

한편 피고와 거래하던 소외 3과 소외 4가 2013. 2. 1. 피고와 소외인을 상대로 소를 제기하고, 소외인은 ‘청문각’, ‘○○미디어’ 및 ‘도서출판△△’ 등의 상호를 계속하여 사용한 영업양수인으로서 영업양도인인 피고와 공동하여 피고의 영업상 채무를 변제할 의무가 있다고 주장하였다. 위 사건에서 소외인은 1심( 서울중앙지방법원 2013가합8514, 53422 ) 2013. 7. 23.자 준비서면과 등록상표의 출원일 이후인 항소심( 서울고등법원 2014나2049454, 2049461 ) 2015. 6. 25.자 및 2015. 9. 3.자 각 준비서면, 상고심( 대법원 2015다253115, 253122 ) 2016. 1. 13.자 준비서면 등에서 ‘이 사건 양도계약은 영업양도계약이 아니고, 자신이 선사용 상표나 그와 동일한 등록상표를 사용한 것은 피고의 허락에 따른 것에 불과하며, 자신은 등록상표에 관한 권리를 이전받은 바가 없을 뿐만 아니라 등록상표가 등록된 사실조차도 몰랐다.’는 취지로 다투었으며, ‘피고가 이 사건 양도계약 이후에도 여전히 청문각 상호와 청문각출판사의 도메인이름을 사용하여 영업을 하고 있는 사실에서 보더라도 이 사건 양도계약은 영업양도에 해당하지 않는다.’라고 주장하였다.

마) 등록상표의 출원

(1) 원고는 2015. 1. 1. ‘청문각출판’이라는 상호로 사업자등록을 하였고, 2015. 3. 1. 소외인으로부터 청문각 사업장의 모든 권리와 자산 및 부채를 포괄적으로 양수하기로 약정하였다.

(2) 피고는 2015. 2. 13. 등록상표를 출원하여 2015. 12. 21. 등록을 받았다. 피고는 2017. 1. 31. 아들 소외 2에게 등록상표에 관하여 기간을 2015. 12. 21.부터 2025. 12. 21.까지, 지역을 대한민국 전국 일원으로 하는 전용사용권을 설정하였다.

(3) 소외 2는 2017. 2. 7. 및 2017. 3. 7. 원고에게 ‘이 사건 양도계약은 소외인에게 대물변제로 재고도서를 넘겨준 것에 불과하고, 원고는 등록상표에 관한 권리가 없으므로 그 상표권 침해행위를 중단하라.’는 취지의 내용증명우편을 보냈다.

【인정 근거】다툼 없는 사실, 갑 제5~8, 10~16, 20, 24, 25, 27, 33~43호증, 을 제1, 3~5, 7~12, 15, 25, 35호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2) 등록상표의 출원 당시 선사용 상표가 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표에 해당하는지에 관한 판단

가) 무릇 영업양도는 일정한 영업목적에 의하여 조직화된 업체, 즉 인적ㆍ물적 조직을 그 동일성은 유지하면서 일체로서 이전하는 것을 의미하고, 영업양도가 이루어졌는가의 여부는 단지 어떠한 영업재산이 어느 정도로 이전되어 있는가에 의하여 결정되어야 하는 것이 아니고 거기에 종래의 영업조직이 유지되어 그 조직이 전부 또는 중요한 일부로서 기능할 수 있는가에 의하여 결정되어야 한다( 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007다17123, 17130 판결 등 참조).

나) 위 법리에 기초하여 보건대, 이 사건 양도계약 당시 소외인이 청문각출판사의 재고도서 및 그 출판권을 양수하되 청문각출판사와 관련된 모든 채무는 인수하지 않기로 약정한 점, 소외인이 피고의 직원을 그대로 승계하지 않고 그중 일부를 신규채용방식으로 채용할 수 있는 것으로 약정한 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 양도계약이 영업양도계약에 해당한다고 보기는 어렵다. 이는 앞서 본 인정사실에 의하여 알 수 있는 아래의 사정들에 비추어 보더라도 더욱 그러하다.

(1) 피고는 1974년경부터 선사용 상표를 사용하기 시작하였고 이 사건 양도계약 이후인 등록상표의 출원일까지도 계속하여 선사용 상표를 사용하여 청문각출판사를 운영하였다.

(2) 원고 및 소외인은 피고가 이 사건 양도계약 이후에도 여전히 선사용 상표를 사용하여 영업을 하는 데에 대하여 이의를 제기한 바가 없고, 오히려 관련 사건에서 그러한 사정을 들어 이 사건 양도계약이 영업양도에 해당하지 않는다고 주장하였다.

(3) 등록상표는 이 사건 양도계약일로부터 2년 이상 지난 후에 비로소 출원되었고, 그 사이에 소외인이나 원고가 같은 구성의 상표를 출원하려하였다거나 피고의 등록상표 출원에 대하여 이의를 제기하였다는 등의 사정이 발견되지 아니한다.

(4) 더욱이 관련 사건에서의 소외인의 주장내용에 비추어 보면, 소외인이나 원고는 관련 사건이 진행될 당시 피고가 등록상표를 출원하여 등록받은 사실을 잘 알고 있었던 것으로 보인다. 그럼에도 소외인이나 원고는 이 사건에 이르기 전까지 등록상표의 출원ㆍ등록에 대하여 별다른 이의를 제기하지 않았고, 오히려 관련 사건에서 피고로부터 등록상표를 이전받지 아니한 점을 들어 이 사건 양도계약이 영업양도에 해당하지 않는다고 다투었다.

(5) 등록상표의 출원ㆍ등록 이후 소외 2는 원고에게 등록상표의 침해행위를 중단할 것을 요청하였음에도, 원고는 이에 대하여 별다른 반박조치가 없었다.

다) 따라서 이 사건 양도계약이 영업양도계약에 해당함을 전제로 하여, 등록상표의 출원 당시 선사용 상표가 피고 외의 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표에 해당한다는 취지의 원고 주장은 받아들일 수 없다.

3) 검토결과의 정리

이상과 같이 등록상표의 출원 당시 선사용 상표가 피고 외의 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표에 해당한다고 보기 어려운 이상, 더 나아가 살필 필요 없이 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호 가 정한 ‘동업ㆍ고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 상표’에 해당하지 아니한다.

다. 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제9호 , 제11호 에 해당하는지 여부

1) 앞서 살펴본 것처럼 피고가 이 사건 양도계약에 따라 소외인에게 선사용 상표에 관한 권리를 이전하였다고 보기 어려우므로, 이와 전제를 달리하여 선사용 상표가 등록상표의 출원 당시 소외인의 상품(서비스업) 출처를 표시하는 상표라거나, 등록상표의 등록결정일 당시 소외인으로부터 권리를 양수한 원고의 상품(서비스업) 출처를 표시하는 상표라는 취지의 원고 주장은 모두 받아들일 수 없다.

2) 따라서 더 나아가 살필 필요 없이 등록상표는 선사용 상표와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제9호 , 제11호 에 해당한다고 볼 수 없다.

라. 소결

등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제9호 , 제11호 및 제18호 에 해당한다는 이유로 그 등록이 무효로 되어서는 아니 된다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하고, 취소되어야 할 원고 주장의 위법사유가 없다.

3. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

주1) 피고가 1974년경부터 ‘청문각출판사’라는 상호로 교재출판업 등을 하면서 그 무렵부터 선사용 상표를 위 교재출판업 등의 출처 표시로 사용하여 왔다는 사실에 관하여, 원ㆍ피고 사이에 다툼이 없다(제2차 변론기일조서 참조).