구 상표법 제23조 제1항 제3호 본문에서 정한 ‘정당한 이유’가 있는 경우가 상표에 관한 권리를 가진 자가 대리인 등의 상표출원에 명시적·묵시적으로 동의 한 경우 외에 대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한 상표를 출원하여도 공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로 볼 수 있는 경우를 포함하는지 여부(적극) 및 위 법리가 서비스표에 관하여도 마찬가지로 적용되는지 여부(적극)

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제7호 는 구 상표법 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는 경우를 상표등록취소 사유로 정하고 있고, 제23조 제1항 제3호 본문은 “조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자(이하 ‘대리인 등’이라 한다)가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 경우”를 규정하고 있다.

조약당사국에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 보호를 강화함으로써 공정한 국제거래질서를 확립하고자 하는 위 규정의 입법 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘정당한 이유’가 있는 경우란 반드시 상표에 관한 권리를 가진 자가 대리인 등의 상표출원에 명시적으로 동의한 경우에 한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한 경우는 물론 상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에서 상표를 포기하였거나 권리를 취득할 의사가 없는 것으로 믿게 한 경우와 같이 대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한 상표를 출원하여도 공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로 볼 수 있는 경우를 포함한다. 그리고 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항 에 의하여 서비스표에 관하여도 마찬가지로 적용된다.

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제2조 제3항 , 제23조 제1항 제3호 , 제73조 제1항 제7호

원고 주식회사 (소송대리인 법무법인(유한) 화우 담당변호사 유인의 외 3인)

피고 가부시기가이샤 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 도두형 외 3인)

특허법원 2016. 4. 8. 선고 2015허6022, 6046, 6060, 6084, 6091, 6114, 6145, 6512 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 대하여

가. 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제7호 는 상표법 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는 경우를 상표등록취소 사유로 정하고 있고, 제23조 제1항 제3호 본문은 “조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자(이하 ‘대리인 등’이라 한다)가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 경우”를 규정하고 있다.

조약당사국에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 보호를 강화함으로써 공정한 국제거래질서를 확립하고자 하는 위 규정의 입법 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘정당한 이유’가 있는 경우란 반드시 상표에 관한 권리를 가진 자가 대리인 등의 상표출원에 명시적으로 동의한 경우에 한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한 경우는 물론 상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에서 그 상표를 포기하였거나 권리를 취득할 의사가 없는 것으로 믿게 한 경우와 같이 대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한 상표를 출원하여도 공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로 볼 수 있는 경우를 포함한다. 그리고 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항 에 의하여 서비스표에 관하여도 마찬가지로 적용된다.

나. 원심은 아래와 같은 사정을 인정한 다음, 원고가 이 사건 등록상표들을 출원할 당시 피고가 원고의 상표출원에 대하여 명시적·묵시적으로 동의하였다고 보기 어려울 뿐 아니라 원고의 상표출원에 정당한 이유가 있다고 보기도 어렵다고 판단하였다.

(1) 피고는 2001년 1월경 피고의 대한민국 지점인 ‘○○○○○’를 설립하여 한국에서 영업활동을 하였고, 소외인은 2003년 3월경부터 ‘○○○○○’의 대표자로 근무하였다.

(2) 소외인은 2006. 9. 27. 원고 회사를 설립하여 대표자 사내이사로 취임하고, 2006년 12월경 피고와 사이에 ‘○○○○○’ 및 원고 회사에 관한 사항, 상호 계속 사용의 조건, 취급 상품, 대금 지급 등에 관하여 판매기본계약을 체결하였다.

(3) 원고는 2008. 9. 1. 피고와 다시 판매기본계약을 체결하였다. 그 계약서 제21조 제3항에는 계약종료 시의 조치로 “원고는 계약종료 후 피고가 원고에게 판매하고 있던 상품과 유사한 상품에 피고의 상품과 동일·유사한 상품명·호칭을 사용하여 판매하지 아니한다.”라고 기재되어 있다.

(4) 피고는 피고의 국내 총판인 원고와 계속 거래하여 왔으나, 2012. 7. 9.경 원고의 채무불이행을 이유로 판매기본계약을 해지하는 통지서를 보냈다.

(5) 이 사건 등록상표들은 2008년 11월경과 2012년 5월경 출원하여 등록된 것인데, 원고는 이 사건 등록상표들을 출원하면서 피고에게 출원 승낙을 요청하거나 피고의 동의를 받았다는 증거를 제출하지 못하였다.

(6) 원고는 원고가 피고의 동의를 받아 피고를 위하여 이 사건 등록상표들과 유사한 원심판시 소외인 명의 등록상표들을 출원·등록받은 다음 이를 다시 피고로부터 양수하였으므로 원고가 이 사건 등록상표들을 출원한 데 정당한 이유가 있다고 주장하지만, 소외인 명의 등록상표들 역시 피고의 동의 없이 출원된 것으로 보이고, 소외인 또는 원고가 소외인 명의 등록상표들에 관한 상표권을 피고로부터 양수하였다고 보기 어렵다. 따라서 원고가 소외인 명의 등록상표들에 관하여 소외인으로부터 상표권이전등록을 받았다는 사정만으로는 이 사건 등록상표들의 출원에 관하여 피고가 묵시적으로 동의하였다거나 피고의 대한민국에서의 상표등록의 포기를 신뢰하게 하였다는 등의 정당한 이유가 있다고 볼 수 없다.

다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 ‘정당한 이유’의 해석·적용에 관한 법리오해나 심리미진 등의 위법이 없다.

2. 상고이유 제2점에 대하여

원심은 이 사건 등록상표 1, 3, 4, 6, 7이 이 사건 선등록상표 5와 동일·유사한 상표로서 상표법 제73조 제1항 제7호 에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표의 유사 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.