등록상표에 상표법 제73조 제1항 제7호 , 제23조 제1항 제3호 본문에서 정한 등록취소사유가 있는 경우, 그 등록 이후 상표에 관한 권리자와 대리인 사이의 계약위반 등의 사정은 그 상표등록취소사유에 대한 판단자료로 고려할 수 없다고 한 사례

등록상표 " "는 파리조약당사국에 등록된 상표와 유사한 상표로서 그 권리자의 국내 대리인이 상표에 관한 권리자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 유사한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 출원한 것이어서 상표법 제73조 제1항 제7호 , 제23조 제1항 제3호 본문에 따라 그 등록이 취소되어야 하고, 위 등록 상표가 위 각 조항에 해당하는지는 위 등록상표가 그 출원 당시에 위 각 조항에 해당하는 등록취소사유가 있는지 여부가 문제로 되는 것이어서 그 등록 이후의 상표에 관한 권리자와 국내 대리인 사이의 계약위반 등의 사정은 위 등록상표가 위 각 조항에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 고려할 만한 사정이 아니라고 한 사례.

상표법 제23조 제1항 제3호 본문 , 제73조 제1항 제7호

인트로인터내셔날 주식회사 (소송대리인 변리사 이여송)

마몰레스 비제마, 에스. 엘. 유 (소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 장성환)

2005. 1. 14.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2004. 9. 23. 2003당2035 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 이 사건 심결의 경위

가. 피고는 원고가 등록한 아래 나.항의 이 사건 등록상표가 파리조약당사국에 등록된 아래 다.항의 피고의 상표와 유사한 상표로서 그 상표에 대한 권리를 가진 피고의 국내 대리인인 원고가 피고의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 유사한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 출원한 것이어서 상표법 제73조 제1항 제7호 , 제23조 제1항 제3호 본문에 해당한다는 이유로 등록취소심판을 청구하였는데, 특허심판원은 피고 주장의 등록취소사유가 인정된다는 이유로 피고의 청구를 인용하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호 : 제554631호 (2) 상표권자 : 원고

(3) 출원일/등록일 : 2002. 6. 28./2003. 7. 25.

(4) 구성 :

(5) 지정상품 : 대리석, 목질타일, 비닐타일, 유리타일, 콘크리트타일, 플라스틱타일, 대리석제조각, 타일(비금속제), 인조대리석, 인조대리석타일( 상표법시행규칙 제6조 제1항 의 [별표 1] 상품류 구분 제19류)

다. 파리조약당사국에 등록된 상표

(1) 등록기관 : OHIM(OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET, 유럽연합 산하의 상표 및 디자인 관리조직으로 OHIM에 등록된 상표는 유럽연합의 각 가맹국에 등록된 상표로서의 효력을 가지고, 유럽연합 가맹국의 상당수가 파리조약당사국이다)

(2) 등록일 : 2001. 2. 20.

(3) 구성 :

(4) 지정상품 : 건축자재들(비금속), 대리석, 판지대리석, 화강암, 석재 등

[증 거 : 당사자 사이에 다툼이 없음]

2. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

가. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제7호 에 해당하는지 여부

상표법 제73조 제1항 제7호 는 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는 상표가 등록된 경우에 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 당해 상표등록일부터 5년 이내에 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있는데, 위 제23조 제1항 제3호 본문은 조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 경우를 규정하고 있다.

그러므로 이 사건 등록상표에 위 조항 소정의 취소사유가 있는지에 관하여 보건대, 피고의 상표가 파리조약당사국에 등록된 상표인 사실은 위에서 본 바와 같고, 갑 제4, 7호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 2002. 4. 1.경 피고와 피고의 VISENOVA 대리석타일에 관하여 기간을 2002. 4. 1.부터 2003. 3. 31.까지로 정하여 국내 독점공급계약을 체결한 사실, 원고가 피고와 위와 같이 독점공급계약을 체결한 다음 피고의 서면이나 구두에 의한 동의 없이 2002. 6. 28. 이 사건 등록상표를 출원하여 등록 받은 사실, 이 사건 등록상표는 한글과 영문자부분으로, 피고의 상표는 영문자와 도형부분으로 이루어져 있는데, 이를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않아 분리관찰하면 양 상표의 영문자가 VISENOVA로 같아 호칭과 관념이 같아 양 상표가 전체적으로 유사하고, 그 지정상품도 건축자재에 사용되는 대리석 등으로 유사한 사실 등을 인정할 수 있는바, 그렇다면 이 사건 등록상표는 파리조약당사국에 등록된 피고의 상표와 유사한 상표로서 그 권리자인 피고의 국내 대리인인 원고가 피고의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 유사한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 출원한 것이어서, 달리 특별한 사정이 없는 한 상표법 제73조 제1항 제7호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다고 할 것이다.

나. 이 사건 심판청구가 금반언 및 신의성실의 원칙에 반하는지 여부

원고는 자신이 2002. 4. 1.경 및 2003. 3. 30.경 피고와 피고의 VISENOVA 대리석에 관하여 국내 독점공급계약을 체결하였는데, 이 사건 심판청구는 위 계약체결 당시에 원고의 대표이사로 있던 박성진이 그가 대표이사로 있으면서 알게 된 원·피고 사이의 계약 및 거래관계를 이용하여 상법상의 비밀유지의무 등을 위반하여 피고와 이중으로 국내 독점공급계약을 체결하려고 한다는 사정을 알면서도 피고가 이에 가담하여 2003. 하반기에 박성진과 이중으로 국내 독점공급계약을 체결한 다음 원고에게 정당한 독점공급계약에 따른 물품공급의무를 이행하지 않으면서 청구된 것이어서 금반언 및 신의성실의 원칙에 반한다고 주장한다.

살피건대, 원고가 2002. 4. 1.경 피고와 피고의 VISENOVA 대리석에 관하여 기간을 2002. 4. 1.부터 2003. 3. 31.까지로 정하여 국내 독점공급계약을 체결한 사실은 위에서 본 바와 같고, 갑 제5, 6호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원·피고가 2003. 3. 30.경 기간을 2003. 3. 30.부터 5년으로 정하여 VISENOVA 대리석의 국내 독점공급에 관하여 재계약을 체결한 사실, 위 각 계약체결 당시에 박성진이 원고의 대표이사로 있었던 사실, 피고가 2003. 6. 6. 이후 원고에게 VISENOVA 대리석을 공급하고 있지 아니한 사실 등을 인정할 수 있다. 그러나 피고가 원고와의 위 독점공급계약에 위반하여 박성진과 이중으로 VISENOVA 대리석의 국내 독점공급에 관하여 계약을 체결하였음을 인정할 아무런 증거가 없어서, 위에서 인정한 사실관계만으로는 피고의 이 사건 심판청구가 금반언이나 신의성실의 원칙에 반한다고 볼 수 없다.

또한 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제7호 , 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는지는 이 사건 등록상표가 그 출원 당시에 위 조항에 해당하는 등록취소사유가 있는지 여부가 문제로 되는 것이어서 원고가 주장하는 그 등록 이후의 원·피고 사이의 계약위반 등의 사정은 이로 인하여 원·피고 사이에 계약불이행으로 인한 손해배상의 문제가 발생하게 되는 것은 별론으로 하고 이 사건 등록상표가 위 조항에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 고려할 만한 사정이 아니라고 할 것이다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표에는 상표법 제73조 제1항 제7호 , 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는 등록취소사유가 있다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결 론

원고의 청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.