[1] 선택발명의 진보성 판단 기준

[2] 선택발명의 명세서 기재 정도

[1] 선택발명이라 함은 구성요건이 상위개념으로 표현된 선행발명에 구체적으로 개시되어 있지 않은 하위개념을 구성요건으로 한 발명을 말하는 것으로서, 선행발명에 비하여 예측할 수 없는 현저한 효과를 갖는 경우에 진보성이 인정된다.

[2] 선택발명의 경우에 있어서 명세서에는 선행발명에 비하여 현저한 효과가 있음이 명확하게 기재되어 있으면 족하고 이를 확인할 수 있는 구체적인 비교실험 데이터까지 기재할 필요는 없다고 할 것이며, 그 효과에 의심이 있는 경우에는 비로소 구체적인 비교실험 데이터 등 그 효과를 뒷받침하는 자료를 출원 후에 제출하는 것도 허용된다.

[1] 특허법 제29조 제2항 [2] 특허법 제42조 제3항

화이자 인코포레이티드(Pfizer Inc.) (소송대리인 변리사 김창세 외 5인)

특허청장

1. 특허심판원이 2000. 6. 30. 99원1208호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

주문과 같다.

1. 기초 사실

갑 제1호증의 1, 2 내지 갑 제5호증의 각 기재 및 변론의 전취지를 종합하면 다음의 사실을 인정할 수 있다.

가. 이 사건 심결의 경위

(1)원고는, 명칭이 "신경보호성 크로만 화합물"이고 특허청구범위가 다음 나.항과 같은 발명(이하 '이 사건 출원발명'이라 한다)에 관하여 1994. 11. 21. 미국에서 국제출원을 한 후(우선권주장：1994. 1. 31.자 미국 출원), 이에 기하여 1996. 7. 30. 특허청에 출원을 하였다.

(2)특허청은 1999. 2. 26. 이 사건 출원발명은 그 우선권 주장일 이전에 반포된 간행물에 기재된 발명으로부터 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 거절사정을 하였다.

(3)원고는 위 거절사정에 불복하여 특허심판원에 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 99원1208호 사건으로 심리하여 2000. 6. 30. 다음의 라.항과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

나.이 사건 출원발명의 특허청구범위(1999. 1. 29.까지 보정된 내용임)

제1항：3R*4S*3-[4-(4-플루오로페닐)-4-하이드록시-피페리딘-1-일]-크로만-4, 7-디올의 화합물, 그의 광학 이성질체 및 약학적으로 허용가능한 염

제2항：제1항에 있어서, 라세미 3R*4S*3-[4-(4-플루오로페닐)-4-하이드록시-피페리딘-1-일]-크로만-4, 7-디올인 화합물

제3항：제1항에 있어서, (＋) 3R4S 3-[4-(4-플루오로페닐)-4-하이드록시-피페리딘-1-일]-크로만-4, 7-디올인 화합물

제4항：제1항에 있어서, (-) 4R3S 3-[4-(4-플루오로페닐)-4-하이드록시-피페리딘-1-일]-크로만-4, 7-디올인 화합물

제5항∼제16항 (삭제)

제17항：제1항에 있어서, (＋) (3R,4S)-3-[4-(4-플루오로페닐)-4-하이드록시-피페리딘-1-일]-크로만-4, 7-디올 타르타레이트 에탄올레이트 수화물인 화합물

다. 인용발명의 요지

(1)갑 제2호증의 2는 1993. 11. 20. 공고된 특허공보 제93-11041호로서, 이 사건 출원발명의 우선권 주장일(1994. 1. 31.) 이전에 반포된 간행물로 인정되는바, 그 기재된 발명(이하 '인용발명'이라 한다)의 요지는 다음 특허청구범위에 기재된 바와 같다.

제1항：아래 일반식(Ⅰ)의 화합물 또는 약제학적으로 허용가능한 그의 염

위 식에서, A 및 B는 함께 -CH2CH2- 이거나, 서로 분리되어 각각 H이고, X는 CH2 또는 O이며, X1은 H 또는 OH이고, Z는 H, F, Cl, Br 또는 OH이며, Z1은 H, F, Cl, Br 또는 (C1-C3)알킬이고, n은 0 또는 1이며, m은 0 또는 1 내지 6의 정수이다.

제2항∼제9항 (생략)

(2)또한 인용발명의 명세서에는 "제조의 용이성 및 생물학적 활성의 가치를 생각할 때, 바람직한 일반식(Ⅰ)의 화합물은 A 및 B가 분리되어 각각 H이고, Z가 H, F, Cl 또는 OH이며, Z1이 H이고, m이 0, 1 또는 2인 화합물이다(154면 11∼12행). 일반식(Ⅰ)의 화합물은 2개의 부제탄소를 갖고 있으며, 이에 따라 2개의 라세메이트와 4개의 광학 활성 화합물을 포함한다. 이들 라세메이트 중 하나는 시스-이성체이며, 나머지 하나는 트랜스-이성체이다. 이들 라세메이트의 각각은 광학활성의 산을 갖는 부분 입체이성체 산 부가염을 거쳐 한 쌍의 에난치오머로 분할시킬 수 있다(157면 19∼22행)"라는 내용이 기재되어 있다.

라.이 사건 심결 이유의 요지

(1)인용발명의 일반식(Ⅰ) 화합물에 있어서 A 및 B가 각각 H, X가 O, X1이 OH, Z가 OH, Z1이 F, n이 1, m이 0인 경우의 화합물은 이 사건 출원발명의 화학식(Ⅰ) 화합물{이하 '이 사건 화학식(Ⅰ) 화합물'이라 한다}과 동일한 화합물이고, 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)는 화학식(Ⅰ) 화합물에 존재하는 2개의 부제탄소(3번 탄소와 4번 탄소)에서 생길 수 있는 4종류의 입체배열인 R과 R, R과 S, S와 R, S와 S 중 두 부제탄소 주변의 상대적 입체 배열이 R과 S 또는 S와 R로 서로 다름을 의미하는 3R*4S*-화학식(Ⅰ) 화합물 및 그의 광학이성질체를 청구하고 있으나, 이는 화합물의 구조식에서 부제탄소가 존재하면 이성질체가 존재한다는 것은 당 분야에서 주지된 사실이고, 인용발명에서도 일반식(Ⅰ) 화합물의 라세미체, 부제탄소를 중심으로 입체 배열을 달리하는 시스 입체이성질체, 트랜스 입체이성질체에 관하여 기재하고 있으므로, 당 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 인용발명으로부터 용이하게 예상할 수 있는 것이다.

(2)원고는 이 사건 화학식(Ⅰ) 화합물의 경구투여시 신경보호 활성이 인용발명 화합물에 비하여 10배나 우수하다는 것이 갑 제6호증{이 사건 화학식(Ⅰ) 화합물과 인용발명 실시례 3 화합물과의 NMDA 길항제로서의 활성을 비교한 데이터}에 의해 입증된다고 주장하나, 그러한 현저한 작용효과에 대한 실험데이터는 출원 당시의 명세서에 기재된 것이 아니므로 인정할 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 화학식(Ⅰ) 화합물과 인용발명의 여러 화합물 중 단지 1종에 대하여 비교 실험한 결과를 가지고, 이 사건 화학식(Ⅰ) 화합물의 신경보호 활성이 인용발명의 명세서에 기재된 모든 화합물에 비하여 10배 우수한 것이라고 할 수는 없으므로 특허 받을 수 있는 선택발명으로 인정되지 아니한다.

(3)종속항인 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제2항 내지 제4항, 제17항(이하 각각 '이 사건 제2항 발명 내지 제4항 발명, 제17항 발명'이라 한다)의 화합물들은 이 사건 제1항 발명 화합물의 라세미체, 우선성 광학이성질체, 좌선성 광학이성질체, 우선성 광학이성질체의 타르타레이트 에탄올레이트 수화물로서, 이들 화합물도 위 (1), (2)와 같은 이유로 특허 받을 수 있는 선택발명으로 인정되지 아니한다.

2. 원고의 심결취소 사유의 요지

이 사건 출원발명의 화합물은 인용발명에 구체적으로 개시되어 있지 않고, 인용발명의 화합물에 비하여 경구투여형에서 신경보호 활성이 10배나 우수함을 확인할 수 있다. 따라서 이 사건 출원발명은 선택발명으로서 진보성이 인정된다.

3. 판 단

가. 이 사건 출원발명과 인용발명의 구성의 대비

(1)이 사건 제1항 발명과 인용발명을 대비한다.

이 사건 제1항 발명은, 아래의 화학식(Ⅰ)을 갖는 3R*4S*3-[4-(4-플루오로페닐)-4-하이드록시-피페리딘-1-일]-크로만-4, 7-디올 화합물{이 사건 화학식(Ⅰ) 화합물}, 그의 광학이성질체 및 그의 약학적으로 허용가능한 염에 관한 것인데 대하여, 인용발명은 아래의 일반식(Ⅰ) 화합물 및 그의 염에 관한 것이다. 인용발명이 일반식(Ⅰ)에서 A, B, X, X1, Z, Z1, n 및 m의 선택에 따라 청구하고 있는 화합물의 종류는 상당히 광범위한바, 그 중 A 및 B가 각각 H, X가 O, X1이 OH, Z가 OH, Z1이 F, n이 1, m이 0인 경우의 화합물은 이 사건 화학식(Ⅰ) 화합물과 동일한 화합물이며, 다만, 이 사건 제1항 발명은 화학식(Ⅰ) 화합물에 존재하는 2개의 부제탄소(3번 탄소와 4번 탄소)에서 생길 수 있는 4종류의 입체배열인 R과 R, R과 S, S와 R, S와 S 중 두 부제탄소 주변의 상대적 입체배열이 R과 S 또는 S와 R로 서로 다름을 의미하는 3R*4S*-화학식(Ⅰ) 화합물 및 그의 광학이성질체를 특정하여 청구하고 있으나, 화합물의 구조식에 부제탄소가 존재하면 이성질체가 존재하리라는 것은 통상적으로 예측될 수 있는 것일 뿐 아니라, 인용발명의 명세서에도 "일반식(Ⅰ) 화합물은 2개의 부제탄소를 갖고 있으며, 이에 따라 2개의 라세미체와 4개의 광학활성 화합물을 포함한다."라는 기재가 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 화합물들은 인용발명의 화합물군에 포함된다.

위 식에서, A 및 B는 함께 -CH2CH2- 이거나, 서로 분리되어 각각 H이고, X는 CH2 또는 O이며, X1은 H 또는 OH이고, Z는 H, F, Cl, Br 또는 OH이며, Z1은 H, F, Cl, Br 또는 (C1-C3)알킬이고, n은 0 또는 1이며, m은 0 또는 1 내지 6의 정수이다.

(2)이 사건 제2 내지 4항, 제17항 발명은 이 사건 화학식(Ⅰ) 화합물의 라세미체, 우선성 광학이성질체, 좌선성 광학이성질체, 우선성 광학이성질체의 타르타레이트 에탄올레이트 수화물에 관한 것이나, 이들은 모두 이 사건 제1항 발명에 기재된 화합물 및 그 염을 구체적으로 특정한 것이므로, 마찬가지로 인용발명의 화합물군에 포함된다.

나.이 사건 출원발명이 선택발명으로서 진보성이 인정되는지 여부

(1)선택발명이라 함은 구성요건이 상위개념으로 표현된 선행발명에 구체적으로 개시되어 있지 않은 하위개념을 구성요건으로 한 발명을 말하는 것으로서, 선행발명에 비하여 예측할 수 없는 현저한 효과를 갖는 경우에 진보성이 인정된다 할 것이다. 이 사건 출원발명은 구성요건이 상위개념으로 표현된 인용발명에 포함되는 하위개념을 구성요건으로 하는 발명에 해당되므로, 이 사건 출원발명이 선택발명으로서의 진보성이 인정되는지에 관하여 본다.

(2)이 사건 화학식(Ⅰ) 화합물이 인용발명에 구체적으로 개시되어 있는지 여부

이 사건 화학식(Ⅰ) 화합물은 인용발명의 일반식(Ⅰ)에서 치환기 Z1이 F인 화합물에 관한 것인데 대하여, 인용발명은 그 명세서(갑 제2호증의 2)에서, 일반식(Ⅰ) 화합물에서 Z1을 H, F, Cl, Br 또는 (C1∼C3)알킬로 정의하고 있으면서도, 실시례 1 내지 35에는 단지 Z1이 H인 화합물만이 기재되어 있을 뿐 아니라, "바람직한 일반식(Ⅰ)의 화합물은 Z1이 H인 화합물이다."라고 기재되어 있으므로, 이 사건 화학식(Ⅰ) 화합물은 인용발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없다.

(3)이 사건 출원발명이 인용발명에 비하여 예측할 수 없는 현저한 효과가 있는지 여부

(가)이 사건 출원발명의 명세서(갑 제1호증의 2)에는 "본 발명은 예외적인 경구활성을 갖는 화학식(Ⅰ)의 신경보호 크로만올 화합물에 관한 것이다(5면 17∼18행)."라고 기재하고 있으며, 또한 이 사건 화학식(Ⅰ)의 화합물이 나타내는 경구투여시의 활성을 특정하기 위한 방법(슈미트 등) 및 그 방법이 기재된 참고문헌을 소개하고, "화학식(Ⅰ)의 화합물은 미국특허 제07/916,130호(인용발명의 미국 대응특허)에 개시된 다른 화합물보다 경구투여형에서 보다 효과적임을 예상치 못하게 발견하였다(18면 6∼7행)"라고 기재하고 있다.

한편, 변론의 전취지에 의하여 진정성립이 인정되는 갑 제6호증에는 명세서에 기재된 측정방법에 따라 얻어진 이 사건 화학식(Ⅰ) 화합물과 인용발명의 화합물과의 경구투여시 활성을 비교한 데이터가 기재되어 있는바, 이 사건 화학식(Ⅰ) 화합물(실시례 1 화합물)이 인용발명의 실시례 3 화합물보다 경구활성이 10배가 큰 것으로 기재되어 있다. 갑 제6호증에 기재된 이 사건 화학식(Ⅰ) 화합물과 인용발명의 실시례 3 화합물은 일반식(Ⅰ)에서 다른 위치의 구조는 동일하고 단지 치환기 Z1이 F(이 사건 출원발명)와 H(인용발명)라는 점에서만 차이가 있는 것이므로, 갑 제6호증에 기재된 이 사건 화학식(Ⅰ) 화합물의 우수한 경구활성은 이러한 구조적 차이점에 기인하는 것임을 알 수 있고, 인용발명은 실시례 3 화합물 외에 다른 실시례에 기재된 화합물들도 모두 치환기 Z1이 H인 것들이므로, 이 사건 화학식(Ⅰ)의 화합물이 인용발명의 실시례 3 화합물 이외의 다른 실시례에 기재된 화합물에 비해서도 유사하게 우수한 경구활성을 가지리라고 예측할 수 있다.

(나)피고는 화학물질의 선택발명에 있어서, 선행발명과 비교한 현저한 작용효과는 반드시 출원 당시 제출된 명세서의 내용에 의하여 확인되어야 할 것이지, 출원일 이후 제출된 자료에 의해 확인될 수는 없는 것이라고 주장하나, 선택발명의 경우에 있어서 명세서에는 선행발명에 비하여 현저한 효과가 있음이 명확하게 기재되어 있으면 족하고 이를 확인할 수 있는 구체적인 비교실험 데이터까지 기재할 필요는 없다고 할 것이며, 그 효과에 의심이 있는 경우에는 비로소 구체적인 비교실험 데이터 등 그 효과를 뒷받침하는 자료를 출원 후에 제출하는 것도 허용된다 할 것이므로, 피고의 주장은 이유 없다.

피고는 또한 이 사건 출원발명과 인용발명의 명세서에 기재된 양 발명 화합물의 투여량이 "투여경로에 관계없이 0.02∼10㎎/㎏/일"로 동일한 것으로 보아, 양 발명의 화합물의 활성에 현저한 차이가 없다고 주장하나, "0.02∼10㎎/㎏/일"은 상당히 광범위한 투여량에 해당되므로 그것이 동일하다는 것만으로 이 사건 화학식(Ⅰ) 화합물의 활성이 인용발명의 화합물과 현저한 차이가 없다고 볼 근거는 될 수 없으므로, 피고의 주장은 이유 없다.

(다)그러므로 이 사건 출원발명과 인용발명은 모두 CNS(Central Nervous System；중추신경계) 퇴행성 질환의 치료에 사용되는 신경보호작용을 갖는 화합물에 관한 것으로, 이 사건 출원발명의 명세서에 인용발명과 비교한 이 사건 출원발명의 우수한 효과를 명확하게 기재하고 있고, 갑 제6호증에 의하여 이 사건 화학식(Ⅰ) 화합물이 인용발명의 화합물에 비하여 경구활성이 10배정도 우수하다는 것이 인정되므로, 이 사건 출원발명의 화합물은 인용발명의 화합물에 비해 그 효과의 현저성이 인정된다 할 것이다.

다. 소결론

그러므로 이 사건 제1항 발명은 선택발명으로서 진보성이 인정되고, 따라서 제1항 발명의 화합물을 구체적으로 특정한 이 사건 제2항 내지 제4항, 제17항 발명도 당연히 진보성이 인정된다 할 것이다.

4. 결 론

그렇다면 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 위법하고 원고의 청구는 이유 있어 인용한다.