세.에프.으.베. 씨스레 (쏘시에떼 빠르 악씨옹 쌩플리피에) (소송대리인 변호사 이회기 외 3인)

피고 (소송대리인 변호사 윤형한 외 2인)

2012. 5. 3.

1. 특허심판원이 2011. 12. 5. 2011당139호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 기초적 사실관계

가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 1993. 2. 24./ 1994. 1. 19./ (등록번호 1 생략)

2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제18류의 서류가방, 핸드백, 보스턴백, 비귀금속제 지갑, 명함케이스, 등산백, 가죽제 열쇠케이스, 배낭.

4) 상표권자: 피고

나. 실사용상표들

1) 실사용상표 1

가) 구성:

나) 사용상품: 핸드백

다) 사용자: 피고

2) 실사용상표 2

가) 구성:

나) 사용상품: 핸드백

다) 사용자: 피고

3) 실사용상표 3

가) 구성:

나) 사용상품: 핸드백

다) 사용자: 피고

다. 대상상표들

1) 대상상표 1

가) 구성:

나) 사용상품: 화장품

다) 사용자: 원고

2) 대상상표 2

가) 구성:

나) 사용상품: 화장품

다) 사용자: 원고

라. 이 사건 심결의 경위

2011. 1. 18. 원고, 피고를 상대로 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제2호 및 제8호 에 각 해당함을 이유로 한 상표등록 취소심판 청구( 2011당139호 ).

2011. 12. 5. 특허심판원, 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결(이유: 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호 및 제8호 에 각 해당하지 아니함.)

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증, 갑 제21호증(이상 가지번호가 있는 것은 모두 가지번호 포함), 을 제3, 4호증, 을 제22호증, 을 제52호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

가. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표의 상표권자인 피고가 고의로 이 사건 등록상표와 유사하게 변형한 실사용상표들을 이 사건 등록상표의 지정상품인 핸드백에 사용함으로써 원고의 주지·저명한 대상상표들과의 관계에서 상품출처의 혼동을 생기게 하였다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호 에 해당하여 그 등록이 취소되어야 할 것임에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제2호 에 해당하는지 여부

1) 적용 요건 및 판단 기준

가) 상표법 제73조 제1항 제2호 는 ‘상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’를 상표등록의 취소사유로 규정하고 있다. 위 취소사유의 구체적 요건은 ① 상표권자가 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용할 것, ② 수요자로 하여금 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 할 것, ③ 그와 같은 상표의 부정사용행위에 대한 상표권자의 고의가 있을 것 등으로 나눌 수 있다.

나) 여기서 ‘타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동’이란 ‘상품 출처의 혼동’과 같은 개념으로서 수요자로 하여금 타인의 상표나 상품으로 혼동을 일으키도록 하는 것을 의미하는데, 상표권자가 실제로 사용하는 상표(실사용상표)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(대상상표) 사이의 혼동 여부를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 실사용상표의 사용으로 대상상표의 상품과의 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는지에 두어야 한다( 대법원 2011. 5. 26. 선고 2010후3462 판결 , 대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조).

다) 그리고 상표의 부정사용행위에 대한 고의 유무를 판단함에 있어서는, 상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하는 한 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이고, 특히 그 대상상표가 주지·저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하는 등의 특별한 사정이 없으면 고의의 존재가 추정된다고 보아야 한다( 대법원 2004. 11. 12. 선고 2003다54315 판결 , 대법원 1999. 9. 17. 선고 98후423 판결 등 참조).

2) 상표권자가 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하였는지 여부

가) 지정상품에의 사용 여부

이 사건 등록상표의 상표권자인 피고가 실사용상표들을 이 사건 등록상표의 지정상품인 핸드백에 사용하여 온 사실은 앞서 기초적 사실관계에서 본 바와 같다.

나) 등록상표와의 유사 여부

⑴ 이 사건 등록상표( )는 6개의 영문자만으로 구성된 상표이다. 이와 대비하여, 실사용상표 1은 이 사건 등록상표와 같은 문자 부분( ) 아래에 꽃무늬 도형( )과 별개의 영문자 ‘PARIS MODE( )’가 3단으로 결합된 상표이고, 실사용상표 2는 이 사건 등록상표와 같은 문자 부분( )의 상하에 꽃무늬 도형( )과 별개의 영문자 ‘PARIS( )’가 3단으로 결합된 상표이며, 실사용상표 3은 이 사건 등록상표와 같은 문자 부분( ) 아래에 꽃무늬 도형( )이 2단으로 결합된 상표이다.

⑵ 먼저 실사용상표들이 이 사건 등록상표와 동일한 상표의 범주 내에 있는지를 살펴본다. ㈎ 실사용상표들에 부가된 위 문자들(PARIS MODE 또는 PARIS)은 핸드백 등 이 사건 등록상표의 지정상품에 흔히 사용되는 문구로서 상표의 한 구성으로 인식되지 아니한다고 볼 여지가 없지 아니하다. ㈏ 그러나 실사용상표들에 부가된 위 꽃무늬 도형들( , , )은 위 지정상품에 흔히 쓰이는 표지라거나 상표의 한 구성으로 인식되지 못하는 정도의 식별력 없는 표장이라고 볼 수 없다(위 도형들이 단순한 디자인으로만 사용되었다는 피고의 주장은, 같은 도형들이 배치된 위치나 실사용상표들에서 차지하는 비중 등에 비추어 받아들일 수 없다.). ㈐ 더욱이 실사용상표들의 문자 부분( , , )과 위 꽃무늬 도형들이 연속적으로 배열된 전체적인 외관에서 비추어 볼 때, 위 문자 부분이 일반 수요자나 거래자에게 위 꽃무늬 도형들과 별개의 것으로 인식될 수 있다고 보기도 어렵다. ㈑ 따라서 실사용상표들은 이 사건 등록상표와 같은 문자 부분에다 식별력 있는 위 꽃무늬 도형 등이 부가된 것으로서 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 상표에는 해당하지 아니한다.

⑶ 나아가 실사용상표들이 이 사건 등록상표와 유사한 상표에 해당하는지를 살펴본다. ㈎ 먼저 이 사건 등록상표와 실사용상표들은 그 외관이 상이하고, 이 사건 등록상표는 임의적인 고유명칭으로 구성된 것으로서 일반 수요자가 직관적으로 즉시 그 의미를 이해할 수 있는 특별한 관념은 없으므로 실사용상표들과 관념을 대비할 수 없다. ㈏ 그런데 호칭을 대비하여 보면, 실사용상표들의 문자 부분( , , )과 꽃무늬 도형( , , )을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합하여 있다고 할 수도 없어서, 그 중 어느 하나에 의하여 간략하게 호칭될 수도 있다 할 것인데, 실사용상표들이 위 문자 부분의 영어식 발음에 따라 ‘시슬리’로 불리는 경우 이 사건 등록상표( )와 그 호칭이 동일하게 된다. ㈐ 따라서 실사용상표들은 비록 외관에 있어서는 이 사건 등록상표와 유사하다고 할 수 없고 관념에 있어서도 이 사건 등록상표와 대비하기 어렵기는 하나, 오늘날 상표의 유사 여부 판단에 있어서 가장 중요한 요소라고 할 수 있는 호칭에 있어서는 복수의 호칭 중 일부가 이 사건 등록상표와 동일하므로, 전체적으로 실사용상표들은 이 사건 등록상표와 유사한 상표라고 봄이 타당하다.

3) 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하였는지 여부

가) 이 사건 등록상표가 변형된 정도

⑴ 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표( )는 6개의 영문자만으로만 구성된 상표인 것에 비하여, 실사용상표들은 이 사건 등록상표와 같은 문자 부분( , , )에다 당초 이 사건 등록상표에는 없었던 꽃무늬 도형( , , )과 별개의 영문자( , ) 등을 부가한 결합상표들이다. ⑵ 특히 실사용상표 1은 이 사건 등록상표와 같은 문자를 부채꼴 모양으로 배열한 형태( )로 변경하여 사용하고 있다. ⑶ 더욱이 실사용상표 1, 2에는 이 사건 등록상표에 존재하지 아니하는 것으로서 원고의 소재지를 의미하는 문자들(PARIS MODE 또는 PARIS)까지 부가되어 있다. ⑷ 따라서 실사용상표들은 이 사건 등록상표에 상당한 정도의 부기·변경을 가함으로써 변형된 것들에 해당한다.

나) 실사용상표들과 대상상표들의 근사한 정도

⑴ 먼저 실사용상표들과 대상상표들은 그 외관이 대단히 비슷하다. 즉 ① 실사용상표들과 대상상표들은 문자 부분 ‘ sisley ’를 공통적으로 포함하고 있다. 이 문자 부분은 모두 소문자로 구성되어 있을 뿐만 아니라 그 서체에 있어서도 특별한 차이가 없다. ② 실사용상표들은 위 꽃무늬 도형들( , , )을, 대상상표들도 꽃무늬 도형들( , )을 각 포함하고 있다. 실사용상표들의 꽃무늬 도형들과 대상상표들의 꽃무늬 도형들은, 그 하단 중앙 부분 잎의 형상에 다소 차이가 있기는 하나 이는 이격적·직관적으로 관찰할 때 일반 수요자나 거래자의 기억에 남아 양자를 구별시키는 정도에 이른다고 보기 어려운 사소한 정도에 불과하고, 그 밖의 상단 꽃잎의 숫자나 상단 꽃잎들과 하단 잎들이 대칭되어 배열된 형상 등에 있어서는 특별한 차이가 없다. ③ 더욱이 실사용상표 1, 2에 부가된 문자들(PARIS MODE 또는 PARIS)은 대상상표 1의 하단에 존재하는 문자 ‘PARIS'와 동일하거나 유사하다. ⑵ 나아가 앞서 살펴본 바와 같이 실사용상표들은 문자 부분(sisley)과 꽃무늬 도형 중 어느 하나에 의하여 간략하게 호칭될 수 있고, 대상상표들 또한 마찬가지의 방식으로 간략하게 호칭될 수 있다 할 것인데, 실사용상표들과 대상상표들이 문자 부분(sisley)의 영어식 발음에 따라 ‘시슬리’로 불리는 경우 양자는 그 호칭에 있어서 같게 된다. ⑶ 따라서 실사용상표들과 대상상표들은 같이 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자들에게 상품출처의 혼동을 일으킬 수 있을 만큼 비교적 높은 정도로 근사한 표장들에 해당한다 할 것이다.

다) 대상상표들과 실사용상표들의 각 사용현황

⑴ 인정되는 사실관계

㈎ 대상상표들

① 원고는 1976년경 프랑스공화국 소외 1 백작에 의하여 설립되어 오키드(orchid, 난초) 문양의 꽃무늬( , )를 특징으로 하는 대상상표들을 부착한 화장품을 생산하기 시작하였다. ② 원고는 1990년 6월경부터 국내에서 대리점 또는 현지법인(시슬리코리아 주식회사)을 통하여 같은 화장품을 판매해 왔고, 같은 화장품은 2007. 11. 20. 현재 국내 40개 백화점과 5개 면세점에서 판매되고 있었으며, 이 사건 변론종결 무렵 ‘mall.shinsegae.com', 'lotte.com', ’hmall.com' 등 국내 유명 인터넷 상거래 사이트에서도 거래되고 있다. ③ 같은 화장품은 2006년도에 전 세계적으로 미화 약 5억 4,100만 달러 상당이 판매되었고, 프랑스 공화국을 제외한 나머지 국가들에 대한 매출액 중 상당 부분이 국내에서 발생하였다. ④ 국내에서 같은 화장품은, 2006년도에 약 640억여 원 상당이 판매되어 매출순위 11위를 기록하였고, 2007년도에 약 672억여 원 상당이 판매되어 매출순위 14위를 기록하였으며, 2008년도에 약 750억여 원 상당이 판매되어 매출순위 13위를 기록하였고, 2009년도에 약 845억여 원 상당이 판매되어 매출순위 15위를 기록하였다. ⑤ 특히 같은 화장품은 국내에서 고가의 수입 브랜드 화장품으로 인식되고 있고, 서울지역 중 비교적 고가의 화장품에 대한 소비자들이 밀집한 이른바 ‘강남’ 일대의 백화점들에서는 2008년 이후 같은 제품이 매출순위 1위 또는 2위를 차지하고 있다. ⑥ 원고는 국내에서 같은 화장품에 대한 광고비용으로, 2005년도에 약 63억여 원을, 2006년도에 약 74억여 원을, 2007년도에 약 83억여 원을, 2008년도에 약 92억여 원을 각 사용하였다. ⑦ 서울에 거주하는 25세부터 54세까지의 여성 400명을 대상으로 하여 2012. 2. 23.부터 2012. 2. 27.까지 설문조사를 한 결과, 대상상표 1을 인지하고 있다고 응답한 사람들은 약 73.8%에 이르렀다(25세~34세 약 83.5%, 35세~44세 약 69.9%, 45세~54세 약 67.9%).

㈏ 실사용상표들

① 피고는 1998. 5. 15. 서울 중구 (이하 1 생략) 소재 ‘시슬리’라는 상호의 사업장에 관하여 사업개시일 ‘1998. 4. 16.’, 사업의 종류 ‘업태: 도·소매, 종목: 핸드백·지갑’으로 각 지정한 신규 사업자등록을 딸 소외 2의 명의로 마쳤다가, 2011. 3. 22. 같은 사업장에 관한 폐업을 신고한 다음, 다시 2011. 3. 23. 서울 중구 (이하 2 생략) 소재 같은 상호의 사업장에 관하여 사업개시일 ‘2011. 3. 23.’ 및 같은 사업의 종류로 각 지정한 신규 사업자등록을 소외 3의 명의로 마쳤고, 또한 2011. 10. 5. 서울 중구 (이하 3 생략) 소재 ‘ △△’라는 상호의 사업장에 관하여 사업개시일 ‘2011. 3. 5.’, 사업의 종류 ‘업태: 도매, 종목: 가방판매’로 각 지정한 신규 사업자등록을 딸 소외 4 및 처 소외 5 등 2인의 명의로 마쳤다. ② 피고가 위와 같은 사업자등록 아래 실사용상표들이 부착된 핸드백 등을 제작·판매하여 오면서 부가가치세법에 따라 신고하여 결정된 매출과세표준은 다음과 같다. 즉 1998년도 합계 27,142,400원/ 1999년도 합계 36,951,500원/ 2000년도 합계 37,691,000원/ 2001년도 합계 49,603,100원/ 2002년도 합계 71,634,730원/ 2003년도 합계 84,612,000원/ 2004년도 합계 100,969,600원/ 2005년도 합계 125,803,600원/ 2006년도 합계 113,399,000원/ 2007년도 합계 113,484,000원/ 2008년도 합계 89,234,000원/ 2009년도 합계 102,867,001원/ 2010년도 합계 81,084,183원/ 2011년도 합계 593,006,864원(= 소외 2 명의 16,360,546원 + 소외 3 명의 73,394,318원 + 소외 4 및 소외 5 명의 503,252,000원)

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제8 내지 20호증, 갑 제22 내지 28호증, 갑 제31호증, 을 제64호증 내지 제71호증(이상 가지번호가 있는 것은 모두 가지번호 포함), 변론 전체의 취지

⑵ 구체적 검토

이상과 같은 대상상표들과 실사용상표들의 각 사용현황에 비추어 보면, 대상상표들은 적어도 원고가 이 사건 등록상표에 대한 상표등록 취소심판을 청구한 2011. 1. 18. 무렵에 이미 국내 수요자나 거래자들에게 원고의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되는 정도에 도달한 주지·저명 상표에 해당한다 할 것이고(피고는, 대상상표들이 부착된 원고 생산 화장품의 국내 수입실적이 화장품법 제5조 제3항 제조판매업자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 화장품의 생산실적 또는 수입실적, 화장품의 제조과정에 사용된 원료의 목록 등을 식품의약품안전청장에게 보고하여야 한다.

에 따라 식품의약품안전청장에게 보고된 내용으로써 정확하게 파악되기 전에는 대상상표의 주지·저명성을 쉽게 인정하여서는 안 된다는 취지로 주장하나, 이는 독자적인 견해에 불과하여 받아들일 수 없다.), 이에 비하여 실사용상표들이 국내 수요자나 거래자들에게 피고가 제작·판매하는 핸드백 등 제품을 표시하는 것으로 인식되는 정도는 대상상표들의 위와 같은 주지·저명성에 훨씬 미치지 않는다고 봄이 타당하다.

라) 실사용상표들의 사용상품과 대상상표들의 사용상품 간의 관련성

실사용상표들의 사용상품인 핸드백과 대상상표들의 사용상품인 화장품은 같은 종류의 상품으로 단정하기 어렵기는 하다. 그러나 최근 화장품을 생산·판매하는 업계에서는 이른바 종합패션의 경향에 따라 단순히 화장품만을 생산·판매하는 데 그치지 아니하고 같은 상표를 사용하여 가방류 등을 함께 생산하여 공급하는 추세에 있고(이는 갑 제32호증의 1 내지 12의 각 기재에 의하여 최근 다수의 화장품 생산업체들이 사은품으로 가방을 제공하고 있는 실정임을 인정할 수 있는 점에서 보더라도 더욱 그러하다.), 특히 핸드백의 주된 소비자층은 성년 여자들로서 화장품의 소비자층과 대체로 일치한다. 이러한 사정들에 비추어 보면, 실사용상표들의 사용상품인 핸드백과 대상상표들의 사용상품인 화장품이 같이 유통되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 일정한 인적 또는 자본적인 관계에 있는 자에 의하여 생산·공급되는 것으로 오인하게 할 수 있으므로, 양자는 결국 경제적으로 밀접한 관련성이 있다고 봄이 타당하다.

마) 검토결과

이상과 같이, 실사용상표들은 이 사건 등록상표에 없던 꽃무늬 도형( , , )을 부가하는 등 상당한 정도의 부기·변경을 가함으로써 변형된 것들에 해당하는 점, 이에 반하여 실사용상표들은 대상상표들과 대비할 때 상품출처의 혼동을 일으킬 수 있을 만큼 높은 정도로 근사한 표장들에 해당하는 점, 대상상표들은 적어도 원고의 취소심판 청구가 있던 무렵에는 이미 주지·저명성을 취득하였음에 비하여 실사용상표들의 인식 정도는 그에 훨씬 미달하는 점, 실사용상표들의 사용상품인 핸드백과 대상상표들의 사용상품인 화장품은 경제적으로 밀접한 관련성이 있는 점 등을 종합하여 보면, 피고의 실사용상표 사용은 대상상표들과의 관계에서 일반 수요자나 거래자로 하여금 원고의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한다고 보기에 충분하다.

바) 피고의 주장에 관한 판단

⑴ 피고는, 대상상표들에 포함된 위 꽃무늬 도형들( , )은 난초를 의미하는 문양으로서 대상상표들의 사용상품인 화장품의 원재료를 표시하는 이른바 기술적 표장에 해당하므로, 위 꽃무늬 도형들이 포함된 대상상표들의 구성 전체가 실사용상표와 대비하여 유사하다는 사정을 상품출처의 혼동이 생긴다는 자료로 삼아서는 안 된다는 취지로 주장한다. 그러나 일반 수요자나 거래자가 위 도형들을 보고 직관적으로 난초라는 의미를 깨달을 수 있다고 보기도 어렵고, 가공되지 아니한 난초 자체가 화장품의 원재료가 된다고 단정할 수도 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

⑵ 피고는 또한 다음과 같은 주장사실들을 들어, 통상실시권자들의 판매실적까지 보태어진 이 사건 등록상표의 사용실적은 대단히 높은 정도에 이르므로, 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고가 실사용상표를 사용함에 따라 원고의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 발생할 염려는 없다는 취지로 주장한다. ① 주식회사 제미유통이 2006. 12. 15. 피고와 이 사건 등록상표에 관한 통상실시권계약을 체결한 다음, 2007년도에 약 11억 1,000만 원 상당의 ‘ sisley ’라는 표장이 부착된 핸드백 등의 제품을, 2008년도에 약 12억 4,000만 원 상당의 같은 제품을, 2009년도에 약 74억 원 상당의 같은 제품을, 2010년도에 약 114억 원 상당의 같은 제품을 각 판매하였다. ② 주식회사 베네통코리아가 2009. 4. 15. 피고와 이 사건 등록상표에 관한 통상실시권계약을 체결한 다음, 2009년도에 약 120억 2,500만 원 상당의 ‘ sisley ’라는 표장이 부착된 핸드백 등의 제품을, 2010년도에 약 92억 3,300만 원 상당의 같은 제품을, 2011년 1월부터 4월까지 32억 2,100만 원 상당의 같은 제품을 각 판매하였다.

그러나 다음과 같은 점들을 종합하여 볼 때 피고의 위 주장도 받아들일 수 없다. 즉 ㈎ 피고가 제출한 을 제72호증(상표사용계약서) 및 을 제74호증(상표사용계약서)의 각 기재에 의하면 다음과 같은 사실들을 인정할 수 있다. ① 피고는 2006. 12. 15. 주식회사 제미유통과 이 사건 등록상표에 관한 통상실시권계약을 체결하면서, 피고가 제작한 제품은 재래시장 상가(남대문 쇼핑몰, 동대문 쇼핑몰, 지방 도시 재래시장 쇼핑몰)와 인터넷 쇼핑몰에서 도소매하고, 주식회사 제미유통이 생산·수입하는 제품은 백화점, 할인점, 아웃렛, 시슬리 독립 매장 인터넷 쇼핑몰에서 판매하되, 주식회사 제미유통이 판매하는 제품이 피고가 판매하는 것으로 소비자에게 오인·혼동을 일으키는 경우 계약을 해지할 수 있는 것으로 약정하였다[을 제72호증 중 제10조(계약의 해지) 제3호 및 별도약정서 제1항(갑과 을의 판매범위)]. ② 마찬가지로 피고는 2009. 4. 15. 주식회사 베네통코리아과 이 사건 등록상표에 관한 통상실시권계약을 체결하면서, 피고가 제작한 제품은 재래시장 상가(남대문 쇼핑몰, 동대문 쇼핑몰, 지방 도시 재래시장 쇼핑몰)와 인터넷 쇼핑몰에서 도소매하고, 주식회사 베네통코리아가 생산하는 제품은 ‘시슬리 의류 전문 매장’에 한정하여 판매하되, 주식회사 베네통코리아가 판매하는 제품이 피고가 판매하는 것으로 소비자에게 오인·혼동을 일으키는 경우 계약을 해지할 수 있는 것으로 약정하였다[을 제74호증 중 제10조(계약의 해지) 제2호 및 별도약정서 제1항(갑과 을의 판매범위)]. ㈏ 위와 같이 피고가 통상실시권자들과 자신의 판매범위를 엄밀하게 구분하였을 뿐만 아니라 상호(상호) 간에 상품출처의 오인·혼동이 발생하는 경우 계약을 해지하기로 하는 약정까지 체결한 점에 비추어 보면, 주식회사 제미유통과 주식회사 베네통코리아가 피고 주장과 같은 규모로 핸드백을 판매하였다 하더라도 곧바로 이를 피고가 이 사건 등록상표를 사용한 실적으로 파악하기는 어렵다 할 것이다. ㈐ 설사 주식회사 제미유통과 주식회사 베네통코리아가 핸드백을 판매한 실적을 이 사건 등록상표의 사용실적으로 볼 수 있다 하더라도, 다음과 같은 점들에서 볼 때 그러한 사정만으로 실사용상표의 사용에 따라 원고의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 발생한다는 판단에 장애가 되지도 아니한다. ① 무엇보다 앞서 본 바와 같이 실사용상표들은 위 ‘ sisley ’라는 표장과 아울러 당초 이 사건 등록상표에는 없었던 꽃무늬 도형들( , , )까지 부가함으로써 상당한 정도로 변형된 것들이다. 대상상표들에도 마찬가지로 매우 독창적인 모양의 꽃무늬 도형들( , )이 포함되어 있다. ② 그런데 실사용상표들의 위 꽃무늬 도형들과 대상상표들의 위 꽃무늬 도형들은, 앞서 본 바와 같이 그 하단 중앙 잎 형상의 사소한 차이를 제외하고는 특별하게 구별되는 점을 발견하기 어려울 정도로 극히 유사하다. ③ 따라서 위와 같은 꽃무늬 도형을 배제한 채 단지 ‘ sisley ’라는 표장이 부착된 핸드백이 위 통상실시권자들에 의하여 피고 주장과 같은 규모로 판매되었다는 사정만으로는, 꽃무늬 도형까지 부가된 실사용상표의 사용에 따라 마찬가지로 꽃무늬 도형이 포함된 대상상표들과의 관계에서 상품출처의 혼동이 발생하기 어려울 만큼 실사용상표가 일반 수요자나 거래자에게 널리 인식되어 있었다고 볼 수는 없다 할 것이다.

⑶ 피고는 또한, ‘ sisley ’라는 문자로 구성된 다수 상표가 이미 국내외에 등록되어 20년 이상 공존해 왔으므로, 실사용상표들의 사용이 대상상표들과의 관계에서 원고의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 일으킬 염려가 없다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 실사용상표들에는 꽃무늬 도형들( , , )이 부가되어 있을 뿐만 아니라, 대상상표들에도 마찬가지로 꽃무늬 도형들( , )이 포함되어 있음에도, 위와 같은 꽃무늬 도형들을 차치한 채 단지 위 문자 ‘ sisley ’로 구성된 다수 상표의 등록례가 존재한다는 위 주장사유만으로는 실사용상표들의 사용에 따라 대상상표들과의 관계에서 원고의 업무에 관련된 상품과의 혼동이 발생할 염려가 없다고 하기는 어렵다 할 것이므로, 피고의 위 주장도 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다.

4) 피고의 부정사용 고의가 있었는지 여부

가) ① 무엇보다도 앞서 살펴본 바와 같이 대상상표들은 주지·저명 상표에 해당하는 점, ② 피고가 스스로 인정하는 바와 같이 피고는 실사용상표들을 사용할 당시 대상상표들의 존재 자체를 인식하고 있었던 점 이 사건 제1차 변론조서 참조(다만 피고는 구체적인 난초 문양의 꽃무늬 도형이 대상상표들의 구성 중 일부라는 점은 인식하지 못하였다고 진술하였다.).

, ③ 앞서 본 바와 같이 실사용상표 1, 2에는 원고의 소재지를 의미하는 문자들(PARIS MODE 또는 PARIS)까지 부가된 점 등에다 아래 나) 항과 같은 사정까지 종합하여 보면, 피고는 위와 같은 실사용상표에 관한 부정사용행위 당시 그에 대한 고의도 있었다고 봄이 타당하다.

나) 을 제2호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 피고가 2000. 9. 4. 대상 물품을 ‘가방지’로 하여 ‘ ’와 같은 무늬가 상하 좌우로 반복되는 모양의 의장을 출원하여 2000. 12. 29. 의장등록결정( 등록번호 2 생략)을 받은 사실을 인정할 수 있다. 그런데 위 의장에 들어있는 꽃무늬 도형( )은 대상상표들에 포함된 꽃무늬 도형들, 특히 대상상표 1의 꽃무늬 도형( )과 대비할 때, 그 하단 중앙 부분 잎 모양의 사소한 차이를 제외하면 나머지의 모양이나 흑백의 음영 등이 모두 동일하므로 그 외관이 극히 유사하다. 더욱이 위 의장출원이 있었던 시점은 이 사건 등록상표가 출원된 지 무려 7년이 경과한 이후로서 피고가 실사용상표들이 부착된 핸드백 등을 제작·판매하기 시작한 무렵과 일치한다.

5) 소결

이상을 종합하면, 피고는 이 사건 등록상표의 상표권자로서 고의로 그 지정상품인 핸드백에 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표들을 사용함으로써 수요자로 하여금 대상상표들과의 관계에서 원고의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하였다 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 결국 상표법 제73조 제1항 제2호 에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.

3. 결론

그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.