2006허2332 등록무효 ( 상 )

구치오 구치 쏘시에떼 퍼 아찌오니 ( Guccio Gucci S. p. A. )

이탈리아 공화국 50123 피렌체 비아 토르나부오니 73 / 알

( Via Tornabuoni 73 / R 50123 Firenze Italy )

대표자 카를로 이모 ( Carlo imd )

소송대리인 변호사 황영주

주식회사 보인엔터프라이즈

서울 서초구 양재동 277 - 6

송달장소 서울 구로구

대표자 청산인 신종길

소송대리인 변리사 이상진

2006. 5. 19 .

2006. 6. 16 .

1. 원고의 청구를 기각한다 .

2. 소송비용은 원고가 부담한다 .

특허심판원이 2006. 1. 3. 2005당 1843호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다 .

1. 심결의 경위

가. 피고가 상표권자인 이 사건 등록상표의 내용 ( 1 ) 구성 : ( 2 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2003. 5. 22. / 2003. 6. 17. / 제621724호 ( 3 ) 지정상품 : 의혁지, 인조모피, 폴리우레탄레더, 스펀지레더, 원피, 원혁, 핸드백 , 여행가방, 서류가방, 양산 ( 상품류 구분 제18류 )

나. 원고가 상표권자인 선등록상표들의 내용 ( 1 ) 선등록상표 1 ( 가 ) 구성 : ( 나 ) 출원일 / 등록일 ( 존속기간갱신등록일 ) / 등록번호 : 1991. 2. 28. / 1992. 1. 25. ( 2002 .

1. 4. ) / 제232062호 ( 다 ) 지정상품 : 서류가방, 핸드백, 오페라백, 여행용트렁크, 슈트케이스, 비귀금속제 지갑, 명합갑 ( 상품류 구분 제18류, 2002. 4. 3. 상품분류전환등록된 것임 ) ( 2 ) 선등록상표 2 ( 가 ) 구성 : ( 나 ) 출원일 / 등록일 ( 존속기간갱신등록일 ) / 등록번호 : 1985. 8. 21. / 1986. 10. 28. ( 1997 .

1. 21. ) / 제132874호 ( 다 ) 지정상품 : 서류가방, 핸드백, 오페라백, 트렁크, 슈우트케이스, 보스턴백, 지갑 ( 구 상품류 구분 제25류 ) ( 3 ) 선등록상표 3( 가 ) 구성 : ( 나 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1996. 1. 6. / 1997. 8. 25. / 제373122호 ( 다 ) 지정상품 : 선물상자, 상자, 트렁크, 여행용가방, 손가방, 쇼올더백, 슈우트케 이스, 네모난 소형 서류가방, 서류가방, 화장가방, 지갑, 핸드백, 잡낭, 문서 가방, 열쇠주머니, 카드케이스, 종이티슈갑, 패스포드케이스, 수표갑, 천가방 ( 구 상품류 구분 제25류 ) ( 4 ) 선등록상표 4( 가 ) 구성 : ( 나 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1996. 1. 6. / 1997. 9. 25. / 제375877호 ( 다 ) 지정상품 : 레더클로오드, 인조모피 ( 구 상품류 구분 제23류 ) ( 5 ) 선등록상표 5( 가 ) 구성 : ( 나 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1996. 1. 6. / 1997. 10. 16. / 제378443호 ( 심결문에 기재된 제378433호는 오기임 ) ( 다 ) 지정상품 : 우산, 양산, 슬리퍼, 장화, 골프화, 농구화 ( 구 상품류 구분 제27류 ) 다. 원고의 무효심판청구와 특허심판원의 기각심결 ( 1 ) 원고는 2005. 8. 5. 피고를 상대로 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제7호, 제9호 내지 12호에 해당한다고 주장하면서 상표등록의 무효심판을 청구하였다 . ( 2 ) 특허심판원은 이를 2005당1843호로 심리하여 2006. 1. 3. 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 동일 · 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제4호, 제7호, 제9호, 제11호, 제12호에 해당하지 아니하고, 이 사건 등록상표에 의하여 선등록상표들이 용이하게 연상되거나 상품 출처의 오인 · 혼동을 일으킬 염려가 있다고 할 수 없어서 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당되지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다 .

[ 증거 ] 갑 제1 내지 7호증

2. 원고가 주장하는 심결취소 사유의 요지

가. 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 주장이 사건 등록상표와 선등록상표들은 그 외관에 있어서, 알파벳 G자 두 개를 형상화한 점에서 모티브가 동일하고 좌우로 볼록하게 돌출된 두 개의 반원 형상이 약간의 틈을 두고 연결된 수직선을 가운데 두고 결합된 기본적인 구성이 공통되며, 호칭 및 관념에서도 모두 영문자 알파벳 G자 두 개가 결합한 도형 ” 내지 “ 지지 도형 ( GG 로고 ) ” 으로 호칭되고 관념될 것이므로 표장이 유사하고, 지정상품도 동일한 상품류 구분에 속하는 등 서로 동일 · 유사하다. 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 동일 · 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다 .

나. 상표법 제7조 제1항 제9호 및 제10호에 해당한다는 주장이 사건 등록상표는 원고의 대표적인 로고상표로서 주지 저명한 선등록상표들과 동일 또는 극히 유사하게 구성된 상표로서 그 지정상품에 함께 사용될 경우 상품의 품질 또는 영업 출처의 오인 · 혼동을 야기할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제9호 및 제10호에 해당한다 .

다. 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 주장이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자들은 이 사건 등록상표가 원고의 승낙 하에 사용되거나 세계적인 명품 제조업체인 원고회사에 의하여 제조, 판매되거나 원고 회사와 일정한 제휴관계를 맺고서 제조, 판매되는 것으로 오인 · 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다 .

라. 상표법 제7조 제1항 제4호, 제12호에 해당한다는 주장이 사건 등록상표는 국내외 일반 수요자에게 주지 저명한 선등록상표들과 극히 유사한 상표로서 선등록상표들에 축적된 국제적인 신용과 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등의 부정한 목적을 가지고 사용하는 것이므로 국제간의 신뢰관계를 저해하고 건전한 상거래질서를 어지럽히는 결과를 초래한다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호 및 제12호에 해당한다 .

마. 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당한다는 주장

피고는 2001. 12. 4. 상법 제520조의2의 규정에 의하여 해산되고 2004. 12. 4. 청산종 결등기가 경료되어 법인격이 소멸하였으므로 이 사건 등록상표는 등록명의자인 피고의 객관적인 상표 사용의사를 결여된 상표로서 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당하여 상표법 제71조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다 .

3. 판단

가. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제12호에 해당하는지 여부 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 모두 특별한 호칭을 불러 일으키지 않는 도형만으로 이루어진 표장으로서 서로 대비할 만한 관념과 호칭이 없다 ( 설사 선등록상표들이 “ 지지 ( GG ) 도형 ” 으로 호칭되고 관념될 여지가 있다고 하더라도, 이 사건 등록상표에서는 그 표장에서 ' 지지 ( GG ) 도형 ’ 이라는 호칭과 관념을 연상하는 것은 극히 어려우므로 양 상표의 호칭과 관념은 다르다 ) .

나아가 특히 도형상표들에서 지배적인 인상을 남기는 외관에 관하여 대비하여 보건대, 이 사건 등록상표의 도형은 바깥 양쪽의 선에 있어서 가운데가 두꺼운 반면 위, 아래쪽으로는 얇아지고 그 얇아진 선 중 왼쪽 부분은 하단부가, 오른쪽 부분은 상단부가 각 도형의 가운데 부분에 이르러서 다시 두꺼워지며 그 두꺼운 선에서 다시 작은 실선이 윗 부분과 아래 부분에서 하나씩 상하방으로 곧게 뻗어있는 도형으로 구성되어 있는 반면에, 선등록상표 1은 바깥에 원도형이 있고 그 안쪽에 좌우 양쪽으로 같은 두께의 선이 원도형을 따라 그려져 있으며 그 선은 도형의 가운데 부분으로 모여서 끝이 나게 구성되어 있어서 양 상표는 외관에 있어서 상품의 출처의 오인 · 혼동을 일으킬 정도로 서로 유사하다고 할 수 없다. 그리고 이 사건 등록상표와 선등록상표 2, 3, 4 , 5는 좌우 대칭되는 구성부분의 연결 내지 배치 형태와 채색의 여부 등 구성이 현저히 달라서 외관이 유사하지 않다 ( 대법원 1998. 9. 17. 선고 98허2634 판결 중 이 사건 등록상표와 도형 부분은 동일하고 단지 도형의 하단에 ' Gian garrino ' 라는 문자부분이 병기된 구성이 상표 ( 등록번호 제261359호 ) 와 선등록상표들의 표장의 유사성에 관한 판단부분과 기본적으로 같은 취지이다 ) .

이와 같이 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 외관, 호칭 및 관념이 달라서 동일 · 유사하지 아니하므로, 이 사건 등록상표가 선등록상표들과 유사함을 전제로 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제12호에 해당한다고 하는 원고의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다 .

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호에 해당하는지 여부 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 그 호칭과 관념을 대비할 수 없고 그 외관도 서로 차이가 있다. 그 밖에 이 사건 등록상표가 선등록상표들을 모방한 것으로 인정할 자료도 없으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하지 아니하고, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 모티브나 아이디어를 비교하여 보아도 이 사건 등록상표에서 선등록상표들 또는 그 상품이 용이하게 연상되거나 이 사건 등록상표가 선등록상표들 또는 그 상품과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인 · 혼동을 일으킨다고 할 수 없으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당하지 아니한다 .

라. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자 기만 상표 ' 에 해당하는지 여부

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 동일하거나 유사하지 아니하고, 달리 이 사건 등록상표가 선등록상표들의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있는 것으로 인정할 만한 자료도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 아니한다 .

마. 이 사건 등록상표가 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당하는지 여부 ( 1 ) 판단기준

상표법 제71조 제1항 제1호는 상표법 제23조 제1항 제4호의 ‘ 제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우 ' 를 등록무효사유로 삼고 있고, 상표법 제2조 제1항 제1호는 ' 상표라 함은 상품을 생산 · 가공 · 증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장 ' 이라고 규정하고 있다. 따라서 오로지 제3자에게 상표권을 양도하거나 전용사용권이나 통상사용권을 설정하는 방식으로만 사용할 목적으로 상표등록출원을 하여 등록받은 경우 등과 같이 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이라고 할 수 없는 경우에는 상표법 제23조 제1항 제4호의 상표법 제2조 제1항 제1호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우에 해당하여 상표법 제71조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다 .

나아가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이라고 할 수 없는 경우에 해당하는지 여부는, 상표법 제41조가 ' 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다 ' 고 규정하여 등록주의 원칙을 천명하고 있는 점, 상표법 제9조 는 상표등록출원서에 상표 사용의사에 관하여 이를 기재하거나 입증하는 서면을 첨부하도록 요구하고 있지 않은 점, 상표법 제30조는 ' 심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없을 때에는 상표등록 거절결정을 하여야 한다 ' 고 규정하고 있는 점, 상표법 제73조 제1항은 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다 고 하는 상표법 제3조 본문에 위반된 경우를 등록무효사유로 규정하고 있지 아니한 점, 상표법 제73조 제1항 제3호는 ' 상표권자 · 전용사 용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 ' 를 등록취소사유로 규정하고 상표법 제73조 제6항에서 이해관계인이 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 하여서 상표등록 후 상표의 사용을 간접적으로 강제하고 있을 뿐 위 등록상표의 불사용으로 인한 등록취소심판청구 이외에는 상표등록 이후의 상표 불사용에 대하여 상표등록을 무효로 하거나 등록을 취소하는 별도의 규정을 두고 있지 아니한 점 등의 상표법의 여러 규정들에 비추어 볼 때 그 기준은 객관적이고 충분한 증거에 의하여 엄격하게 적용되어야 할 것이다 . ( 2 ) 구체적 판단

이 사건 등록상표는 피고 회사가 2001. 12. 4. 상법 제520조의2 제1항의 규정에 의하여 해산된 후인 2003. 5. 22. 상표등록출원이 되었고 2004. 12. 4. 청산종결 등기가 경료된 후인 2005. 6. 17. 상표등록이 되었는바, 이와 같이 피고 회사가 해산된 후 청산 과정에서 상표등록출원이 있었고 청산종결등기가 경료된 후에 상표등록이 되었다는 사실만으로는 이 사건 등록상표를 피고가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이 아니라고 단정할 수 없다. 오히려 을 제6호증의 기재에 의하면, 피고는 2003. 5. 20. 제3자와 사이에 위 등록번호 제261359호 상표 및 이와 유사한 또다른 상표 ( 이 사건 등록상표의 출원일 이전의 계약이긴 하지만 표장 자체는 내부적으로 성립되어 있을 가능성이 있으므로 이 사건 등록상표를 지칭하거나 이 사건 등록상표가 아니라고 하더라도 적어도 이 사건 등록 상표와 유사한 상표일 것이다 ) 에 관하여 상표사용계약을 체결하면서, 피고가 영업을 위하여 상표사용계약 제품을 필요로 할 경우 제3자는 피고가 요청하는 디자인으로 즉시 제조하여 생산가로 공급하기로 약정한 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 피고는 이 사건 등록상표를 출원할 당시 이 사건 등록상표를 단순히 양도하거나 사용권을 설정하는 것 이외에 자기의 업무에 관련된 식별표지로 사용할 의사가 있었음을 추단할 수 있다 ( 원고는 위 상표사용계약은 청산목적 범위 외의 법률행위로서 무효라고 주장하나, 설사 위 상표사용계약이 청산목적 범위 외의 법률행위에 해당하여 무효라고 하더라도 피고가 이 사건 등록상표를 자기의 업무에 관련된 식별표지로 사용할 의사가 있었음을 짐작케 하는 자료로 사용할 수 없는 것은 아니므로, 원고의 위 주장은 이유 없다 ) .

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당하지 아니한다 .

바. 소결

이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제12호, 제4호, 제10호, 제11호, 제23조 제1항 제4호 어디에도 해당하지 아니하는바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다 .

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각한다 .

재판장 판사 황한식

판사 강경태. .

판사 한동수