2006허4178 등록취소 ( 상 )

신풍제약 주식회사

안산시

대표이사

소송대리인 변리사 최규팔

소송복대리인 변리사 김종수

비참그룹 피엘씨 ( Beecham Group Pic )

영국 미들섹스

( Middlesex ,

England, United Kingdom )

대표자 .

소송대리인 변호사 이윤용

소송복대리인 변리사 박선영

2006. 10. 12 .

2006. 11. 16 .

1. 원고의 청구를 기각한다 .

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다 .

특허심판원이 2006. 4. 4. 2005 당1807호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다 .

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표( 1 ) 출원일 / 등록일 / 존속기간갱신등록일 / 등록번호 : 1987. 6. 24. / 1988. 11. 25. / 1998 .

3. 2. / 제163375호 CLAMOXYL( 2 ) 구성 : ( 3 ) 지정상품 : 상품류 구분 제10류의 항생물질제제, 동물용 약제, 알칼리류, 접착제, 인공감미료, 사향 " ( 4 ) 상표권자 : 피고

나. 절차의 경위 ( 1 ) 원고는 2005. 7. 27. 이 사건 등록상표가 상표권자 · 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없어서 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 등록취소심판을 청구하였다 . ( 2 ) 특허심판원은 이를 2005당1807호로 심리하여 2006. 4. 4. ' 이 사건 등록상표의 전용사용권자인 화이자 인코포레이티드로부터 통상사용권을 설정받은 한국화이자동물약품 주식회사가 위 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 동물용 약제 상품에 관한 카탈로그, 다이어리 등 홍보물에 이 사건 등록상표를 표시하여 반포한 사실이 인정되므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다 ' 는 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다 .

【 증거 】 갑 제1, 2호증

2. 원고가 주장하는 심결취소사유의 요지

한국화이자동물약품 주식회사가 피고로부터 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 설정받았다고 인정할 만한 증거가 없고, 또한 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태로 사용하였다고 볼 수도 없는데, 이 사건 심결은 채증법칙에 위반하여 위와 같은 사실을 인정하였으니 위법하다 .

3. 판단

가. 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에 의하면, 상표권자 · 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있는바, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않고, 위 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함한다 ( 대법원 2005. 9. 29 . 선고 2004후622 판결 참조 ) .

나. 갑 제1, 4, 5호증, 갑 제6호증의 1 내지 8, 을 제1, 2호증, 을 제3호증의 1 내지 4의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 스미쓰클라인 비참 피엘씨 ( SMITHKLINE BEECHAM plc ) 와 화이자 인코포레이티드 ( PFIZER INC ) 사이의 1995. 1. 19. 자 상표교 환사용계약에 따라, 스미쓰클라인 비참 피엘씨의 자회사인 피고 회사는 화이자 인코포 레이티드 및 그 자회사들에게 전세계에서 " CLAMOXIL " 상표를 동물용 약제 및 항생제와 관련하여 사용할 수 있는 권한을 부여한 사실, 한편 화이자 인코포레이티드는 1999. 9. 8. 피고로부터 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권 ( 기간 : 1995. 1. 19. 부터 2008. 11. 25. 까지, 지역 : 대한민국 전역, 지정상품 : 동물용 약제 ) 을 설정받고, 피고의 동의를 받아 한국화이자동물약품 주식회사에게 위 전용사용권의 범위 내에서 이 사건 등록상표를 사용할 수 있는 통상사용권을 설정하여 준 사실, 한국화이자동물약품 주식회사는 위 취소심판청구일로부터 3년 이내인 2004년경 2005년도용 다이어리를 제작하면서 그곳에 첨부되는 동물용 약제 상품을 소개하는 카탈로그에 항균 · 항생제 중 하나로 동물용 약제의 병 사진을 게재하고 그 옆에 “ 클라목실 LA " 라는 기재와 그 바로 아래에 괄호 안에 넣은 " Clamoxyl LA " 라는 기재를 상하 2단으로 병기하여 이를 반포한 사실이 인정된다 .

위 인정사실에 의하면, 비록 위 2005년도용 다이어리에 첨부된 카탈로그에 이 사건 등록상표의 구성이 그대로 표시되지는 아니하였더라도, 영문자 부분이 괄호 안에 넣어져 한글 부분의 아래에 위치하도록 상하 2단으로 병기되어 한글과 영문자 부분이 한눈에 모두 들어오게 표시되었고, 영문자 " CLAMOXYL " 부분이 소문자를 사용한 형태인 " Clamoxyl " 로 변형되고 위 영문자 부분의 발음을 그대로 표기한 한글 “ 크라목실 ” 부분이 또 다른 가능한 발음 표시 형태인 “ 클라목실 ” 로 변형되어 상하가 뒤바뀌어 표시된 것과 약효가 오래 지속된다 ' 는 의미의 영문자 ' long acting ' 의 약어인 " LA " 가 부가된 정도만으로는 거래사회의 통념상 상표의 동일성이 있는 사용의 범주에서 벗어났다고 할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 동물용 약제와 관련하여 통상사용권자인 한국화이자동물약품 주식회사에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용되었다 할 것이다 .

다. 그렇다면 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 아니하는 바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다 .

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다 .

재판장 판사 최성준 )

판사 오충진

판사 김제 완