가. 특허권의 공동등록권자 갑이 생산한 특허제품을 매매의 형식으로 납품받은 사람이 다른 공동등록권자 을에 대하여 전용실시권 사용료 지급의무가 있는지 여부

나. 특허권전용실시권 설정계약시 특허권자가 설정 이전에 특허권을 침해한 자에 대하여 제재나 침해금지청구를 하는 등 특허권을 보호할 의무를 부담하기로 한 경우 그 의무가 전용실시권 사용료 청구를 위한 선이행의무라고 볼 수 없다고 한 사례

가. 특허권의 공동등록권자는 다른 공동등록권자와의 사이에 특약이 없는 한 자유실시권이 있으므로, 공동등록권자 갑이 생산한 특허제품을 매매의 형식으로 납품받은 사람이 다른 공동등록권자 을과 사이에 특별히 전용실시권 사용료에 관한 약정을 한 바 없다면 그에 대하여는 특허제품의 제작에 관한 전용실시권 사용료 지급의무가 없다.

가. 특허법 제99조 , 나. 제100조 , 민법 제536조

이영구

주식회사 한국가스기기

제1심 서울민사지법(1991.10.31. 선고 91가합3920 판결)

1. 원심판결의 피고 패소부분 중 금 12,990,879원 및 이에 대한 1991.3.5.부터 1992.7.23.까지는 연 5푼, 그 다음날부터 완제일까지는 연 2할 5푼의 비율에 의한 금원을 초과하는 부분을 취소하고, 이에 대한 원고의 청구를 기각한다.

2. 원고의 항소와 피고의 나머지 항소를 모두 기각한다.

3. 소송비용은 제1,2심 모두 이를 3분하여 그 1인 원고의, 나머지는 피고의 각 부담으로 한다.

피고는 원고에게 금 18,339,500원 및 이에 대한 이 사건 소장부본 송달 익일부터 완제일까지 연 2할 5푼의 비율에 의한 금원을 지급하라.

원고 : 원심판결 중 원고 패소부분을 취소한다.

피고는 원고에게 금 3,682,000원 및 이에 대한 이 사건 소장부본 송달 익일부터 완제일까지는 연 2할 5푼의 비율에 의한 금원을 지급하라.

피고 : 원심판결 중 피고 패소부분을 취소하고 이 부분에 관한 원고의 청구를 기각한다.

1. 가. 별지 제1목록 각 기재와 같은 내용의 특허권, 실용신안권 및 의장권(이하 이 사건 "특허권 등"이라고 한다)에 대한 각 2분의 1지분의 공동등록권자인 원고와 소외 이송순(이하 "원고 등"이라 한다)은 1988.5.20. 소외 석원산업주식회사(이하 "소외 회사"라고 한다)와의 사이에, 원고와 위 이송순은 소외 회사를 위하여 이 사건 특허권 등에 관하여 5년의 기한으로 전용실시권을 설정하고 주고, 소외 회사는 그 전용실시권을 행사하여 가스밸브 개폐기를 생산 판매하는 대가로 원고와 위 이송순에게 검사품으로서 한국가스안전공사에 납품된 가스밸브 개폐기를 기준으로 일반용(25A 이하)은 1대당 금 1,400원, 공업용(32A 이상)은 1대당 금 10,000원의 각 사용료를 지급하며, 소외 회사가 위 전용실시권을 이용한 제품을 생산하기 위하여 새로운 회사를 설립하는 경우에는 위 전용실시권이 새로 설립된 회사에 자동적으로 양도되는 것으로 하고 원고 등은 그 양도에 이의 없이 동의하기로 하는 내용의 계약을 체결한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.

나. 성립에 다툼이 없는 갑 제1호증, 갑 제3호증, 갑 제4호증, 갑 제5호증의 1 내지 4, 갑 제6호증의 각 기재와 원심 및 당심증인 김형기, 원심증인 이송순, 당심증인 서영수의 각 증언에 변론의 전취지를 종합하면, 소외 회사가 원고 등과의 위 계약에 따라 1988.5.21. 위 전용실시권의 설정등록을 경료하였으나 그 당시 소외 회사는 가스밸브 개폐기 생산시설을 갖추지 아니하였기 때문에 한국가스기기연구소라는 영업체를 운영하며 가스밸브 개폐기를 생산하던 위 이송순으로부터 이를 납품받아 가스누설차단장치를 생산 판매하여 오다가 1989.1.경 소외 회사의 대표이사이던 소외 정석현 등이 주도하여 위 이송순 경영의 한국가스기기연구소의 영업을 인수하여 피고 회사를 설립하게 됨에 따라 피고 회사는 소외 회사로부터 위 전용실시권을 양수하여 1989.2.23. 원고 등의 동의하에 별지 제2목록 기재와 같이 피고 회사 명의의 전용실시권 설정등록을 경료한 다음(소외 회사의 전용실시권은 포기로 말소됨) 그 무렵부터 가스밸브 개폐기 등의 생산을 개시한 사실, 피고 회사는 위 전용실시권을 실시하는 대가로 원고와 소외 회사간의 계약상 기준에 의거하여 그 사용료를 지급하기로 약정하였는데 피고 회사가 1990.1.1.부터 같은 해 10.31.까지 생산하여 한국가스안정공사에 납품한 가스밸브 개폐기는 일반용 14,975대, 공업용 835대인 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없다.

다. 위 인정사실에 의하면, 피고는 원고에게 1990.1.1.부터 같은 해 10.31.까지 기간 동안의 위 전용실시권 사용료로서 원고의 지분에 상응한 금 14,657,500원{=(14,975×1,400+835×10,000)/2}을 지급할 의무가 있다 할 것이다.

2. 원고는, 피고 회사가 설립되기 전인 1988년도에 소외 회사가 전용실시권등록을 한 후에도 가스밸브 개폐기 생산시설을 갖추지 못하여 소외 회사와 원고 및 소외 이송순은 1988.5.20. 소외 회사가 생산시설을 갖출 때까지 위 이송순이 경영하던 한국가스기기연구소에서 이를 생산하여 소외 회사에 납품하되 특허권사용료는 소외 회사가 원고와 소외 이송순에게 지급하기로 약정하였던 바, 같은 날부터 같은 해 12.31.까지 소외 회사를 위하여 위 이송순 경영의 한국가스기기연구소에서 생산한 가스밸브 개폐기는 일반용 3,260대, 공업용 1,060대로서 특허권의 공유지분에 따라 원고가 지급받아야 할 전용실시권 사용료는 금 7,582,000원{=(3,260×1,400+1,060×10,000)/2}이 되나 그중 금 3,900,000원은 소외 회사를 대리하여 위 이송순으로부터 지급받고 금 3,682,000원이 남았는데 1988.5.20.자 약정에 기하여 소외 회사의 전용실시권을 자동적으로 양수한 피고 회사는 소외 회사의 위 전용실시권 사용료 채무도 자동승계함으로써 인수하였다고 주장하므로 먼저 소외 회사가 원고와 소외 이송순에 대하여 전용실시권 사용료 지급채무가 있는지 여부에 관하여 살피건대, 소외 회사가 원고 및 위 이송순에 대하여 위 이송순이 생산하여 소외 회사에 납품하는 가스밸브 개폐기에 대하여도 전용실시권 사용료를 지급하기로 약정하였다는 점에 부합하는 갑 제2호증, 갑 제7호증의 각 기재와 원심 및 당심증인 김형기의 각 증언 및 원심증인 이송순의 일부 증언은 아래에서 든 증거들에 비추어 믿지 아니하고 달리 이를 입증할 자료가 없을 뿐 아니라, 오히려 성립에 다툼이 없는 을 제1호증, 을 제4호증, 공증부분의 성립에 다툼이 없으므로 문서전체의 진정성립이 추정되는 을 제2호증, 원심증인 이송순의 증언에 의하여 진정성립이 인정되는 을 제3호증의 각 기재와 당심증인 서영수의 증언 및 원심증인 이송순의 일부 증언(다만 위에서 믿지 아니한 부분 제외)에 변론의 전취지를 종합하면, 소외 회사와 원고 및 소외 이송순은 1988.5.20. 위 전용실시권 설정약정 당시 소외 회사가 생산시설을 갖출 때까지는 이 사건 특허권 등의 공동등록권자로서 한국가스기기연구소를 경영하던 위 이송순이 가스밸브 개폐기를 생산하여 소외 회사에 생산원가에 영업이익을 붙여 납품하기로 하고 특허권 등의 사용료에 관하여는 특별한 약정을 하지 아니한 사실을 인정할 수 있는바, 위와 같이 특허권 등의 공동등록권자로서 다른 공동등록권자와의 사이에 특약이 없는 한(공동등록권자 사이에 특허권 등의 사용, 수익에 관한 특약을 하였다고 하더라도 이는 공동등록권자 사이의 문제일 뿐이다) 자유실시권이 있는 소외 이송순이 생산한 가스밸브 개폐기를 매매의 형식으로 납품받으면서 특별히 전용실시권 사용료에 관한 약정을 한 바 없는 소외 회사는 그 가스밸브 개폐기의 제작에 관한 전용실시권 사용료 지급의무가 있다고 할 수 없으므로 소외 회사에 위 전용실시권 사용료 지급의무가 있음을 전제로 피고가 이를 인수하였다는 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

3. 피고는 원고 등과 소외 회사 사이의 위 전용실시권 설정계약 체결 당시 원고는 이 사건 특허권 등을 침해한 소외 우인전자주식회사, 한국벨트주식회사에 대하여 제재를 가하는 등 적절한 조치를 취하기로 약정하였는데도 원고가 위 회사들의 권리침해에 대하여 아무런 조치를 취하지 아니하여 피고가 영업개시 후 막대한 손실을 입고 있고 원고 등의 위 의무는 특허사용료 청구를 위한 선이행 의무이므로 원고가 그러한 자신의 의무를 이행하지 않는 한 원고의 특허사용료 청구에 응할 수 없다고 항변하므로 보건대, 앞서 든 갑 제1호증, 공성부분은 성립에 다툼이 없고 사문서부분은 원심증인 이송순의 증언에 의하여 진정성립이 인정되는 을 제8호증의 1,2의 각 기재. 원심증인 이송순, 당심증인 서영수의 각 증언(다만, 원심증인 이송순의 증언 중 뒤에서 믿지 아니하는 부분 제외)에 변론의 전취지를 종합하면, 원고 및 소외 이송순과 소외 회사는 위 계약체결 당시 작성한 합의각서에 제8항으로 "이 사건 전용실시권 설정 이전에 특허권 등을 침해한 제3자에 대한 민·형사상의 제반문제는 원고 등이 전적으로 해결하되, 이때 발생한 비용은 원고 등의 요청에 의하여 소외 회사가 원고 등에게 빌려주며, 승소의 경우에는 원고와 위 이송순이 반분하여 소외 회사에 변제하고, 패소의 경우는 원고와 위 이송순 및 소외 회사가 3분하여 부담하고, 위 각 경우 원고 등이 소외 회사에 지급할 비용은 소외 회사의 사용료에서 공제하기로 한다"는 취지의 단서조항을 넣은 사실, 위 단서조항은 전용실시권자인 소외 회사가 이 사건 전용실시권 설정 후에 이 사건 특허권 등을 침해한 자에 대하여는 제재를 가할 수 있으나 전용실시권 설정전에 이미 이 사건 특허권 등을 침해한 자에 대하여는 소외 회사가 제재조치를 가할 권리가 없으므로 이를 방치할 경우 전용실시권의 행사에 지장이 초래될 것이 분명하여 원고 등이 이에 대한 제재나 침해금지청구 등 필요한 조치를 취함으로써 이 사건 특허권 등을 보호할 의무를 부담함을 명백히 함과 아울러 원고 등이 권리침해자에 대하여 제재조치 등을 하는 경우의 비용부담을 정하기 위하여 위 합의각서에 포함시킨 것인 사실을 인정할 수 있고 이와 일부 배치되는 원심 및 당심증인 김형기의 각 일부 증언은 위에서 든 증거들에 비추어 믿지 아니하고 달리 반증이 없으나, 원고 등이 위의 특허권 등 침해자에 대하여 제재조치를 가할 의무가 원고 등이 소외 회사나 피고 회사에 대하여 전용실시권 사용료 청구를 하기 위하여는 반드시 먼저 이행하지 않으면 안 될 선행의무라는 점에 관하여는 위에서 든 증거들에 비추어 믿지 아니하는 을 제9호증, 을 제10호증의 각 기재 외에는 이를 입증할 아무런 자료가 없으므로 위의 의무가 특허사용료 지급청구를 위한 선이행의무임을 전제로 하는 피고의 위 항변은 이유 없다.

4. 다음으로, 피고는 원고에게 1989년 이후의 이 사건 전용실시권 사용료로 수차례에 걸쳐 합계 금 7,495,021원을 지급하였으므로 1989년 사용료에 충당된 5,828,400원을 공제한 나머지인 금 1,666,621원은 이 사건 1990년도분 사용료에 충당되었다고 항변하므로 살피건대, 성립에 다툼이 없는 을 제11호증의 1 내지 4, 원고가 공성부분의 성립 및 수령사실을 인정하는 을 제9호증, 을 제10호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 원고가 피고에게 1989.12.9. 1989년 6,7,9월분 특허사용료로 금 1,664,800원을, 사용기간을 특정하지 아니한 채 특허사용료로서 1989.12.26. 금 2,212,300원, 같은 달 29. 금 700,000원, 1990.12.22. 금 2,917,921원, 합계 금 7,495,021원을 지급한 사실을 각 인정할 수 있고 달리 반증이 없으며, 원고는 1989년도분 특허사용료가 금 5,478,400원임을 자인하고 있는바, 피고의 변제금 중 변제충당할 부분을 특정하지 아니한 부분은 민법 제477조 제3항에 따라 이행기가 먼저 도래한 1989년도분 특허사용료에 우선 충당되고 나머지 금 2,016,621원(=7,495,021-5,478,400)은 1990년도분 사용료에 충당되었다고 할 것이니 결국 피고가 주장하는 바에 따라 이 사건 1990년도분 사용료 중 금 1,666,621원이 변제충당으로 소멸하였다고 할 것이므로 피고의 위 항변은 이유 있다 할 것이다.

5. 그렇다면, 피고는 원고에게 1990.1.1.부터 같은 해 10.31.까지의 이 사건 특허사용료 금 12,990,879원(=14,657,500-1,666,621) 및 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 소장부본 송달 익일임이 기록상 명백한 1991.3.5.부터 당심 판결선고일인 1992.7.23.까지는 민법 소정의 연 5푼의(원고는 소장부본 송달 익일부터 소송촉진등에관한특례법 소정의 연 2할 5푼의 비율에 의한 지연손해금의 지급을 구하나 당심 판결선고일까지는 피고가 이행의무의 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되므로 이 부분 청구는 받아들이지 아니한다), 그 다음날부터 완제일까지는 위 특례법 소정의 연 2할 5푼의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다 할 것이므로 원고의 이 사건 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각할 것인바, 원심판결은 이와 일부 결론을 달리하여 부당하므로 원심판결의 피고 패소부분 중 위 인정 범위를 초과하여 지급을 명한 피고 패소부분을 취소하여 이에 대한 원고의 청구를 기각하고, 피고의 나머지 항소는 이유 없어 기각하며, 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제96조 , 제89조 , 제92조 를 적용하여 주문과 같이 판결한다.