가. 상품의 동종 여부에 대한 판단기준 및 구 상표법시행규칙(1990.9.4. 상공부령 제753호로 개정되기 전의 것) 제10조 제1항 의 별표인 상품구분표에 같은 유, 같은 세목의 상품으로 기재되어 있는 살충제와 모기향을 대등하고 대립적인 개념으로 파악하여야 하는지 여부(소극)

나. 모기와 파리를 구제하는 의약품인 “베이프 매트”는 살충제에 해당하므로 상표권자가 등록상표에 관하여 지정상품을 살충제로 하여 제3자에게 통상사용권을 부여하여 그 등록을 마치고, 그 통상사용권자인 제3자가 살충제에 해당하는 '베이프 매트'를 생산하여 등록상표를 사용하여 왔다면, 상표권자가 상표사용권설정등록 없이 타인에게 상표를 사용하도록 하거나 그 사용을 묵인하였다고 할 수 없고, 또 그 상표를 국내에서 사용하지 않았다고 할 수도 없다고 한 사례

가. 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제11조 제1항 에 의하면, 상표등록출원은 상공부령으로 정하는 상품구분 내에서 상표를 사용할 1 또는 2 이상의 상품을 지정하여 상표마다 출원하여야 하고, 같은법시행규칙(1990.9.4. 상공부령 제753호로 개정되기 전의 것) 제10조 제1항 의 별표인 상품구분표에 의하면, 살충제와 모기향은 모두 제10류(화학품과 약품)의 제4상품군(약제)에 속하여 있으나, 상품구분표는 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 동종의 상품을 법정한 것은 아니고 상품의 동종 여부는 어디까지나 그 품질, 형상, 용도, 거래의 실정 등에 비추어 결정하여야 하므로 상품구분표에 살충제와 모기향이 나란히 같은 유, 같은 세목의 상품으로 기재되어 있다고 하더라도 반드시 이에 구속되어 살충제와 모기향을 대등하고 대립적인 개념으로 파악하여야 하는 것은 아니다.

나. 등록상표를 사용한 상품인 "베이프 매트"는 알레스린 등의 원료를 방향이 있는 청색펄프판에 흡착건조시킨 것으로서 전기훈증기 위에 이를 얹어 놓고 전기를 통하게 하여 그 열로 유효성분을 휘산시켜 모기와 파리를 구제하는 의약품일 뿐만 아니라 일반적으로 살충제의 일종으로 분류되어 생산, 판매되고 있음을 알 수 있으므로 “베이프 매트”가 모기향에 포함되는지는 별론으로 하고 살충제에 해당함은 분명하므로 상표권자가 등록상표에 관하여 지정상품을 살충제로 하여 제3자에게 통상사용권을 부여하여 그 등록을 마치고, 그 통상사용권자인 제3자가 살충제에 해당하는 “베이프 매트”를 생산하여 등록상표를 사용하여 왔다면, 이는 상표권자가 상표사용권설정등록 없이 타인에게 상표를 사용하도록 하거나 그 사용을 묵인하였다고 할 수 없고, 또한 구 상표법 제31조 제4항 에 의하여 상표권자가 등록상표를 사용한 것으로 보아야 하므로 그 상표를 국내에서 사용하지 않았다고 할 수도 없다고 한 사례.

가.나. 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제11조 , 같은법시행규칙(1990.9.4. 상공부령 제753호로 개정되기 전의 것) 제10조 나. 구 상표법 제45조 1항 제1 , 3호

가. 대법원 1990.7.27. 선고 89후1974 판결(공1990,1801) 1990.8.28. 선고 89후834 판결(공1990,2026) 1991.3.27. 선고 90후1178 판결(공1991,1289)

심판청구인

후마키라 가부시기가이샤 소송대리인 변리사 나영환 외 1인

특허청 1991.12.20. 자 89항당491 심결

원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

상고이유를 본다.

원심결 이유에 의하면, 원심은 피심판청구인은 살충제와 모기향 등 11종(상품구분 제10류)을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표의 상표권자로서 1986. 8. 4. 청구외 유유 후마킬라 주식회사 앞으로 살충제를 지정상품으로 하는 통상사용권설정등록을 하고 위 회사로 하여금 “베이프 매트”라는 상품을 생산하여 등록상표를 그 상품에 사용하게 하였으나 청구외 회사가 이 사건 등록상표를 사용하여 판매한 상품은 살충제가 아니라 모기향에 해당하는바, 이는 상표권자인 피심판청구인이 모기향에 대한 상표사용권설정등록 없이 자기의 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 타인이 사용하는 것을 묵인하거나 사용하게 하였을 때에 해당하고, 또 청구외 회사가 등록상표를 지정상품으로 사용권설정등록이 되지 아니한 모기향에 대하여 사용한 것은 구 상표법(1990.1.13.법률 제4210호로 개정되기 이전의 것. 이하같다) 제31조 제4항 소정의 등록상표의 사용으로 볼 수 없어 상표권자가 등록상표를 정당한 이유 없이 국내에서 그 지정상품에 1년 이상 사용하지 아니한 때에 해당하므로 등록상표는 구 상표법 제45조 제1항 제1호 , 제3호 에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 판단하였다.

그런데 구 상표법 제11조 제1항 에 의하면, 상표등록출원은 상공부령으로 정하는 상품구분내에서 상표를 사용할 1 또는 2 이상의 상품을 지정하여 상표마다 출원하여야 하고, 구 상표법시행규칙(상공부령 제641호) 제10조 제1항 의 별표인 상품구분표에 의하면, 살충제와 모기향은 모두 제10류(화학품과 약품)의 제4상품군(약제)에 속하여 있으나, 상품구분표는 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 동종의 상품을 법정한 것은 아니고 상품의 동종여부는 어디까지나 그 품질, 형상, 용도, 거래의 실정 등에 비추어 결정하여야 하므로( 당원 1991.3.27.선고 90후1178 판결 등 참조) 상품구분표에 살충제와 모기향이 나란히 같은 류, 같은 세목의 상품으로 기재되어 있다고 하더라도 반드시 이에 구속되어 살충제와 모기향을 대등하고 대립적인 개념으로 파악하여야 하는 것은 아니라고 할 것이다.

기록에 의하면, 청구외 회사가 생산하여 등록상표를 사용한 상품인 “베이프매트”는 알레스린 등의 원료를 방향이 있는 청색펄프판에 흡착·건조시킨 것으로서 전기훈증기 위에 이를 얹어 놓고 전기를 통하게 하여 그 열로 유효성분을 휘산시켜 모기와 피리를 구제하는 의약품일 뿐만 아니라 일반적으로 살충제의 일종으로 분류되어 생산, 판매되고 있음을 알 수 있으므로 “베이프 매트”가 모기향에 포함되는지는 별론으로 하고 살충제에 해당함은 분명하다.

이는 상표구분표상의 같은 구분 중에 모기향이라는 상품이 살충제와 따로 기재되어 있다고 하여 결론이 달라지는 것이 아니다.

그러므로 상표권자인 피심판청구인이 등록상표에 관하여 지정상품을 살충제로 하여 청구외 회사에게 통상사용권을 부여하여 그 등록을 마치고, 그 통상사용권자인 위 회사가 살충제에 해당하는 “베이프 매트”를 생산하여 등록상표를 사용하여 왔다면, 이는 상표권자가 상표사용권설정등록 없이 타인에게 상표를 사용하도록 하거나 그 사용을 묵인하였다고 할 수 없고, 또한 구 상표법 제31조 제4항 에 의하여 상표권자가 등록상표를 사용한 것으로 보아야 하므로 그 상표를 국내에서 사용하지 않았다고 할 수도 없다.

그런데도 불구하고 원심이 청구외 회사가 등록상표를 사용한 상품이 사용권설정등록된 지정상품인 살충제에 해당하지 않는다고 보고 등록상표에는 구 상표법 제45조 제1항 제1 , 3호 의 등록취소사유가 있다고 판단한 것은 상표법상 상품의 동일성에 관한 법리를 오해하였거나 등록상표의 지정상품에 관한 심리미진, 판단유탈의 위법을 저지른 것이라고 아니 할 수 없다.

이 점을 지적하는 주장은 이유 있다.

그러므로 원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.