특허권자로부터 전용실시권을 설정받은 자가 특허권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 구하는 경우에 있어서의 손해액

특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 받은 손해의 배상을 청구하는 경우, 권리를 침해한 자가 그 침해 행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정하는 것이고( 특허법 제128조 제1항 ), 따라서 특허권자 및 전용실시권자가 입은 손해의 총액은 위 법조항의 경우 침해행위자가 얻은 이익의 액에 한정되므로, 전용실시권자의 손해는 특허권자에게 지불하여야 할 실시료 상당액을 공제한 잔액이라 할 것이나, 전용실시권자가 특허권자로부터 전용실시권을 일정액에 매수하여 전용실시권자만이 특허권을 실시하고 있는 경우에는 침해행위자가 얻은 이익의 액이 모두 전용실시권자의 손해로 된다.

특허법 제128조

원고 주식회사

피고 주식회사

1. 피고는 원고에게 금 15,000,000원 및 이에 대한 1990.12.30.부터 완제일까지 연 5푼의 비율에 의한 금원을 지급하라.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

3. 제1항은 가집행할 수 있다.

주문과 같다.

일본국 소재 소외 고유슈하 네쓰렌 가부시기 가이샤(이하 소외 회사라고 한다)가 인장강도가 높고 가공성이 풍부한 냉간소성가공용 강재의 제조방법을 발명하여 위와 같은 이름으로 1979.4.13.에 특허를 출원하여 1984.12.20. 등록번호 제53198호로써 특허권등록(이하 이 사건 특허권이라 한다)을 마친 사실, 원고는 1989.12.20. 소외 회사로부터 실시범위 제조, 판매, 사용, 확포, 기간 1989.12.20.부터 1992.12.20.까지로 하는 전용실시권을 설정받고 1989.12.27.에 그 설정등록을 마친 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 각 성립에 다툼이 없는 갑 제1호증의 2,3,4, 갑 제2호증의 1, 갑 제3호증의 1, 증인 구자덕의 증언에 의하여 진정성립이 인정되는 갑 제1호증의 1의 각 기재와 위 증인의 증언에 변론의 전취지를 종합하면, 이 사건 특허의 특허등록충원의 원서에 첨부된 명세서의 특허등록 청구의 범위는 탄소(C) 함유량 0.17-0.65퍼센트, 실리콘(Si) 함유량 0.15-2.20 퍼센트, 망간(Mn) 함유량 0.70-1.65퍼센트의 담금질 가능한 강재 또는 상기 조성에 크롬(Cr) 혹은 몰리브렌(Mo)을 첨가한 담금질 가능한 강재를 고주파 유도가열에 의해서 당해 강재에 대한 오오스테나이트 변태점(금속의 강도가 냉각 후 가장 강하도록 가열한 상태) 이상의 온도로 급속가열한 후 담금질을 행하고 연후에 당해 담금질 강재를 고주파유도가열에 의해서 100℃/sec 이상의 가열 속도록 300-600의 온도 범위를 급속가열하고, 당해 온도범위의 소망하는 온도에 도달하였을 때 당해 가열을 중지하고 짧은 가열시간을 두거나 또는 두지 않고 50℃/sec 이상의 냉각속도로 냉각함으로써 항장력 150kgf/mm 이상이고 또한 신장도 죄이기 등이 극히 높은 가공성이 풍부한 냉간소성 가공용 강재를 제조하는 것을 특징으로 하는 냉간소성 가공용강재의 제조방법으로서 그 작용효과는 코일스프링, 판스프링, 토오선바아의 제조에 이용되며 고장도이고 높은 내구성과 내크리이프성을 필요로 하며 또한 제조공정에 있어서 소성가공 공정을 필요로 하는 모든 제품의 제조에 이용되는 가공용 강재의 제조방법에 관한 것인 사실, 한편 피고는 1990.6.부터 같은 해 8.까지 이형피씨봉관 7.4. 파이(Prestressed concrete steel bar,이하 피고 제품이라 한다)의 제조 판매를 업으로 하고 있는데 피고가 생산한 제품의 특성은 강재성분으로서 탄소가 0.32 퍼센트, 실리콘 0.22 퍼센트, 망간이 0.79 퍼센트로 구성되어 있으며, 피고 제품생산에 채택하고 있는 장치설비로 고주파유도가열로를 이용하고 있고, 제조공정상의 가열속도는 235.3℃/sec 이며, 제조공정상의 냉각속도는 106℃/sec 이고, 제조공정상의 고주파유도가열로에서 가열하는 소려온도는 400℃이며, 위와 같은 제조공정을 통하여 얻어진 피고 제품의 기계적 특성인 항장력은 155kgf/mm 인 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없다.

위 인정사실에 의하면 피고가 생산한 제품의 기술내용은 제품의 제조에 필요한 원료의 성분, 제조설비, 제조공정에서 동원되는 기술수단과 그 조건, 제조완료된 제품의 특성에 있어서 원고의 전용실시권의 범위에 속한다 할 것이므로 피고가 피고 제품을 제조 판매한 행위는 원고의 전용실시권을 침해한 것으로서 피고는 위 침해행위에 관하여 과실이 있는 것으로 추정되고 그 추정을 뒤집을 만한 주장과 입증이 없으므로 피고는 원고에 대하여 위 침해행위에 의하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다 할 것이다.

그러므로 나아가 원고가 입은 손해의 범위에 관하여 보기로 한다.

원고가 소외 회사에 대하여 특허권실시에 따르는 기술원조, 기술지도, 기계설비 등의 제공의 대가로서 계약발효일로부터 30일 이내 착수금으로 미화 16,666달라, 수수료(로얄티)로서 매년판매이득액의 1.5%를 총액 미화 83,334달라에 이르기까지 합계금 미화 100,000달라를 지급하기로 약정하여 현재까지 수수료 총액 미화 100,000달라를 전액 지불하였다고 주장함에 대하여 피고는 이를 명백히 다투지 아니하므로 원고와 피고 사이에 서로 다툼이 없는 것으로 본다.

그런데, 특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 받은 손해의 배상을 청구하는 경우, 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정하는 것이고( 특허법 제128조 제1항 ), 특허권자 및 전용실시권자가 입은 손해의 총액은 특허법 제128조 제1항 의 경우 침해행위자가 얻은 이익의 액에 한정되는 것이므로 전용실시권자의 손해는 특허권자에게 지불하여야 할 실시료 상당액을 공제한 잔액이라 할 것이나 전용실시권자가 특허권자로부터 전용실시권을 일정액에 매수하여 전용실시권자만이 특허권을 실시하고 있는 경우에는 피고가 얻은 이익의 액이 모두 전용실시권자의 손해로 되는 것이라 할 것인바, 원고가 1987.12.27. 소외 회사로부터 이 사건 특허권의 전용실시권을 설정받고 이형 피씨(pc) 봉관 7.4.파이(ø) 외 약 10여종을 생산 판매하여 온 사실, 피고는 1990.6.부터 8월까지 사이에 피고가 생산, 판매한 이형봉관 7.4. 파이의 수량은 월 100톤씩 합계 300톤이고, 그 제품의 톤당 생산단가가 금 500,000원이며 그 판매이득이 생산단가의 10%인 금 50,000원인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 증인 이준표의 증언에 변론의 전취지를 종합하면 특허권자인 소외 회사는 원고에게 전용실시권을 설정하고 대한민국 국내에서는 특허권을 실시하지 아니하고 전용실시권자인 원고만이 이형피씨봉관 7.4 파이를 생산하고 있는 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없으며, 위 특허권의 실시에 관하여 원고와 경합관계에 있는 제3자가 존재하는 점에 관하여 피고로부터 아무런 주장과 입증이 없다.

위 인정사실에 비추어 보면 원고는 소외 회사로부터 이 사건 특허권의 전용실시권을 대금 미화 100,000 달라에 매수하되 그 대금지급 방법을 매출액을 기준으로 하여 수수료를 지급하는 방법으로 특약한 것에 불과하고 원고가 제조판매액에 따라 연동적으로 실시료를 소외 회사에게 지불하는 것이 아니라 할 것이니 피고가 위 제품의 판매로 인한 이득액전액 금 15,000,000원(=금 50,000원×300)이 피고의 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해로 추정되므로 원고는 금 15,000,000원 상당의 손해를 입었다 할 것이다.

그렇다면 피고는 원고에게 손해배상금 15,000,000원 및 이에 대한 불법행위일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 소장송달 다음날임이 기록상 명백한 1990.12.30.부터 완제일까지 민법에 정해진 연 5푼의 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다 할 것이므로 이의 이행을 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하고 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제89조 를, 가집행선고에 관하여는 같은 법 제199조 를 각 적용하여 주문과 같이 판결한다.