[1] 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지의 확인을 구할 수 있는지 여부(적극)

[2] 특허권의 권리범위확인심판사건에서 심판청구의 대상이 되는 기술 내용의 특정 정도

[3] 대상 실시발명이 '물건의 발명'이기는 하지만 실시발명의 설명서에 그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 경우, '방법의 발명'인 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다고 한 사례

[1] 특허권자는 업 (업) 으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고, 그 중 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 이외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위까지 그 실시에 포함되므로, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에까지 특허권의 효력이 미친다 할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다.

[2] 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서는 심판청구의 대상이 되는 기술내용은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것이지만, 그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이며, 또 그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 충분하다.

[3] 대상 실시발명이 '물건의 발명'이기는 하지만 실시발명의 설명서에 그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 경우, '방법의 발명'인 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다고 한 사례.

[1] 특허법 제2조 제3호 , 제97조 , 제135조 제1항 [2] 특허법 제135조 제1항 [3] 특허법 제135조 제1항

[2] 대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결(공1994하, 1833) 대법원 2002. 4. 23. 선고 2000후2323 판결(공2002상, 1285)

주식회사 씨인터내셔널 (소송대리인 변리사 김병진 외 2인)

주식회사 얀코 (소송대리인 변리사 이수완 외 4인)

특허법원 2003. 8. 28. 선고 2002허7377 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다.

1. 원심의 판단

원심은, 원고가 실시하는 발명(원심 판시의 '(가)호 발명'이다, 이하 '원고 실시발명'이라 한다)이 피고의 이 사건 특허발명(특허번호 제297963호)의 권리범위에 속하는지의 여부에 관하여, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 내지 제4항(이하 '이 사건 제1항 내지 제4항 발명'이라 한다)은 모두 '주름이 형성된 고신축성 의류의 제조방법'에 관한 발명임에 반하여, 피고가 이 사건 심판절차에서 심판의 대상으로 특정한 원고 실시 발명은 '주름이 형성된 신축성 의류'라는 물건에 관한 것으로서, 그 자체만으로는 이 사건 특허발명과 그 목적·구성 및 효과 등을 대비하여 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 판단할 수 없으므로, 이 사건 심판절차에서는 심판청구의 대상인 원고 실시발명에 대하여 특정을 촉구하여 그 보정을 명하고 보정에 불응하거나 보정이 불가능한 경우에는 그 심판청구를 각하했어야 함에도 불구하고 그 보정을 명하지 아니하고 방법의 발명인 이 사건 특허발명과 대비할 수 없는 물건의 발명인 원고 실시발명을 대상으로 특허권의 보호범위 여부를 판단하여 피고의 심판청구를 인용한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다는 취지로 판단하였다.

2. 대법원의 판단

특허법 제94조 에 의하면, 특허권자는 업(업)으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고, 그 중 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 이외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위까지 그 실시에 포함되므로{ 특허법 제2조 제3호 (나) · (다) 목 참조}, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에까지 특허권의 효력이 미친다 할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다 할 것이고, 한편 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서는 심판청구의 대상이 되는 기술내용은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것이지만, 그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이며, 또 그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 충분하다 할 것이다( 대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결 참조).

위 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 이 사건 특허발명은 '주름이 형성된 고신축성 의류의 제조방법'에 관한 것이고, 피고가 이 사건 심판절차에서 특정한 원고 실시발명은 그 '명칭'이 '주름이 형성된 신축성 의류'에 대한 것이기는 하지만, 원고 실시발명의 설명서에는 '신축성 의류의 외형도, 주름부분 확대도, 제조 공정 흐름도, 제조 공정 참고도'가 도시(도시)되어 있고, '물품의 목적 및 구성'에 관하여, 합성섬유 원단에 주름을 형성하여 풍부한 신축성을 제공하면서 미려한 외관을 갖도록 할 목적으로 다음과 같은 제조 공정, 즉 합성섬유 원단으로 원하는 디자인을 하는 디자인공정, 디자인 한 다음 규칙 또는 불규칙 등배수 등으로 주름 간격과 패턴을 설계하는 패턴공정, 원단을 일정한 형태로 자르는 재단공정, 재단된 원단을 재봉하여 의류를 만들고 다림질하는 봉제 및 다림질공정, 원하는 입체감 등을 선택적으로 넣는 주름 모양 디자인 및 주름 형성공정, 원단문양과 주름이 수축되도록 열처리하는 열처리·수축 공정, 세탁 및 마무리공정으로 이루어진다고 기재하여 그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 사실이 인정되므로, 원고 실시발명은 이 사건 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단할 수 있을 정도로 그 생산방법이 구체적으로 특정되었다고 봄이 상당하다.

그렇다면 원심으로서는, 이 사건 특허발명과 위에서 본 생산방법에 의해 특정된 원고의 실시발명을 대비하여 그 권리범위의 귀속 여부를 판단하여야 함에도 불구하고 이 사건 특허발명은 '방법의 발명'임에 반하여, 원고 실시발명은 '물건에 관한 발명'으로서 그 카테고리가 다르므로 그 대비가 불가능하여 원고 실시발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 없다고 단정한 나머지 피고의 이 사건 심판청구를 인용한 심결을 취소하고 말았으니, 원심판결에는 특허권의 효력범위에 대한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있고 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유가 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 대하여 판단할 필요 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.