갑이 ‘카약’, ‘카누’ 등을 지정상품으로 하는 등록상표 “ ”의 상표권자 을을 상대로 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 등에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, 등록상표가 지정상품의 성질이나 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례

갑이 ‘카약’, ‘카누’ 등을 지정상품으로 하는 등록상표 “ ”의 상표권자 을을 상대로 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호 등에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안이다.

우리나라의 영어보급실태와 교육수준에 비추어 보면, 일반 수요자나 거래자는 등록상표가 ‘pedal’과 ‘craft’가 결합된 표장임을 쉽게 알 수 있을 것으로 보이는 점, ‘pedal’은 ‘페달’, ‘페달식 추진의’라는 의미를 가진 쉬운 영어 단어인 점, ‘craft’는 ‘배’, ‘보트’라는 의미로 ‘watercraft’, ‘WIG craft’, ‘hover craft’ 등 다수의 사용례가 존재하는 점 등 제반 사정을 종합하면, 등록상표가 지정상품인 카약, 카누 등에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 ‘페달이 달린 배(보트)’ 또는 ‘페달로 움직이는 배(보트)’와 같은 의미로 인식되거나 이와 관련이 있는 것으로 직감되고, 또한 등록상표는 지정상품의 성질이나 용도를 직접적으로 표시한 것으로 지정상품의 특성을 광고할 때 등 그 유통과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장으로서 특정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니하므로, 등록상표가 지정상품의 성질이나 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례이다.

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제3호 (현행 제33조 제1항 제3호 참조)

원고 (소송대리인 변리사 김영관)

피고

2018. 4. 20.

1. 특허심판원이 2017. 11. 3. 2017당2664호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 전제된 사실관계

[증거] 갑 제1, 2, 32호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

가. 이 사건 등록상표

1) 등록번호: (등록번호 생략)

2) 출원일/ 등록결정일/ 등록일: 2016. 5. 30./ 2016. 12. 5./ 2016. 12. 6.

3) 구성:

4) 지정상품: 상품류 구분 제12류의 카약, 카약용 패들, 카누, 카누용 패들, 스크류프로펠라, 수송기계기구용 스크류프로펠라, 보트용 프로펠라, 보트용 스크류프로펠라

5) 상표권자: 피고

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2017. 8. 23. 특허심판원 2017당2664호 로 피고를 상대로 이 사건 등록상표가 ‘페달’의 의미가 있는 ‘PEDAL’과 ‘보트’, ‘배’의 의미가 있는 ‘CRAFT’가 결합된 표장으로 ‘페달보트’, ‘페달이 달린 보트(배)’, ‘페달을 이용하여 움직이는 보트(배)’ 등의 의미로서 지정상품의 성질이 직감되므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호 에 해당하고, 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 표장이므로 구 상표법 제6조 제1항 제7호 에도 해당하며, 이 사건 등록상표가 ‘페달보트’, ‘페달이 달린 보트(배)’, ‘페달을 이용하여 움직이는 보트(배)’와 관련이 없는 상품에 사용되는 경우 상품의 품질에 관하여 오인 또는 혼동을 일으키게 할 우려가 있으므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호 에도 해당한다는 이유로, 위 지정상품들에 관하여 이 사건 등록상표의 등록무효를 구하는 심판을 청구하였다.

2) 그러나 특허심판원은 2017. 11. 3. 다음과 같은 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

○ 이 사건 등록상표의 표장인 “ ”는 ‘(자전거·자동차 등의)페달, (피아노·오르간의)페달’ 등의 의미가 있는 ‘PEDAL’과 ‘(수)공예, (특정 활동에 필요한 모든)기술(기교), 보트, 배, 항공기’ 등의 의미가 있는 ‘CRAFT’가 결합된 표장이고, 사전상 특정한 의미를 찾을 수 없는 조어로서 우리나라의 현재 영어수준에 비추어 볼 때 ‘페달보트’ 또는 ‘페달이 달린 보트(배)’로 인식된다고 볼 수 없다.

○ 따라서 이 사건 등록상표는 ‘카약, 카누’ 등 그 지정상품의 품질, 용도, 효능, 원재료, 형상, 사용방법 등의 성질을 직접적으로 표시하는 기술적 표장이라고 할 수 없으므로 구 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당한다고 할 수 없고, 그 지정상품의 품질 등 성질을 직감적으로 표시한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 자타상품 간의 출처표시 기능을 할 수 없거나 특정인에게 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하게 하는 것이 공익상 바람직하지 아니하다고 볼 만한 사정도 없으므로 구 상표법 제6조 제1항 제7호 에 해당한다고 할 수 없으며, 수요자들로 하여금 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있다고 볼 수도 없으므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호 에도 해당하지 아니한다.

2. 원고 주장의 심결취소 사유의 요지

가. 이 사건 등록상표는 ‘PEDAL’과 ‘CRAFT’가 결합된 표장인데, ‘PEDAL’은 ‘페달’의 의미를 가진 쉬운 영어단어이고, ‘CRAFT’는 ‘배’ 또는 ‘보트’의 의미를 가진 쉬운 단어로서 ‘배(보트)’, ‘선박’의 의미로 널리 사용되고 있어 일반 수요자나 거래자에게 ‘페달이 달린 배(보트)’ 또는 ‘페달을 이용하여 움직이는 배(보트)’라는 의미로 직감되어 지정상품과 관련하여 해당 상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표이므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당한다.

나. 이 사건 등록상표는 일반 수요자나 거래자에게 ‘페달이 달린 배(보트)’ 또는 ‘페달을 이용하여 움직이는 배(보트)’라는 의미로 직감되어 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하고, ‘페달이 달린 배(보트)’ 또는 ‘페달을 이용하여 움직이는 배(보트)’는 오래 전부터 널리 제작·유통 및 사용되어 온 상용화된 상품으로서 지정상품과 관련하여 공익상 누구나 사용할 수 있도록 허용되어야 할 뿐만 아니라 이 사건 등록상표가 거래업계에서 위와 같은 상품의 상품명칭으로 사용되어 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지도 아니하므로, 구 상표법 제6조 제1항 제7호 에 해당한다.

다. 이 사건 등록상표는 일반 수요자가 거래자에게 ‘페달이 달린 배(보트)’ 또는 ‘페달을 이용하여 움직이는 배(보트)’라는 의미로 직감되어 ‘페달이 달린 배(보트)’ 또는 ‘페달을 이용하여 움직이는 배(보트)’와 관련이 없는 상품에 사용되는 경우, 일반 수요자가 ‘페달이 달린 배(보트)’ 또는 ‘페달을 이용하여 움직이는 배(보트)’와 관련이 있는 상품으로 상품의 품질을 오인·혼동할 우려가 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단에 해당한다.

라. 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 하는바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

구 상표법 제6조 제1항 제3호 가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점·배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다( 대법원 1997. 5. 23. 선고 96후1729 판결 , 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조). 그리고 출원상표가 구 상표법 제6조 제1항 각호 의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다( 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

1) 갑 제3 내지 15, 17 내지 23, 26, 28, 33호증, 을 제1, 3, 6, 17, 19, 24호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실이 인정된다.

가) 네이버 영어사전에 ‘pedal’은 ‘재봉틀·자전거·자동차 등의 페달’이라는 명사로서의 의미, ‘페달의’, ‘페달식 추진의’라는 형용사로서의 의미 등을 가지는 영어단어이고, 그 난이도는 중 3, 고교 공통 수준으로 기재되어 있다.

나) 네이버 영어사전에 ‘craft’는 ‘(수)공예’, ‘기술(기교)’, ‘술책, 술수’, ‘보트’, ‘배’ 등의 명사로서의 의미를 가진 영어단어이고, 그 난이도는 중 1, 고교 영어 1, 고교 영어 2 수준으로 기재되어 있으며, craft의 유의어로는 ‘vessel, boat, ship’ 등으로 기재되어 있다. 또한 다음(Daum) 영어사전에 접미사 ‘-craft’는 ‘탈 것’, ‘기교, 공예’ 등의 뜻을 가진다고 기재되어 있고, 메리엄웹스터(Merriam-Webster) 영영사전에도 ‘craft’에 대하여 ‘a boat especially of small size’라는 의미로도 기재되어 있다.

다) 두산 백과사전에 수상모터사이클의 영문명은 ‘personal water craft’로, 주1) 위그선 의 영문명은 ‘WIG craft’로, 주2) 호버크라프트 의 영문명은 ‘hover craft’로 각 기재되어 있고, 국방과학기술용어사전에 고속 고무보트의 영문명은 ‘Combat Rudder Raiding Craft’로 기재되어 있으며, 선박항해용어사전에 작업선의 영문명은 ‘working craft’, ‘construction craft’로 기재되어 있고, 그 설명 부분에 “craft는 ship, vessel 등과 마찬가지로 일반적으로 배를 가리키지만, 경우에 따라서는 소형의 배를 가리키는 경우도 있다.”라고 기재되어 있다. 또한 특허청 상품분류코드는 ‘개인용 선박’의 영문명을 ‘personal watercraft’로 표시하고 있다.

라) 옥스퍼드(Oxford) 영영사전에 ‘pedal craft’는 ‘pedal boat’의 의미를 가지고, 그 기원은 1940년대 ‘The Times’에서 처음으로 사용되었다는 취지로 기재되어 있다.

마) 1982. 1. 5.자 매일경제신문에 “세계 9개국이 참가, 서독 뉘른베르크에서 열린 발명품전시회에서 인기를 차지한 자전거를 이용한 페달보트”에 관한 기사가, 1989. 7. 25.자 한겨레신문에 “여의도지구의 경우 열흘 만에 39척의 페달보트 가운에 6척을 제외한 33척이 고장났다.”라는 내용의 기사가 각 게재되었다. 또한 이 사건 등록상표의 등록일에서 그리 멀지 않은 2017. 8. 23. 인터넷 포털사이트 네이버에 페달보트로 뉴스기사를 검색하면 1992. 8. 26.자 연합뉴스 기사를 시작으로 약 1,663건의 기사가 검색되고, 네이버 블로그, 네이버 카페에 페달보트로 검색하면 약 4,873건의 블로그 소개자료와 약 1,144건의 네이버 카페 소개자료가 검색되며, 2017. 12. 무렵 네이버에 페달보트로 이미지 검색을 하면 약 5,750건의 페달식 보트의 이미지가 검색된다. 또한 페달보트는 2004년 무렵 국어사전에 ‘페달을 발로 밟아서 추진하는 작은 배’로 등재되었다.

바) 호주의 카약 등 판매업체(C-Kayak Australia Pty Ltd., 이하 ‘씨카약’이라 한다)는 중국업체(Cixi Luosaifei Kayak Co. Ltd., 이하 ‘시안카약’이라 한다)로부터 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약을 수입하여 판매하면서 이 사건 등록상표 출원일 이전인 2015. 8. 27. 호주 특허청에 지정상품을 ‘카누(canoes), 카약(kayaks), 워터크래프트(watercraft)’로 정하여 이 사건 등록상표와 동일한 표장인 “PEDALCRAFT”에 대하여 상표등록출원을 하였으나, 호주 특허청 심사관은 2015. 12. 7. “‘PEDALCRAFT’는 운전자가 페달의 힘으로 가속도를 얻는 배(선박)를 의미하는바, 이는 일반적으로 페달의 힘을 사용하는 보트, 카누, 카약 등의 일련의 배(선박)를 설명하는 데 사용되고, 다른 거래자들도 유사한 상품과 서비스에 사용할 수 있어야 한다.”라는 취지의 상표심사보고서를 작성하여 이를 씨카약에 통지하였고, 이에 대하여 상표등록출원인인 씨카약이 별다른 의견서를 제출하지 않자, 2017. 3. 23. 최종적으로 상표등록을 거절하였다.

사) 시안카약은 이 사건 등록상표 출원일 이전부터 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약의 상품명에 “PEDALCRAFT”를 사용하여 왔고, 원고와 피고 모두 이 사건 등록상표 출원일 이전부터 시안카약으로부터 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약을 수입하여 국내에 판매하여 왔는데, 이 사건 등록상표 출원일 이전부터 시안카약에 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약을 주문하면서 주문서에 상품명을 ‘PedalCraft 10ft’ 등으로 기재하였다.

아) 두산 백과사전에 ‘카약’은 ‘에스키모인이 일상에서 사용하는 것에서 유래한 무동력 소형 배’로 기재되어 있고, 체육학대사전에 ‘카누’는 ‘패들로 젓는 작은 배’로 기재되어 있으며, 두산 백과사전에 ‘보트’는 ‘갑판이 없는 소형 배’로 기재되어 있다. 또한 국어사전에 ‘패들’은 ‘카누를 저을 때 쓰는 노’로 기재되어 있고, ‘프로펠러’는 선박 등에서 엔진의 회전력을 추진력으로 바꾸는 장치를 통칭한다.

2) 위 인정 사실에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실과 사정, 즉 ① 이 사건 등록상표는 ‘PEDAL’ 부분과 ‘CRAFT’ 부분이 간격을 띄우지 않고 연서된 것으로 영어사전에서 단어 전체로는 검색되지 않지만, ‘pedal’은 ‘페달’, ‘페달식 추진의’라는 의미를 가지고, ‘craft’는 ‘(수)공예’, ‘기술(기교)’, ‘술책, 술수’, ‘보트’, ‘배’ 등의 의미를 가지는데, 우리나라의 영어보급실태와 교육수준에 비추어 보면, 일반 수요자나 거래자는 이 사건 등록상표가 ‘pedal’과 ‘craft’가 결합된 표장임을 쉽게 알 수 있을 것으로 보이는 점, ② ‘pedal’은 ‘페달’, ‘페달식 추진의’라는 의미를 가진 쉬운 영어 단어인 점, ③ ‘craft’는 ‘배’, ‘보트’라는 의미가 있고, 접미사로 사용될 경우 ‘탈 것’의 의미도 있으며, ‘craft’라는 영어단어의 난이도가 의미의 구별 없이 중 1, 고교 영어 1, 고교 영어 2 정도일 뿐만 아니라 배, 보트의 의미로 사용된 ‘watercraft’, ‘WIG craft’, ‘hover craft’ 등 다수의 사용례가 존재하고, 특허청도 개인용 선박의 영문명을 영어단어 ‘craft’가 포함된 ‘personal watercraft’로 기재하여 상품분류코드로 분류하고 있는 점, ④ 1982년 이후 페달을 발로 밟아서 추진하는 작은 배를 의미하는 ‘페달보트’에 관한 신문기사, 이미지 등이 신문이나 인터넷 포털사이트, 인터넷 블로그 등에 다수 게재되었고, 이 사건 등록상표 출원일 이전인 2004년에는 국어사전에도 등재되었는바, 페달보트와 이 사건 등록상표인 “PEDALCRAFT”는 그 구성상 ‘페달’과 그 영어단어인 ‘PEDAL’ 부분은 동일하고, 페달보트의 ‘보트’ 부분 역시 앞서 본 바와 같이 배, 보트의 의미로도 다수 사용되고 있는 영어단어인 ‘CRAFT’와 실질적으로 동일한 점, ⑤ 더욱이 ‘pedal craft’는 옥스퍼드 영영사전에 ‘pedal boat’의 의미로 등재되어 있고, 이 사건 등록상표 출원일 이전인 1940년대에 이미 ‘pedal boat’와 같은 의미로 사용된 것으로 보일 뿐만 아니라, 실제로 이 사건 등록상표 출원일 이전에 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약 제조업체인 중국의 시안카약으로부터 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약을 수입하여 판매하던 호주의 씨카약이 호주 특허청에 이 사건 등록상표와 동일한 표장인 “PEDALCRAFT”에 대하여 상표등록출원을 하였으나, ‘PEDALCRAFT’는 운전자가 페달의 힘으로 가속도를 얻는 배를 의미하여 페달의 힘을 사용하는 카누, 카약 등을 설명하는 데 사용되므로 다른 거래자들도 유사한 상품에 사용할 수 있어야 한다는 이유로 상표등록이 거절된 점, ⑥ 시안카약은 이 사건 등록상표 출원일 이전부터 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약의 상품명에 “PEDALCRAFT”를 사용하여 왔고, 시안카약으로부터 이를 수입하여 판매하는 원고나 피고 역시 이 사건 등록상표 출원일 이전부터 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약을 주문하면서 주문서에 그 상품명을 ‘PedalCraft 10ft’ 등으로 기재해 온 점, ⑦ 한편 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘카약, 카누’는 소형 배를 의미하고, 그 밖의 ‘카약용 패들, 카누용 패들, 스크류프로펠라, 수송기계기구용 스크류프로펠라, 보트용 프로펠라, 보트용 스크류프로펠라’는 배의 구성품으로서 배를 저을 때 쓰는 노(패들)나 배를 추진하는 장치 중 일부인 프로펠러를 의미하는 점 등을 종합하면, 이 사건 등록상표가 지정상품인 카약, 카누 등에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 ‘페달이 달린 배(보트)’ 또는 ‘페달로 움직이는 배(보트)’와 같은 의미로 인식되거나 이와 관련이 있는 것으로 직감된다고 할 것이다. 또한 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 성질이나 용도를 직접적으로 표시한 것으로 지정상품의 특성을 광고할 때 등 그 유통과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장으로서 특정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니하다.

다. 소결

따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 성질이나 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 나머지 무효 사유에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 위법하다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

주1) 수면 위 5m 이내에서 뜬 상태로 최고 시속 550km까지 달릴 수 있는 초고속선을 의미한다.

주2) 선체의 하면으로부터 압축한 공기를 수면에 강하게 내뿜어서 쿠션을 만들어 그것으로 무게를 받치고 수면과 거의 같은 높이로 항주하는 수송수단을 의미한다.