기능 또는 작용 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서 그 특허발명의 특허청구범위에 기재된 기능 또는 작용이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상, 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물에 게재된 발명과 대비할 수 없다.

[1] 기능 또는 작용 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서 그 특허발명의 특허청구범위에 기재된 기능 또는 작용이 발명의 내용을 한정하는 사항인 경우, 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물에 게재된 발명과 대비할 수 있는지 여부(소극)

[2] 명칭이 “손 보호구 및 고정홀더”인 특허발명의 특허청구범위 제1항의 구성요소 3 중 일부분을 전체 구성에 포함하여 그 특허출원 전 국내에서 반포된 간행물에 게재된 비교대상발명들과 대비하여 볼 때, 위 제1항 발명은 비교대상발명들과 구성요소의 일부 및 작용효과가 상이하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 있다고 할 수 없으므로, 진보성이 부정되지 않는다고 한 사례

[1] 특허법 제29조 제1항 , 제2항 [2] 특허법 제29조 제2항

[1] 대법원 2004. 4. 28. 선고 2001후2207 판결 (공2004상, 926)

주식회사 강산이엔에스 (소송대리인 변리사 김태곤외 1인)

피고 (소송대리인 특허법인 무한 담당변리사 이창훈외 1인)

특허법원 2007. 10. 5. 선고 2007허1077 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 참고서면들의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

기능 또는 작용 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서 그 특허발명의 특허청구범위에 기재된 기능 또는 작용이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상, 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물에 게재된 발명과 대비할 수 없다 ( 대법원 2004. 4. 28. 선고 2001후2207 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 명칭을 “손 보호구 및 고정 홀더”로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제458307호) 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고 나머지 청구항들도 같은 방법으로 부르기로 한다)의 원심 판시 구성요소 3 중 “상기 도어 수용홈에 도어 몸체가 수용되면서, 상기 도어 수용홈의 상기 개방구는 상기 도어 몸체의 너비만큼 벌어지는 동시에 상기 중앙격벽 및 측벽을 상기 도어 몸체에 고정하고, 각각의 상기 측벽은 상기 중앙 격벽의 단부를 중심으로 회전하여 상기 패킹 수용홈의 내벽으로 하여금 상기 패킹 고정부를 가압하는 것” 부분은 다른 구성요소의 기능 또는 작용을 표현하고 있기는 하지만 다른 구성요소와 마찬가지로 발명을 특정하고 있는 사항이라고 봄이 상당하므로, 이 사건 제1항 발명의 진보성을 판단함에 있어서 간행물에 게재된 발명과 대비하여야 할 구성에 해당한다.

따라서 원심이 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3 중 위 부분을 전체 구성에 포함하여 그 특허출원 전 국내에서 반포된 간행물에 게재된 원심 판시의 비교대상발명들과 대비하여 볼 때, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들과 구성요소의 일부 및 작용효과가 상이하여, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 있다고 할 수 없으므로 그 진보성이 부정되지 않고, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않는 이상, 그 구성을 그대로 가지고 있는 종속항들인 이 사건 제2 내지 9항 발명 역시 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였음은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해의 위법이 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 전수안(재판장) 양승태(주심) 김지형 양창수