[출원발명] 특허청구범위 제1항은 ‘화학식 1의 이미다졸 유도체 또는 약학적으로 허용되는 그 에스테르 또는 염’에 관한 것이어서, ‘화학식 1의 이미다졸 유도체의 약학적으로 허용되는 그 에스테르’를 포함하는데, 어떤 특정한 화합물의 에스테르가 에스테르의 수나 종류에 따라 그 물리·화학적 성질 및 생체 내에 투입되었을 때의 약리효과에서 상당한 차이가 있으나, 생체 내에 투입되었을 때 원래의 화합물을 분리·방출하지 않고 그 자체로 활성을 가지는 경우와 같이 원래의 화합물이 가지는 성질에 큰 변화를 일으키는 경우를 원래의 화합물의 약학적으로 허용되는 에스테르라고 보기는 어려워서 원래의 화합물의 약학적으로 허용되는 에스테르는 생체 내에 투입되었을 때 효소 작용 등에 의해 원래의 화합물을 분리·방출하여 원래의 화합물의 활성형태를 그대로 가지는 것을 의미한다고 보아야 하므로, 출원발명의 ‘화학식 1의 이미다졸 유도체의 약학적으로 허용되는 그 에스테르’ 또한 생체 내에 투입되었을 때 원래의 화합물인 이미다졸 유도체의 활성형태를 그대로 가지는 것을 의미한다.

출원발명의 특허청구범위 제1항의 ‘화학식 1의 이미다졸 유도체의 약학적으로 허용되는 그 에스테르’는 생체 내에 투입되었을 때 원래의 화합물인 이미다졸 유도체의 활성형태를 그대로 가지는 것을 의미하므로, 특허청구범위 제1항은 그 청구항이 넓게 기재되어 있을 뿐 약학적으로 허용되는지가 불분명한 화합물을 포함하는 것은 아니어서 특허청구범위 기재요건을 충족하였다고 한 사례

특허법 제42조 제4항 제2호

오리온 코포레이션 (소송대리인 변리사 박사룡)

특허청장

특허법원 2007. 4. 19. 선고 2006허6822 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

상고이유를 본다.

기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원발명(출원번호 제10-1998-702490호)의 특허청구범위 제1항(이하 이 사건 제1항 발명이라 한다)은 ‘화학식 1의 이미다졸 유도체 또는 약학적으로 허용되는 그 에스테르 또는 염’에 관한 것이어서, ‘화학식 1의 이미다졸 유도체의 약학적으로 허용되는 그 에스테르’를 포함하는데, 어떤 특정한 화합물의 에스테르가 그 에스테르의 수나 종류에 따라 그 물리·화학적 성질 및 생체 내에 투입되었을 때의 약리효과에서 상당한 차이가 있음은 피고의 주장과 같으나, 생체 내에 투입되었을 때 원래의 화합물을 분리·방출하지 않고 그 자체로 활성을 가지는 경우와 같이 원래의 화합물이 가지는 성질에 큰 변화를 일으키는 경우를 원래의 화합물의 약학적으로 허용되는 에스테르라고 보기는 어려워서 원래의 화합물의 약학적으로 허용되는 에스테르는 생체 내에 투입되었을 때 효소 작용 등에 의해 원래의 화합물을 분리·방출하여 원래의 화합물의 활성형태를 그대로 가지는 것을 의미한다고 보아야 하므로, 이 사건 제1항 발명의 ‘화학식 1의 이미다졸 유도체의 약학적으로 허용되는 그 에스테르’ 또한 생체 내에 투입되었을 때 원래의 화합물인 이미다졸 유도체의 활성형태를 그대로 가지는 것을 의미한다고 할 것이다.

그렇다면 이 사건 제1항 발명은 그 청구항이 넓게 기재되어 있을 뿐 약학적으로 허용되는지가 불분명한 화합물을 포함하는 것은 아니어서 명확하게 기재되어 있다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명이 특허청구범위 기재요건을 충족하였다고 본 원심의 판단은 정당하다.

원심판결에는 상고이유로 주장하는 바와 같은 판결 결과에 영향을 미친 특허청구범위 기재요건 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 차한성(재판장) 고현철 김지형(주심) 전수안