[1] 등록된 실용신안이 공지의 선행기술을 종합한 것인 경우 진보성 유무의 판단 기준

[2] 명칭이 ‘테이블 기능이 부가된 벽면 구조’인 정정고안의 제5구성인 ‘보조테이블의 타면에 광고면을 형성하는 구성’은 그 광고면의 형성에 관하여 특별한 기술적 수단을 개시하고 있지 않고, 새로운 기술적 사상의 창작이 존재한다거나 기술적 구성의 어려움이 있다고 보기 어렵다고 한 사례

[1] 실용신안법 제5조 제2항 [2] 실용신안법 제5조 제2항

[1] 대법원 1989. 11. 24. 선고 88후769 판결 (공1990, 149) 대법원 1997. 11. 28. 선고 97후266 판결 (공1998상, 110)

원고 (소송대리인 변리사 이영규외 1인)

특허청장

특허법원 2006. 5. 12. 선고 2005허5006 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다.

상고이유를 본다.

1. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 명칭을 ‘테이블 기능이 부가된 벽면 구조’로 하는 이 사건 정정고안의 원심 판시 제1구성 내지 제4구성은 원심 판시의 비교대상고안에 나와 있거나 공지기술 또는 공지기술로부터 극히 용이하게 고안할 수 있는 구성이라고 할 것이나, 이 사건 정정고안의 원심 판시 제5구성인 ‘보조테이블의 타면에 광고면을 형성하는 구성’은 비교대상고안에 개시되지 않은 새로운 구성으로서, 이들 제1구성 내지 제5구성이 상호 기능을 보완·상승시키는 유기적 결합관계를 형성하고 있음에 비추어 이 사건 정정고안은 비교대상고안 등에 의하여 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이라고 할 수 없고, 그 목적 및 작용효과를 보더라도 이 사건 정정고안은 메인테이블과 보조테이블을 하나의 식탁으로 활용할 수 있어 업소의 공간 활용도를 극대화하고, 영업시간 외에 문짝이 닫힐 경우 그 문짝이 외장벽 및 장식품의 기능을 하며 보조테이블이 문짝 내부에 설치된 조명장치의 조명을 받아 광고면의 기능을 수행할 수 있음에 반하여 비교대상고안은 이러한 기능을 수행할 수 없어 양 고안의 목적 및 작용효과 역시 서로 다르므로, 결국 이 사건 정정고안은 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상고안 등에 의하여 극히 용이하게 고안할 수 없는 것이어서 그 진보성이 부정되지 아니한다는 취지로 판단하였다.

2. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

가. 등록된 실용신안이 공지의 선행기술을 종합한 것인 경우 결합 전에 각 기술이 가지고 있던 작용효과의 단순한 집합이 아니라 결합 전에 비하여 보다 증진된 작용효과가 인정되고 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 손쉽게 이를 실시할 수 없는 것일 때에는 진보성이 있는 고안으로 인정할 수 있지만, 공지의 기술을 결합한 고안이 그 작용효과에 있어서 결합 전에 각 기술이 가지고 있던 작용효과의 단순한 집합에 불과하고 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 손쉽게 이를 고안할 수 있는 경우에는 진보성을 인정할 수 없다 ( 대법원 1989. 11. 24. 선고 88후769 판결 , 대법원 1997. 11. 28. 선고 97후266 판결 등 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 정정고안의 제1구성 내지 제4구성은 비교대상고안에 나와 있는 구성이거나 주지관용의 기술이라고 할 것이고, 이 사건 정정고안의 제5구성인 ‘보조테이블의 타면에 광고면을 형성하는 구성’은 그 광고면의 형성에 관하여 특별한 기술적 수단을 개시하고 있는 것이 아니라 단지 보조테이블을 접어 외벽에 수납할 경우 그 테이블 바깥 쪽 평면을 광고면으로 활용한다는 것에 불과한 것으로서, 비교대상고안 역시 절첩(절첩)되는 테이블을 접어 문짝에 수납할 경우 그 테이블 바깥 쪽 평면을 광고면으로 활용할 수 있음은 마찬가지여서 위 구성과 동일한 구성을 갖고 있다고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 본래 위와 같이 접혀진 테이블 바깥 쪽 평면을 광고면으로 활용할지 여부는 필요에 따라 선택할 수 있는 사항에 불과할 뿐 거기에 새로운 기술적 사상의 창작이 존재한다거나 기술적 구성의 어려움이 있다고 보기 어렵다.

그리고 이 사건 정정고안이 위에서 살펴본 보조테이블의 타면에 광고면을 형성하는 구성에 더하여 주지관용의 기술인 외벽 문짝 내부에 다수의 자동점멸 조명장치를 설치하는 구성을 결합함으로써 광고면에 조명을 제공하고 외벽의 심미감을 높이는 기능을 수행하게 된다고 하더라도, 그 결합으로 인한 작용효과는 위 각 개별 구성이 가지고 있던 작용효과의 단순한 집합에 불과할 뿐 그로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과를 낳는다고 볼 수는 없고, 또한 메인테이블과 보조테이블을 하나의 식탁으로 활용하여 업소의 공간 활용도를 극대화하는 것이 이 사건 정정고안의 작용효과 중의 하나라고 하더라도, 비교대상고안에도 절첩되는 테이블의 양쪽 또는 어느 한쪽의 선단(선단)에 고정 테이블을 수평으로 연결하는 구성이 나와 있는 이상, 위 작용효과 역시 비교대상고안의 객관적인 구성에 의하여 당연히 달성될 수 있는 것에 지나지 아니하므로, 결국 이 사건 정정고안은 그 목적의 특이성이나 작용효과의 현저성을 인정할 수 없다.

다. 그렇다면 이 사건 정정고안은 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상고안과 주지관용의 기술에 의하여 극히 용이하게 고안할 수 있는 구성이라고 할 것이므로 그 진보성이 인정되지 아니한다. 이와 결론을 달리한 원심판결에는 고안의 진보성에 관한 법리를 오해하여 심리를 제대로 하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있으므로, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.