[1] 특허출원서에 첨부된 명세서의 청구범위 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우, 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 하여 그 기술적 구성의 의미나 범위를 확정할 수 있는지 여부(적극) 및 명세서를 다른 기재에 의한 보충을 하더라도 이를 확정할 수 없는 경우, 당해 특허발명의 효력(=무효)

[2] 명칭이 “황토담배의 제조방법”인 특허발명의 청구범위 제3항 및 제4항의 발명은, 담배제조에 관한 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자가 그 출원 전에 반포된 간행물에 게재된 비교대상발명 3의 부식질 알로페인토의 구성을 통하여 위 제3항 및 제4항 발명의 황토를 용이하게 발명할 수 있다고 할 수 없으므로, 진보성이 인정된다고 한 사례

[3] 특허발명의 내용 중 통상의 기술자에 의하여 쉽게 이해되고 재현될 수 있으나, 부분적으로 불명확한 부분이 있는 경우, 실시불가능하다거나 특허법 제42조 제4항 제2호 의 기재불비라고 할 수 있는지 여부(소극)

[4] 명칭이 “황토담배의 제조방법”인 특허발명의 청구범위 제4항 전제부의 ‘담배를 싸고 있는 종이’는 이미 완성된 것만이 아니라 제조과정 중에 있는 것으로서 완성 후에 담배를 싸는 용도로 사용될 종이도 포함하는 것으로 쉽게 이해되고 재현될 수 있으므로, 위 제4항의 발명이 실시불가능하다거나 특허법 제42조 제4항 제2호 의 기재불비에 해당한다고 할 수 없다고 한 사례

[5] 구 특허법 제42조 제4항 제3호 에서 정한 ‘청구항이 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것’의 의미

[1] 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부된 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이므로, 특허의 무효 여부 판단을 위한 청구범위 해석에 있어서 청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있는 경우에는 청구범위 외의 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수 없지만, 청구범위 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 하여 그 기술적 구성의 의미나 범위를 확정할 수 있다. 다만, 명세서를 다른 기재에 의한 보충을 하더라도 이를 확정할 수 없는 경우에는 당해 특허발명은 원칙적으로 특허법 제42조 제4항 의 기재불비에 해당하여 무효로 된다.

[2] 명칭이 “황토담배의 제조방법”인 특허발명의 청구범위 제3항 및 제4항의 발명은, 기술분야가 같은 비교대상발명 3에 비하여 목적의 특이성은 없으나, 담배제조에 관한 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자가 그 출원 전에 반포된 간행물에 게재된 비교대상발명 3의 부식질 알로페인토의 구성을 통하여 위 제3항 및 제4항 발명의 황토를 용이하게 발명할 수 있다고 할 수 없으므로, 진보성이 인정된다고 한 사례.

[3] 특허발명의 내용은 통상의 기술자에 의하여 쉽게 이해되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있다고 하더라도 이를 실시불가능하다거나 특허법 제42조 제4항 제2호 의 기재불비라고 할 수 없다.

[4] 명칭이 “황토담배의 제조방법”인 특허발명의 청구범위 제4항에 의해, 통상의 기술자라면 ‘담배를 싸고 있는 종이의 제조과정에서 황토용액을 첨가하여 종이의 성분에 포함되도록 하는 것’이 ‘담배를 싸고 있는 종이에 황토요액을 도포하는 것’에 포함된다고 이해할 것이어서, 이 경우 전제부의 ‘담배를 싸고 있는 종이’는 이미 완성된 것만이 아니라 제조과정 중에 있는 것으로서 완성 후에 담배를 싸는 용도로 사용될 종이도 포함하는 것으로 쉽게 이해되고 재현될 수 있으므로, 위 제4항의 발명이 실시불가능하다거나 특허법 제42조 제4항 제2호 의 기재불비에 해당한다고 할 수 없다고 한 사례.

[5] 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제4항 제3호 는 청구항이 ‘발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것’을 규정하고 있는데, 이 규정은 출원발명에 대한 특허 후에 그 특허청구범위에 발명의 구성에 필요한 구성요소를 모두 기재하지 아니하였음을 들어 특허 당시 기재되어 있지 아니하였던 구성요소를 가지고 원래 기재되어 있던 듯이 포함하여 해석하여야 한다고 주장할 수 없음은 물론, 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수구성요소로 파악되어야 하며 일부 구성요소를 그 중요성이 떨어진다는 등의 이유로 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 것을 확인하는 것으로 보아야 한다.

[1] 특허법 제42조 [2] 특허법 제29조 제2항 [3] 특허법 제42조 제4항 제2호 [4] 특허법 제42조 제4항 제2호 [5] 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제4항 제3호 (현행 삭제)

[5] 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 (공2007상, 72) 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2089 판결

원고 주식회사 (소송대리인 법무법인 세종외 1인)

피고 주식회사 (소송대리인 법무법인 율촌외 2인)

2009. 5. 26.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2008. 5. 30. 2007당1529호 사건에 관하여 한 심결 중 특허등록 제289261호 발명의 특허청구범위 제3항 및 제4항에 관한 부분을 취소한다.

1. 기초사실

가. 심결의 경위

원고는 2007. 6. 11. 피고를 상대로 특허심판원에 아래 나. 기재의 이 사건 특허발명에 관한 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구 사건을 2007당1529호 로 심리한 다음, 2008. 5. 30. 이 사건 특허발명의 청구범위 제3항과 제4항의 발명(이하 ‘제3항 발명’과 같이 부른다)은 선출원발명과 동일하지 않고 선행발명에 비하여 신규성 및 진보성이 인정되므로 등록이 무효라고 볼 수 없다는 이유로 위 심판청구 중 청구범위 제3, 4항에 관한 부분은 기각하고 나머지는 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 특허발명

(1) 명칭 : 황토담배의 제조방법

(2) 출원일/등록일/등록번호/특허권자 : 1998. 12. 9./2001. 2. 17./제289261호/피고

(3) 특허청구범위

청구항 1. 해독작용을 하며 원적외선을 다량 방출하는 미세한 황토 미립자를 적당량 수분에 용해한 후 담배의 원재료에 도포하여 제조하는 황토담배의 제조방법에 있어서, 잎담배를 일정 습도로 균일하게 유지되도록 조화(조화)시킨 후 소정의 크기로 절각한 다음, 상기 황토수용액을 절각된 잎담배 위에 분무처리하여 도포하는 것을 특징으로 하는 황토담배의 제조방법.

청구항 2. 해독작용을 하며 원적외선을 다량 방출하는 황토를 미세한 알갱이 형태로 만든 후 담배의 필터에 포함시켜 제조하므로, 담배연기의 흡입시 황토의 성분을 통해 타르, 니코틴 등의 성분이 여과되도록 하는 황토담배의 제조방법에 있어서, 상기 황토를 1,000∼1,500nm 크기의 입자로 건조시킨 후 담배의 필터에 포함시키도록 하는 것을 특징으로 하는 황토담배의 제조방법.

청구항 3. 해독작용을 하며 원적외선을 다량 방출하는 미세한 황토 미립자를 적당량 수분에 용해한 후, 담배를 싸고 있는 종이에 도포하여 제조하는 황토담배의 제조방법에 있어서, 상기 담배를 싸고 있는 종이 위에 상기 황토의 미립자를 혼합한 황토용액을 분무처리하여 도포한 후 건조시키도록 하는 것을 특징으로 하는 황토담배의 제조방법.

청구항 4. 해독작용을 하며 원적외선을 다량 방출하는 미세한 황토 미립자를 적당량 수분에 용해한 후, 담배를 싸고 있는 종이에 도포하여 제조하는 황토담배의 제조방법에 있어서, 상기 담배를 싸고 있는 종이의 제조과정에서 상기 황토의 미립자를 혼합한 황토용액을 첨가하여 종이의 성분에 포함되도록 하는 것을 특징으로 하는 황토담배의 제조방법.

[인정근거] 다툼 없거나 갑 1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지

2. 쟁점

이 사건의 쟁점은 가. 이 사건 특허발명의 “담배를 싸고 있는 종이”가 궐련지만을 의미하고 박엽지와 백판지를 포함하지 않는 것으로 해석되는 경우에 ① 제3항 및 제4항 발명의 진보성이 별지 기재의 비교대상발명 3에 의하여 부정되는지 여부 및 ② 제4항 발명이 산업상 이용가능성이 없거나 특허법 제42조 제4항 제2호 또는 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제42조 제4항 제3호 의 기재불비에 해당하는지 여부, 나. 위 “담배를 싸고 있는 종이”가 박엽지나 백판지도 포함하는 것으로 해석되는 경우에 제3항 및 제4항 발명이 각각 별지 기재의 비교대상발명 1, 2와 동일하여 특허법 제29조 제3항 에 해당하는지 여부이다.

3. “담배를 싸고 있는 종이”의 기술적 범위

가. 등록무효 사건에서 특허청구범위 해석의 원칙

특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부된 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이므로, 특허의 무효 여부 판단을 위한 청구범위 해석에 있어서 청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있는 경우에는 청구범위 외의 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수 없지만, 청구범위 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 하여 그 기술적 구성의 의미나 범위를 확정할 수 있다.

다만, 명세서를 다른 기재에 의한 보충을 하더라도 이를 확정할 수 없는 경우에는 당해 특허발명은 원칙적으로 특허법 제42조 제4항 의 기재불비에 해당하여 무효로 되어야 한다.

나. “담배를 싸고 있는 종이”의 해석

제3항 및 제4항 발명은 청구범위는 “담배를 싸고 있는 종이”라는 기술 구성을 포함하고 있다. 그런데 다른 구성요소와의 관계에서 그 기술적 구성의 의미 자체를 알 수 없는 것은 아니지만, 일상 언어 생활에서 ‘담배’는 잎담배나 담배각초 외에 궐련을 지칭하기도 하므로, 그것이 잎담배나 담배각초를 싸고 있는 종이 즉 궐련지만을 의미하는지 아니면 담배갑 내부에서 궐련들을 싸는 포장지에 해당하는 박엽지나 담배갑(뚜껑과 케이스)에 해당하는 백판지까지 포함하는지 여부가 불분명하여 청구범위의 기재만으로는 그 기술적 구성의 범위를 확정할 수 없다. 그러므로 명세서의 다른 기재에 의한 보충으로 이를 확정할 수 있는지에 관하여 본다.

제3, 4항 발명은 ‘황토의 해독력과 바이오 원적외선에 의하여 담배의 니코틴 또는 타르 등의 유독 성분을 약화시키며, 바이오 원적외선을 활용하여 담배의 맛을 순하게 하고 적은 양이라도 지속적으로 바이오 원적외선을 가까이에서 접하여 담배를 피우는 사람들의 건강을 보호함과 아울러 흡연자의 주위에 있는 비흡연자의 건강까지도 생각하며, 황토의 자연친화적인 색상으로 인하여 친근감과 안정감을 소비자에게 줄 수 있는 황토담배를 제공하는 것’을 목적으로 하고(갑 3호증 1면 하단 ~ 2면 상단), 이를 달성하기 위한 기술적 수단으로 ‘미세한 황토 미립자를 적당량 수분에 용해한 후 담배를 싸고 있는 종이 위에 황토용액을 분무처리하여 도포한 후 건조시켜 황토담배를 제조하는 것’(제3항 발명) 및 ‘담배를 싸고 있는 종이의 제조과정에서 위 황토용액을 첨가하여 종이의 성분에 포함되도록 함으로써 황토담배를 제조하는 것’(제4항 발명)을 채택하고 있다.

그런데 이 사건 특허발명의 명세서에서 “담배의 원재료에 도포하여”, “담배의 제조방법은 공지의 제조방법에 따라, 잎담배를 평량한 후 … 필요에 따라 가향제를 가하고 수분 12% ~ 13%로 유지하여 담배를 제조한다.”, “잎담배 및 담배각초 위에 상기 황토용액을 분무처리하여”, “황토용액이 도포된 잎담배 및 담배각초를 건조시킨 후, 담배의 제조과정을 계속 진행시켜 담배를 제조한다.”, “담배의 원료가 되는 잎담배 및 담배각초를 제조하는 과정 중에 상기 황토용액을 첨가하여 황토의 성분을 담배 내에 포함시키는 것이 목적이므로”, “본 발명의 다른 실시예는 해독작용을 하며 원적외선을 다량 방출하는 황토를 미세한 알갱이 형태로 만든 후, 담배의 필터에 포함시켜 제조한다”, “필터를 통해 담배연기를 빨아들일 때 황토의 성분을 통해 타르, 니코틴 등의 성분이 여과되도록 한다.”라는 기재들에서 알 수 있듯이, 이 사건 특허발명의 명세서는 일관되게 이 사건 특허발명에 의한 제품이 궐련 형태의 담배임을 전제로 기재되어 있을 뿐이다. 물론 이러한 기재는 제1항 및 제2항 발명에 대한 설명으로 이해할 수도 있지만, 그렇다 하더라도 이 사건 특허발명의 명세서에 제3항 및 제4항 발명을 포함한 이 사건 특허발명이 담뱃갑 내부의 포장지나 담뱃갑의 제조방법을 그 대상으로 고려하고 있다고 볼 만한 기재를 찾아볼 수 없다. 따라서 유독 “담배를 싸고 있는 종이”만을 포장지나 담뱃갑까지 포함하는 것으로 보는 것은 명세서 전체의 기술적 범위에 맞지 않을 뿐 아니라 결과적으로 명세서의 발명의 상세한 설명에서 명시하고 있는 기술적 범위를 넘어 권리범위를 인정하는 것이 되어 타당하다고 할 수 없다.

그러므로 “담배를 싸고 있는 종이”의 기술적 범위는 궐련지만을 포함하는 것으로 보아야 한다.

4. 제3항 및 제4항 발명의 진보성 여부

가. 기술분야 및 목적의 대비

비교대상발명 3은 기능성 성분이 함유된 담배에 관한 것으로서 부식질 알로페인토(allophane토, 흑암토) 입자를 담배의 연소부분(궐련지, 담뱃잎 등)에 도포하여 담배의 유해성분을 제거하고 담배의 맛을 순하게 하는 제조방법을 제공하는 것을 목적으로 한다(갑 6호증 번역문 식별기호 [0001], [0005]).

따라서 제3항 및 제4항 발명과 비교대상발명은 기술분야가 일치하고, 제3항 및 제4항 발명의 목적이 비교대상발명 3의 위 목적에 비하여 특이성을 갖는다고 보기는 어렵다.

나. 구성 및 작용효과의 대비

제3항 및 제4항 발명은 미세한 황토 미립자 수용액을 담배를 싸고 있는 종이 위에 분무 도포하여 건조하거나 담배를 싸고 있는 종이의 제조과정에서 첨가하여 종이의 성분에 포함되도록 하는 것을 특징으로 하는데, 이는 비교대상발명 3의 “궐련지의 표면에 천연산 부식질 알로페인토의 수성콜로이드액을 분무하는 구성”(갑 6호증 번역문 2면 참조)에 대응된다.

양 구성은 궐련지 위에 기능성 물질의 수용액을 분무 도포 또는 첨가하는 공정인 점에서는 동일하나, 제3, 4항 발명은 기능성 물질이 황토성분인데 비하여 비교대상발명 3의 그것은 천연산 부식질 알로페인토인 점에 차이가 있다(건조는 주지관용기술이므로 특별한 기술적 의의가 없다).

그런데 부식질 알로페인토는 화산국인 일본에 널리 퇴적 분포하여 쉽게 채취 입수할 수 있는 것으로서, 화산재 퇴적물 유래의 풍화생성물인 화산재 토양의 표층 부분이 비정질(무정형) 점토 광물인 알로페인을 주성분으로 하고 여기에 다량의 부식(후민산군 및 후르보산군 등)을 포함하는 흑색 토양이고(갑 6호증 번역문 5면 상단), 황토는 우리나라에서 많이 발견되는 황색 내지 적갈색 풍화토로서 미세한 입자의 점토 광물이 약 40~80% 함유되어 있고 그 외에 석영, 장석, 각섬석, 침철석, 깁사이트 등의 여러 광물로 구성되어 있는바(을 6호증), 양자는 점토 광물이 다량 함유되어 있다는 점에서 일부 공통점이 있으나 그 생성과정과 구성성분이 상이하고 따라서 그로 인한 효과도 통상의 기술자가 쉽게 예상할 수 있다고 보기 어렵다.

그러므로 담배제조에 관한 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 비교대상발명 3의 부식질 알로페인토의 구성을 통하여 제3항 및 제4항 발명의 황토를 쉽게 도출할 수 있다고 할 수 없다.

다. 정리

제3항 및 제4항 발명은 기술분야가 같은 비교대상발명 3에 비하여 목적의 특이성은 없으나 구성이 다를 뿐 아니라 그 특징 구성을 비교대상발명 3의 대응 구성으로부터 쉽게 도출할 수 없다.

따라서 제3항 및 제4항 발명은 통상의 기술자가 그 출원 전에 반포된 간행물에 게재된 비교대상발명 3으로부터 용이하게 발명할 수 있다고 할 수 없으므로 진보성이 인정된다.

5. 제4항 발명의 산업상 이용가능성 및 기재불비 여부

가. 원고의 주장

제4항 발명의 청구범위에서 전제부인 “(황토용액을) 담배를 싸고 있는 종이에 도포하여 제조하는 황토담배의 제조방법”은 이미 완성된 종이 위에 황토용액을 뿌리는 것인 반면, 특징 구성인 “담배를 싸고 있는 종이의 제조과정에서” 황토용액을 첨가하는 것은 아직 종이가 완성되지 않은 단계에서 미리 황토용액을 첨가하는 것이므로, 양자는 서로 모순되는 기술구성이다. 따라서 제4항 발명은 실시 불가능한 발명으로서 특허법 제29조 제1항 의 무효사유에 해당한다.

또한, 이 사건 특허발명의 명세서는 제4항 발명에 관하여 ‘담배를 싸고 종이의 제조과정에서 황토용액을 첨가하여 종이의 성분에 황토가 포함되도록 할 수 있다’는 취지로만 설명하고 있을 뿐이고, 청구항에서와 같이 ‘담배를 싸고 있는 종이에 황토용액을 도포하는 제조방법’을 전제하고 있지 않다. 따라서 제4항 발명이 의도하는 기술구성을 청구항에 기재된 ‘담배를 싸고 있는 종이에 황토용액을 도포하는 제조방법’이라는 문언에 관계없이 단지 ‘종이 제조과정에서 황토용액을 첨가하는 제조방법’으로 이해할 여지가 있는바, 그렇다면 제4항 발명의 청구항은 그 자체로 명확하고 간결하게 기재되지 않았거나 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되지 않은 경우로서 특허법 제42조 제4항 제2호 또는 구 특허법 제42조 제4항 제3호 의 무효 사유에 해당한다.

나. 판단

(1) 특허발명의 내용은 통상의 기술자에 의하여 쉽게 이해되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있다고 하더라도 이를 실시불가능하다거나 특허법 제42조 제4항 제2호 의 기재불비라고 할 수 없다.

제4항 발명의 청구범위는 전제부에서 “해독작용을 하며 원적외선을 다량 방출하는 미세한 황토 미립자를 적당량 수분에 용해한 후, 담배를 싸고 있는 종이에 도포하여 제조하는 황토담배의 제조방법에 있어서”라고 하여 황토용액을 담배를 싸고 있는 종이에 도포하는 방법에 의한 황토담배의 제조로 구성을 한정하고 있으나, 그 특징부에서는 “담배를 싸고 있는 종이의 제조과정에서 … 황토용액을 첨가하여 종이의 성분에 포함되도록 하는 것”을 특징으로 하고 있으므로, 통상의 기술자라면 ‘담배를 싸고 있는 종이의 제조과정에서 황토용액을 첨가하여 종이의 성분에 포함되도록 하는 것’이 ‘담배를 싸고 있는 종이에 황토용액을 도포하는 것’에 포함된다고 이해할 것이고, 이 경우 전제부의 “담배를 싸고 있는 종이”는 이미 완성된 것만이 아니라 제조과정 중에 있는 것으로서 완성 후 담배를 싸는 용도로 사용될 종이도 포함하는 것으로 쉽게 이해되고 재현될 수 있다고 할 것이다.

따라서 제4항 발명이 실시불가능하다거나 특허법 제42조 제4항 제2호 의 기재불비에 해당한다고 할 수 없다.

(2) 구 특허법 제42조 제4항 제3호 는 청구항이 ‘발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것’을 규정하고 있는바, 이 규정은 출원발명에 대한 특허 후에 그 특허청구범위에 발명의 구성에 필요한 구성요소를 모두 기재하지 아니하였음을 들어 특허 당시 기재되어 있지 아니하였던 구성요소를 가지고 원래 기재되어 있던 듯이 포함하여 해석하여야 한다고 주장할 수 없음은 물론, 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수구성요소로 파악되어야 하며 일부 구성요소를 그 중요성이 떨어진다는 등의 이유로 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 것을 확인하는 것으로 보아야 할 것이다( 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2089 판결 ).

따라서 원고 주장의 위 사유는 구 특허법 제42조 제4항 제3호 에 해당한다고 할 수 없다.

6. 결론

그렇다면 나머지 쟁점에 관하여 살필 필요 없이 제3항 및 제4항 발명은 등록이 무효라고 할 수 없는바 이 사건 심결 중 제3, 4항 발명에 관한 부분은 이와 결론을 같이하여 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.