[1] 확인대상발명에 의하여 특정된 구성요소만으로 판단하더라도 확인대상발명이 특허발명의 대응되는 구성과 다르거나 특허발명의 일부 구성요소를 결여한 것으로 인정되어, 확인대상발명 중 일부 불특정된 부분의 보완 여부를 불문하고 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 것이 명백한 경우, 특허심판원이 그 보정을 명하지 않고 본안에 관하여 판단한 것이 위법한지 여부(소극)

[2] 명칭이 “황토를 적용한 담뱃갑의 제조방법”인 확인대상발명이 실제로 실시하고 있는 내첨법 및 도공법에 의한 박엽지 및 백판지의 제조방법이 아니라 그보다 폭넓게 황토 성분이 함유된 박엽지 및 백판지의 제조방법을 대상으로 하고 있는 경우, 소극적 권리범위 확인 사건에 있어 확인대상발명의 특정이 위법하다고 할 수 없다고 한 사례

[3] 특허청구범위 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우, 명세서의 기재에 의하여 특허청구범위를 확정할 수 있는지 여부(적극)

[4] 명세서를 다른 기재에 의한 보충을 하더라도 확정할 수 없는 경우, 권리범위확인 사건을 심리하는 특허심판원이나 법원이 특허발명의 권리범위를 제한해석할 수 있는지 여부(한정 적극)

[5] 명칭이 “황토를 적용한 담뱃갑의 제조방법”인 확인대상발명은 명칭이 “황토담배의 제조방법”인 특허발명의 청구범위 제3항 및 제4항의 발명들을 포함하고 있다고 할 수 없어 그 발명들의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례

[1] 확인대상발명에 의하여 특정된 구성요소만으로 판단하더라도 확인대상발명이 특허발명의 대응되는 구성과 다르거나 특허발명의 일부 구성요소를 결여한 것으로 인정되어, 확인대상발명 중 일부 불특정된 부분의 보완 여부를 불문하고 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 것이 명백한 경우에는, 특허심판원이 그 보정을 명하지 않고 본안에 관하여 판단하더라도 위법하다고 할 수 없다.

[2] 명칭이 “황토를 적용한 담뱃갑의 제조방법”인 확인대상발명이 실제로 실시하고 있는 내첨법 및 도공법에 의한 박엽지 및 백판지의 제조방법이 아니라 그보다 폭넓게 황토 성분이 함유된 박엽지 및 백판지의 제조방법을 대상으로 하고 있는 경우, 확인대상발명의 실시가 불가능한 것이 아니고 실제 실시하고 있는 박엽지 및 백판지의 제조방법을 포함하고 있는 이상, 소극적 권리범위 확인 사건에 있어 확인대상발명의 특정이 위법하다고 할 수 없다고 한 사례.

[3] 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부된 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이므로, 특허발명의 권리범위 판단을 위한 청구범위 해석에 있어서 청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있는 경우에는 청구범위 외의 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수 없지만, 청구범위 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 하여 그 기술적 구성의 의미나 범위를 확정할 수 있다.

[4] 명세서를 다른 기재에 의한 보충을 하더라도 이를 확정할 수 없는 경우에는 당해 특허발명은 특허법 제42조 제4항 의 기재불비에 해당하지만, 원칙적으로 특허심판원의 등록무효심판에 의하여 당해 특허가 무효임이 확정되지 않은 상태에서 다른 절차에서 그 무효를 판단·선언할 수 없으므로, 권리범위확인 사건을 심리하는 특허심판원이나 법원으로서는 특허발명의 기술사상, 명세서의 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성 등을 두루 참작하여 명세서의 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 범위 내에서 당해 특허발명의 권리범위를 제한해석할 수 있다.

[5] 명칭이 “황토를 적용한 담뱃갑의 제조방법”인 확인대상발명은, 박엽지에 황토를 함유시키거나 뚜껑과 케이스, 즉 백판지의 내측 일부에 황토층을 코팅하는 구성을 채택하고 있을 뿐, 명칭이 “황토담배의 제조방법”인 특허발명의 청구범위 제3항 및 제4항의 발명이 가지고 있는 ‘궐련지에 황토를 도포하는 구성’을 가지고 있지 않으므로, 위 제3항 및 제4항 발명들을 포함하고 있다고 할 수 없어 그 발명들의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례.

[1] 특허법 제29조 제2항 [2] 특허법 제29조 제2항 [3] 특허법 제42조 [4] 특허법 제42조 제4항 [5] 특허법 제135조

원고 주식회사 (소송대리인 법무법인 율촌외 2인)

피고 주식회사 (소송대리인 법무법인 세종외 1인)

2009. 5. 26.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2008. 4. 10. 2007당1528호 사건에 관하여 한 심결 중 특허등록 제289261호 발명의 특허청구범위 제3항 및 제4항에 관한 부분을 취소한다.

1. 기초사실

가. 심결의 경위

피고는 2007. 6. 11. 원고를 상대로 특허심판원에 아래 나. 기재의 확인대상발명이 아래 다. 기재의 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 확인을 구하는 권리범위확인심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구 사건을 2007당1528호 로 심리한 다음, 2008. 4. 10. 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 모든 구성요소를 구비하고 있지 않아 그 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 확인대상발명

(1) 명칭 : 황토를 적용한 담뱃갑의 제조방법

(2) 구성

확인대상발명의 구성은 “뚜껑(1)과 케이스(2)로 구성하고 내부의 다수의 궐련(3)을 포장지(6)(6＇)로 감싸는 담뱃갑의 제조방법에 있어서, 상기 궐련(3)은 담배원료를 가습, 가향, 절각, 팽화시킨 다음 궐련지(5)로 말아 막궐련을 형성하고 그 일측에 필터(4)를 장착, 마무리하며, 상기 포장지(6)(6＇)는 은박지(6A)에 황토가 함유된 박엽지(6B)를 라미네이팅 접착하고, 상기 뚜껑(1)과 케이스(2)의 내측 일부에 황토층(7)을 코팅하거나 라미네이팅 접착한 것을 특징으로 한 황토를 적용한 담뱃갑의 제조방법”이다.

(3) 설명서 및 도면 : 별지 1 기재와 같다.

다. 이 사건 특허발명

(1) 명칭 : 황토담배의 제조방법

(2) 출원일/등록일/등록번호/특허권자 : 1998. 12. 9./2001. 2. 17./제289261호/원고

(3) 특허청구범위

청구항 1. 해독작용을 하며 원적외선을 다량 방출하는 미세한 황토 미립자를 적당량 수분에 용해한 후 담배의 원재료에 도포하여 제조하는 황토담배의 제조방법에 있어서, 잎담배를 일정 습도로 균일하게 유지되도록 조화(조화)시킨 후 소정의 크기로 절각한 다음, 상기 황토수용액을 절각된 잎담배 위에 분무처리하여 도포하는 것을 특징으로 하는 황토담배의 제조방법.

청구항 2. 해독작용을 하며 원적외선을 다량 방출하는 황토를 미세한 알갱이 형태로 만든 후 담배의 필터에 포함시켜 제조하므로, 담배연기의 흡입시 황토의 성분을 통해 타르, 니코틴 등의 성분이 여과되도록 하는 황토담배의 제조방법에 있어서, 상기 황토를 1,000∼1,500nm 크기의 입자로 건조시킨 후 담배의 필터에 포함시키도록 하는 것을 특징으로 하는 황토담배의 제조방법.

청구항 3. 해독작용을 하며 원적외선을 다량 방출하는 미세한 황토 미립자를 적당량 수분에 용해한 후, 담배를 싸고 있는 종이에 도포하여 제조하는 황토담배의 제조방법에 있어서, 상기 담배를 싸고 있는 종이 위에 상기 황토의 미립자를 혼합한 황토용액을 분무처리하여 도포한 후 건조시키도록 하는 것을 특징으로 하는 황토담배의 제조방법.

청구항 4. 해독작용을 하며 원적외선을 다량 방출하는 미세한 황토 미립자를 적당량 수분에 용해한 후, 담배를 싸고 있는 종이에 도포하여 제조하는 황토담배의 제조방법에 있어서, 상기 담배를 싸고 있는 종이의 제조과정에서 상기 황토의 미립자를 혼합한 황토용액을 첨가하여 종이의 성분에 포함되도록 하는 것을 특징으로 하는 황토담배의 제조방법.

[인정근거] 다툼 없음

2. 쟁점

이 사건의 쟁점은 ① 확인대상발명의 특정의 적법 여부, ② 이 사건 특허발명 중 청구범위 제3항 및 제4항의 발명(이하 ‘제3항 발명’과 같이 부른다)이 진보성이 없는 것으로서 권리범위가 부정되는지 여부, ③ 제4항 발명이 기재불비 또는 실시불가능한 것에 해당하여 권리범위가 부정되는지 여부 및 ④ 확인대상발명이 제3항 및 제4항 발명을 포함하고 있어 그 권리범위에 속하는지 여부이다.

3. 확인대상발명의 특정의 적법 여부에 대한 판단

가. 원고의 주장

(1) 확인대상발명은 담배의 “포장지(은박지)” 부분에 포함되는 황토와 관련하여 “황토가 함유된 박엽지”라고만 하였을 뿐 황토가 박엽지에 어떠한 방법으로 함유되는지에 대해서는 전혀 특정되어 있지 않고, 담배의 “뚜껑과 케이스”에 포함되는 황토와 관련해서도 막연히 “황토층”이라고만 하였을 뿐 황토층의 구성이 어떠한지 어떠한 방법으로 황토가 포함되는지 나아가 황토층을 코팅 또는 라미네이팅하는 구체적인 방법은 무언인지에 대해서는 전혀 특정되어 있지 않은바, 제3항 및 제4항 발명과 대비할 수 있을 만큼 특정되어 있지 않으므로 부적법하다.

(2) 피고는 관련 민사사건( 대전지방법원 2007카합804 )에서 피고 실시 제품의 박엽지가 내첨법 방식으로 제조되며 백판지는 블레이드 도공법에 의하여 제조된다고 주장한바 있으므로, 확인대상발명은 피고가 실제 실시한 것과 달리 특정된 것이어서 부적법하다.

나. 판단

제3항 및 제4항 발명은 황토담배의 제조방법으로서 ‘황토용액을 담배를 싸고 있는 종이에 도포하는 것’을 구성요소로 하고 있고, 위 ‘담배를 싸고 있는 종이’에 대응될 수 있는 확인대상발명의 구성은 ‘포장지(은박지와 박엽지)’ 및 ‘뚜껑과 케이스’이다. 따라서 양 구성을 대비하려면 적어도 확인대상발명에서 황토가 ‘포장지 또는 박엽지’ 및 ‘뚜껑과 케이스’에 부가되는 방법에 관한 특정이 있어야 한다. 그런데 확인대상발명은 포장지에 관하여 “포장지(6)(6＇)는 은박지(6A)에 황토가 함유된 박엽지(6B)를 라미네이팅 접착”한다고만 하고 있어 박엽지에 황토를 함유시키는 구체적 방법에 관한 특정이 없으므로, 위 특정은 부적절한 측면이 있다.

또한, 갑 8호증의 기재에 의하면, 내첨법이란 고해공정을 거친 종이 원료에 일정 농도의 황토용액과 약품을 투입·혼합한 후 초지공정을 거치는 방법이고, 블레이드 도공법은 건조공정까지 끝난 종이 위에 황토 분말과 접착제 등을 분산시켜 수용성 도료로 압착한 후 적절한 두께로 깍아내는 방법을 의미하는 사실이 인정되고, 피고가 확인대상발명의 박엽지와 백판지를 만드는 방법으로 각각 내첨법과 도공법을 사용하고 있는 사실은 당사자 사이에 특별한 다툼이 없는바, 확인대상발명은 박엽지의 제조에 관하여 황토를 함유시킨다고만 기재하고 있어 내첨법 이외의 방식도 포함하고 있고, 백판지에 해당하는 “뚜껑(1)과 케이스(2)”의 내측 일부의 제조방법으로 ‘황토층(7)을 코팅하거나 라미네이팅 접착하는 것’을 기재하고 있어 역시 도공법 이외의 것을 포함하고 있어, 피고가 실제 실시하지 않고 있는 방식도 포함하는 것처럼 기재되어 있다.

그러나 확인대상발명에 의하여 특정된 구성요소만으로 판단하더라도 확인대상발명이 특허발명의 대응되는 구성과 다르거나 특허발명의 일부 구성요소를 결여한 것으로 인정되어, 확인대상발명 중 일부 불특정된 부분의 보완 여부를 불문하고 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 것이 명백한 경우에는, 특허심판원이 그 보정을 명하지 않고 본안에 관하여 판단하더라도 위법하다고 할 수 없는바, 아래에서 보는 바와 같이 확인대상발명은 제3항 및 제4항 발명의 일부 구성요소를 결여하여 그 권리범위에 속하지 않음이 분명하므로, 특허심판원이 확인대상발명의 보정을 명하지 않고 본안에 관하여 판단하였다고 하더라도 위법하다고는 할 수 없다.

또한, 확인대상발명이 피고가 실제로 실시하고 있는 내첨법 및 도공법에 의한 박엽지 및 백판지의 제조방법이 아니라 폭넓게 황토 성분이 함유된 박엽지 및 백판지의 제조방법을 대상으로 하고 있다 하더라도, 이러한 확인대상발명의 실시가 불가능한 것이 아니고 피고가 실제 실시하고 있는 박엽지 및 백판지의 제조방법을 포함하고 있는 것인 이상, 소극적 권리범위확인 사건에 있어 확인대상발명의 특정이 위법하다고는 할 수 없다.

따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

4. 확인대상발명이 제3, 4항 발명을 포함하고 있는지 여부에 대한 판단

가. 권리범위확인 사건에서 특허청구범위 해석의 원칙

특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부된 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이므로, 특허발명의 권리범위 판단을 위한 청구범위 해석에 있어서 청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있는 경우에는 청구범위 외의 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수 없지만, 청구범위 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 하여 그 기술적 구성의 의미나 범위를 확정할 수 있다.

다만, 명세서를 다른 기재에 의한 보충을 하더라도 이를 확정할 수 없는 경우에는 당해 특허발명은 특허법 제42조 제4항 의 기재불비에 해당한다고 할 것이지만, 원칙적으로 특허심판원의 등록무효심판에 의하여 당해 특허가 무효임이 확정되지 않은 상태에서 다른 절차에서 그 무효를 판단·선언할 수 없으므로, 권리범위확인 사건을 심리하는 특허심판원이나 법원으로서는 특허발명의 기술사상, 명세서의 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성 등을 두루 참작하여 명세서의 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 범위 내에서 당해 특허발명의 권리범위를 제한해석할 수 있다.

나. “담배를 싸고 있는 종이”의 해석

제3항 및 제4항 발명은 청구범위는 “담배를 싸고 있는 종이”라는 기술 구성을 포함하고 있다. 그런데 다른 구성요소와의 관계에서 그 기술적 구성의 의미 자체를 알 수 없는 것은 아니지만, 일상 언어 생활에서 ‘담배’는 잎담배나 담배각초 외에 궐련을 지칭하기도 하므로, 그것이 잎담배나 담배각초를 싸고 있는 종이 즉 궐련지만을 의미하는지 아니면 담배갑 내부에서 궐련들을 싸는 포장지에 해당하는 박엽지나 담배갑(뚜껑과 케이스)에 해당하는 백판지까지 포함하는지 여부가 불분명하여 청구범위의 기재만으로는 그 기술적 구성의 범위를 확정할 수 없다. 그러므로 명세서의 다른 기재에 의하여 보충하여 이를 확정할 수 있는지에 관하여 본다.

제3, 4항 발명은 ‘황토의 해독력과 바이오 원적외선에 의하여 담배의 니코틴 또는 타르 등의 유독 성분을 약화시키며, 바이오 원적외선을 활용하여 담배의 맛을 순하게 하고 적은 양이라도 지속적으로 바이오 원적외선을 가까이에서 접하여 담배를 피우는 사람들의 건강을 보호함과 아울러 흡연자의 주위에 있는 비흡연자의 건강까지도 생각하며, 황토의 자연친화적인 색상으로 인하여 친근감과 안정감을 소비자에게 줄 수 있는 황토담배를 제공하는 것’을 목적으로 하고(갑 3호증 1면 하단 ~ 2면 상단), 이를 달성하기 위한 기술적 수단으로 ‘미세한 황토 미립자를 적당량 수분에 용해한 후 담배를 싸고 있는 종이 위에 황토용액을 분무처리하여 도포한 후 건조시켜 황토담배를 제조하는 것’(제3항 발명) 및 ‘담배를 싸고 있는 종이의 제조과정에서 위 황토용액을 첨가하여 종이의 성분에 포함되도록 함으로써 황토담배를 제조하는 것’(제4항 발명)을 채택하고 있다.

그런데 이 사건 특허발명의 명세서에서 “담배의 원재료에 도포하여”, “담배의 제조방법은 공지의 제조방법에 따라, 잎담배를 평량한 후 … 필요에 따라 가향제를 가하고 수분 12% ~ 13%로 유지하여 담배를 제조한다.”, “잎담배 및 담배각초 위에 상기 황토용액을 분무처리하여”, “황토용액이 도포된 잎담배 및 담배각초를 건조시킨 후, 담배의 제조과정을 계속 진행시켜 담배를 제조한다.”, “담배의 원료가 되는 잎담배 및 담배각초를 제조하는 과정중에 상기 황토용액을 첨가하여 황토의 성분을 담배내에 포함시키는 것이 목적이므로”, “본 발명의 다른 실시예는 해독작용을 하며 원적외선을 다량 방출하는 황토를 미세한 알갱이 형태로 만든 후, 담배의 필터에 포함시켜 제조한다”, “필터를 통해 담배연기를 빨아들일 때 황토의 성분을 통해 타르, 니코틴 등의 성분이 여과되도록 한다.”라는 기재들에서 알 수 있듯이, 이 사건 특허발명의 명세서는 일관되게 이 사건 특허발명에 의한 제품이 궐련 형태의 담배임을 전제로 기재되어 있을 뿐이다. 물론 이러한 기재는 제1항 및 제2항 발명에 대한 설명으로 이해할 수도 있지만, 그렇다 하더라도 이 사건 특허발명의 명세서에 제3항 및 제4항 발명을 포함한 이 사건 특허발명이 담배갑 내부의 포장지나 담배갑의 제조방법을 그 대상으로 고려하고 있다고 볼 만한 기재를 찾아볼 수 없다. 따라서 유독 “담배를 싸고 있는 종이”만을 포장지나 담배갑까지 포함하는 것으로 보는 것은 명세서 전체의 기술적 범위에 맞지 않을 뿐 아니라 결과적으로 명세서의 발명의 상세한 설명에서 명시하고 있는 기술적 범위를 넘어 권리범위를 인정하는 것이 되어 타당하다고 할 수 없다.

그러므로 “담배를 싸고 있는 종이”의 기술적 범위는 궐련지만을 포함하는 것으로 확정 또는 제한해석하는 것이 타당하다.

다. 확인대상발명이 제3항, 제4항 발명을 포함하고 있는지 여부

제3항 및 제4항 발명은 모두 담배를 싸고 있는 종이 즉 궐련지에 황토용액을 도포하는 구성을 가지고 있다. 그런데 확인대상발명은 박엽지(6B)에 황토를 함유시키거나 뚜껑(1)과 케이스(2) 즉 백판지의 내측 일부에 황토층을 코팅하는 구성을 채택하고 있을 뿐 궐련지에 황토를 도포하는 구성을 가지고 있지 않다.

따라서 확인대상발명은 제3항 및 제4항 발명의 구성요소를 모두 가지고 있는 것이 아니므로 위 발명들을 포함하고 있다고 할 수 없다.

5. 결론

그렇다면 나머지 쟁점에 관하여 나아가 판단할 필요 없이 확인대상발명은 제3항 및 제4항 발명의 권리범위에 속하지 않는바 이 사건 심결 중 제3, 4항 발명에 관한 부분은 이와 결론을 같이하여 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.