[1] 등록상표의 이전이 있는 경우 상표법 제73조 제1항 제3호의 등록취소 요건인 상표의 불사용 기간은 이전등록시부터 계산하여야 하는지 여부(소극) 및 같은 호 소정의 '정당한 이유'의 의미

[2] 불사용의 상태가 상당기간 계속된 등록상표나 등록서비스표의 이전이 있는 경우, 그 불사용에 대한 '정당한 이유'를 판단함에 있어서 그 이전등록 이전의 계속된 불사용의 사정을 고려하여야 하는지 여부(적극)

[1] 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 등록취소심판은 등록상표가 계속하여 3년 이상 정당한 이유 없이 사용되지 않음으로써 그 취소의 요건은 충족되고, 상표의 이전이 있는 경우라도 이전등록시부터 불사용의 기간을 계산하여야 하는 것이 아니라 할 것이며, 또 위 규정의 '정당한 이유'라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 거래할 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다.

[2] 등록상표나 등록서비스표의 이전이 있는 경우, 그 상표나 서비스표의 양수인은 그 양수 당시 당해 상표나 서비스표의 사용상황 등을 조사하여 예컨대, 불사용의 상태가 상당기간 계속된 경우에는 그 등록이 장차 취소될 가능성이 있다는 점을 예상하고 양수하는 것으로 볼 것이고, 따라서 이러한 경우에 그 불사용에 대한 '정당한 이유'를 판단함에 있어서는 단지 당해 상표나 서비스표의 이전등록 이후의 사정만 참작할 것이 아니고 그 이전등록 이전의 계속된 불사용의 사정도 함께 고려함이 상당하다.

[1] 상표법 제73조 제1항 제3호 [2] 상표법 제73조 제1항 제3호

[1] 대법원 1982. 2. 23. 선고 80후118 판결(공1982, 383) 대법원 1990. 6. 26. 선고 89후599 판결(공1990, 1579) 대법원 1991. 12. 27. 선고 91후684 판결(공1992, 787)

심판청구인

피심판청구인

참가인

특허청 1997. 10. 31.자 95항당308 심결

상고를 기각한다. 상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.

상고이유를 본다.

구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호에 의한 등록취소심판은 등록상표가 계속하여 3년 이상 정당한 이유 없이 사용되지 않음으로써 그 취소의 요건은 충족되고, 상표의 이전이 있는 경우라도 이전등록시부터 불사용의 기간을 계산하여야 하는 것이 아니라 할 것이며 (대법원 1982. 2. 23. 선고 80후118 판결 참조), 또 위 규정의 '정당한 이유'라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 거래할 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다 고 할 것이다(대법원 1990. 6. 26. 선고 89후599 판결, 1991. 12. 27. 선고 91후684 판결 등 참조).

그리고 구 상표법 제2조 제2항에 의하여 위 규정은 서비스표에 관하여도 적용이 있다고 할 것이다.

기록에 의하면, 피심판청구인들이 원심에서 제출한 증거들만으로는 피심판청구인들이 이건 등록취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 이 사건 등록서비스표(등록번호 생략)를 사용하였다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으며, 한편 피심판청구인은 1993. 10. 19.경 미국의 누메로 우노 프랜차이즈 코포레이션(NUMERO UNO FRANCHISE CORPORATION)과의 사이에 한국에서 누메로 우노 피자 전문점을 운영하기로 하는 내용의 계약을 체결하고 같은 해 11월 15일 소외 1과 공동으로 소외 2로부터 이 사건 등록서비스표를 양도받은 후 소외 누메로우노퍼시픽프랜차이즈 주식회사(이하 '소외 회사'라 한다)를 설립하고 같은 날 그 대표이사가 된 사실, 소외 회사는 위 누메로 우노 피자 전문점(이 사건 등록서비스표의 지정서비스업의 하나이다)을 운영하기 위해 1994년 2월경 소외 3에게 서울 강남구 (주소 생략). 지상의 지하 1층 지상 3층 건물의 신축공사도급을 주었고, 같은 해 4월 18일경 보건사회부장관 앞으로 위 누메로 우노 프랜차이즈 코포레이션과 체결한 기술도입계약을 신고하여 같은 해 5월 10일 위 신고가 수리되었으며, 같은 해 6월경 피자소스샘플을 수입함과 아울러 같은 해 8월경에는 소외 한국 코카콜라(주)와의 사이에 콜라공급계약을 체결한 사실, 그리고 소외 회사는 이건 등록취소심판청구일(같은 해 8월 23일) 후인 같은 해 10월 7일 이 사건 등록서비스표에 관한 통상사용권설정등록을 마쳤고 같은 해 11월 26일경에는 위 ○○동 소재 신축건물에 대한 준공검사를 받았으며 같은 해 12월 12일에는 강남구청장으로부터 일반 음식점 영업허가를 받아 피자 전문점을 운영하여 온 사실 등을 알 수 있는바, 등록상표나 등록서비스표의 이전이 있는 경우, 그 상표나 서비스표의 양수인은 그 양수 당시 당해 상표나 서비스표의 사용상황 등을 조사하여 예컨대, 불사용의 상태가 상당기간 계속된 경우에는 그 등록이 장차 취소될 가능성이 있다는 점을 예상하고 양수하는 것으로 볼 것이고, 따라서 이러한 경우에 그 불사용에 대한 '정당한 이유'를 판단함에 있어서는 단지 당해 상표나 서비스표의 이전등록 이후의 사정만 참작할 것이 아니고 그 이전등록 이전의 계속된 불사용의 사정도 함께 고려함이 상당하다 할 것이므로, 이 사건에 있어 피심판청구인들이 공동으로 이 사건 등록서비스표를 양수한 후 위 피심판청구인이 바로 이 사건 등록서비스표를 사용할 의사로 소외 회사를 설립하여 그 대표이사가 된 다음 그 지정서비스업인 피자전문식당업을 영위하기 위하여 필요한 구체적인 준비행위에 착수하였다고 하여도, 그러한 사정만으로 피심판청구인들에게 그 불사용에 대한 귀책사유가 없다고 할 수는 없다 할 것이어서 이를 서비스표 불사용의 정당한 이유에 해당한다고 볼 수는 없다 할 것이다.

원심의 이유 설시에 다소 적절치 못한 점은 있으나 위와 같은 취지에서 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 해당하여 취소되어야 한다고 판단한 원심의 조치는 정당하고, 거기에 피심판청구인이 주장하는 바와 같은 서비스표 불사용의 정당한 이유에 관한 법리오해 등의 위법이 있음을 찾아 볼 수 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.