[1] 공지공용의 기존 기술을 수집 종합한 발명의 진보성 판단 기준

[2] 발명의 대비에 있어서 출원명세서에 기재되지 아니한 작용효과는 고려할 수 없다고 한 사례

[3] 발명의 대비에 있어서 출원명세서에 기재되지 아니한 기술적 구성방법이라도 통상의 방법으로 용이하게 실시할 수 있는 것은 고려할 수 있다고 한 사례

[4] 세라믹필터 제조에 관한 특허의 진보성을 부인한 사례

[1] 특허발명이 공지공용의 기존 기술을 수집 종합하고 이를 개량하여 이루어진 경우에 있어서, 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되고, 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다.

[2] 출원명세서에 기재된 내용에 기초하여 세라믹필터 제조에 관한 본건발명과 인용발명의 목적이나 작용효과를 대비하면 모두 세라믹필터의 열적 및 기계적 안정성을 증가시키기 위한 것이어서 서로 동일하고, 본건발명의 필터는 이중여과의 효과가 있어 단순하고 경제적이며 효율적이라는 주장은 출원명세서에 기재되지 아니한 내용이어서 고려될 수 없다고 한 사례.

[3] 세라믹필터 제조에 관한 본건발명과 인용발명의 기술적 구성에 있어서, 인용발명들에서는 그 대강의 방법만 기재되어 있을 뿐 구체적인 방법이 제시되어 있지는 아니하나, 이는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 위 인용발명들의 기재로부터 공지된 통상의 방법으로 극히 용이하게 실시할 수 있는 방법이고, 본건발명의 방법들이 공지된 통상적인 방법과 달리 특이하다거나 그 실시에 어려움이 있는 것이라고 보기도 어려우므로 그 기술적 구성이 다르지 않다고 한 사례.

[4] 세라믹필터 제조에 관한 본건발명과 인용발명들은 그 목적이나 기술적 구성 및 작용효과가 동일한 범주에 속하고, 또한 본건발명은 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 현저하게 향상 진보된 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되지도 아니하여 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명들로부터 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이어서, 본건발명에는 진보성이 인정되지 아니한다고 한 사례.

[1] 특허법 제29조 제2항 [2] 특허법 제29조 제2항 , 제42조 제2항 [3] 특허법 제29조 제2항 , 제42조 제2항 [4] 특허법 제29조 제2항 , 제133조 제1항

[1] 대법원 1989. 11. 24. 선고 88후769 판결(공1990, 149) 대법원 1991. 10. 11. 선고 90후1284 판결(공1991, 2723) 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결(공1993상, 971) 대법원 1996. 7. 26. 선고 95후1197 판결(공1996하, 2660)

가브시키가이샤 브리지스톤 (소송대리인 변리사 임석재 외 1인)

게오르그 피셔 악티엔게절샤프트 (소송대리인 변리사 윤여범 외 1인)

특허청 1995. 12. 29.자 92항당50 심결

원심심결 중 심판청구인 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

상고이유를 본다.

1. 원심의 인정사실과 판단

1985. 2. 15. 출원하여 1990. 5. 16. 특허청 제33154호로 등록한 이 사건 특허발명(세라믹필터 및 그를 이용한 용융철의 여과방법) 중의 특허청구범위 제10항(이하 본건발명이라고 한다)은 세라믹필터의 외부 표면 근처에서의 체적밀도가 내부에서의 체적밀도에 약 1.2 내지 10배인 것으로 한정하고 있는데, 이는 인용발명들이나 심판청구인의 제출한 갑호증 어디에서도 찾아볼 수 없고, 더욱이 본건발명은 그 상세한 설명에서 "세라믹필터의 열적·기계적 안정성을 증가시키기 위해서 세라믹필터의 외부 부분의 체적밀도는 필터의 내부 부분의 체적밀도보다 다소 큰 것이 바람직하다. (중략) 체적밀도는 이미 함침 및 건조된 세라믹 필터의 표면을 세라믹 슬러리로 재함침시킴으로써 변경될 수 있다. 재함침은 분무 또는 침지에 의하여 달성될 수 있다."고 기재하고 있어 그 실시가능성을 확실하게 하여 주고 있는바, 갑 제10호증(실험증명서)에서는 갑 제4호증(1976. 12. 7. 공개된 일본공개특허공보 소 51-142162호)의 방법으로 제조한 세라믹필터도 본건발명과 같은 특성을 갖는다고 되어 있기는 하나, 갑 제4호증에서 외부의 체적밀도를 내부보다 조밀하게 하는 아무런 기재가 없는 이상 이러한 시험결과는 비록 특정 기관에서 특별히 시험한 결과가 그렇게 되었다고 하더라도 재함침 등에 의하여 언제나 같은 결과를 기대할 수 있게 하는 본건발명과 같이 자명한 것이라고 할 수 없으므로, 결국 본건발명은 갑 제4호증 등과 동일성이 있다거나 이들로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정되지 아니하고, 또한 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제11항 내지 제13항은 제10항의 물리적 특성을 한정하고 있으므로 본건발명과 같이 신규성과 진보성을 인정할 수 있다.

2. 당원의 판단

가. 특허발명이 공지공용의 기존 기술을 수집 종합하고 이를 개량하여 이루어진 경우에 있어서, 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되고, 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없는 것 이고( 대법원 1996. 7. 26. 선고 95후1197 판결 참조), 그러한 발명은 비록 등록이 되었다 하더라도 그 등록은 무효라고 할 것이다.

나. 그러므로 기록에 의하여 본건발명과 인용발명들을 살펴보기로 한다.

(1) 본건발명의 명세서에서는 "세라믹필터의 열적 및 기계적 안정성을 증가시키기 위하여 세라믹필터의 외부 부분의 체적밀도가 내부 부분의 밀도보다 다소 큰 것이 바람직하다고 하고, 체적밀도는 기계적으로 이를테면 유기용매와 혼합된 내화성 과립물질로 만들어진 프레임 또는 금속으로 만들어진 프레임으로 세라믹필터를 둘러쌈으로써 변경될 수 있고, 반대로 함침 및 건조된 세라믹필터의 표면을 세라믹슬러리로 재함침시킴으로써 변경될 수 있다."고 하며, 그 특허청구범위 제10항에서는 "세라믹필터의 외부 표면 근처에서의 체적밀도가 내부에서의 체적밀도에 약 1.2 내지 10배인 것"으로 한정하고 있고, 특허청구의 범위 제11항 내지 제13항은 제10항의 실시방법을 구체화하고 있다.

(2) 갑 제10호증에 의하면, 갑 제4호증과 갑 제5호증(미국 특허 제3090094호에 대한 공보)의 세라믹필터 제조방법으로 제조한 세라믹필터들을 실험한 결과, 갑 제4호증의 세라믹필터는 주연부가 중심부보다 1.3배 내지 1.7배 정도로 밀도가 높았고, 갑 제5호증의 세라믹필터는 주연부가 중심부보다 1.3배 또는 2.3배 정도로 밀도가 높았다고 한다(갑 제4호증이나 갑 제5호증 자체에는 위와 같이 외주연의 밀도를 내부보다 높게한다는 기재는 없다).

(3) 갑 제7호증(1983. 9. 8. 공개된 일본공개특허공보 소 58-151379호의 "다공 세라믹 구조체"에 관한 특허발명)은 3차원 망상(망상)구조로 된 세라믹 골격의 외주에 보강벽을 갖춘 다공성 세라믹 구조체로서, 보강벽은 미세한 세공으로 밀폐하며, 이렇게 함으로써 세라믹구조체의 기계적 강도와 내열충격강도를 향상시키는 효과가 있다고 한다.

(4) 갑 제9호증(1983. 3. 일본에서 발행된 "화학장치" 잡지)에 의하면, 세라믹구조는 내열, 내약품성 여과제나 용융금속 여과제로 사용될 수 있는데, 용도에 따라서는 제품 주위의 일부를 단말처리하여 틈새를 막음으로써 보강효과를 가지게 한다든지, 유체의 흐름을 차단한다든지 하는 처리를 할 수도 있다고 기재하고 있다.

(5) 갑 제29호증(1983. 5. 26. 공개된 일본공개특허공보 소 58-88017호의 "배기가스 정화용 구조물의 제조방법"에 관한 특허발명)에서는 세라믹구조물의 외주부의 구멍을 치밀(미세)하게 함으로써 구조물의 기계적 강도를 향상시킨다고 기재되어 있다.

다. 본건발명과 갑 제7, 9, 29호증의 인용발명들을 대비하여 보기로 한다.

(1) 목적이나 작용효과에 있어서 본건발명은 명세서의 자세한 설명에서 세라믹필터의 열적 및 기계적 안정성을 증가시키기 위한 것이라고 기재하고 있으므로, 이는 갑 제7호증, 갑 제9호증, 갑 제29호증의 발명과 동일한 것임을 알 수 있다 .

피심판청구인은 본건발명의 필터는 이중여과의 효과가 있어 단순하고 경제적이며 효율적이라고 주장하나, 이는 출원명세서에 기재되지 아니한 내용일 뿐만 아니라 , 이중필터의 효과를 가지려면 먼저 밀도가 낮은 곳을 통과시키고 난 후에 밀도가 높은 곳을 통과시켜야 되는 것인데, 본건발명의 경우에는 그 반대로 실시함으로써 이중여과의 효과는 없다고 하겠으므로 이 주장은 어느 모로 보나 이유 없다.

(2) 기술적 구성을 보건대, 본건발명에서는 프레임으로 세라믹필터 주위를 둘러싸거나 슬러리에 분무 또는 침지로 재함침시키는 방법이고, 갑 제7, 9, 29호증의 인용발명들에서는 세라믹구조체의 외주연 틈새를 막거나 구멍을 미세하게 한다고 기재되어 있을 뿐 그 구체적인 방법이 제시되어 있지는 아니하나, 이는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 위 인용발명들의 기재로부터 공지된 통상의 방법으로 극히 용이하게 실시할 수 있는 방법이고, 본건발명의 위 방법들이 공지된 통상적인 방법과 달리 특이하다거나 그 실시에 어려움이 있는 것이라고 보기도 어려우므로 그 기술적 구성이 다르다고 할 수도 없다 .

한편, 위 인용발명들은 외주연의 체적밀도가 내부의 그것보다 높게 만든다는 것이고 다만 그 비율을 특정하지 아니하였음에 대하여, 본건발명에서는 그 비율을 1.2배 내지 10배로 한정하고 있으나, 본건발명의 그 비율 자체는 위 인용발명들에 의하여 당해분야에서 통상의 지식을 가진 자가 볼 때 극히 용이하게 상정할 수 있는 정도에 불과하여 그 범주를 달리한다고 보기도 어렵다 하겠다(갑 제4호증이나 갑 제5호증의 방법에 의하여 공지된 통상적인 방법으로 제조하는 경우에도 폴리우레탄의 압축과정에서 슬러리가 측면부로 밀려나갔다가 압축이 끝나면 다시 폴리우레탄 속으로 끌려 들어가기 때문에 결국 외주부의 밀도가 내부보다 높게 되고 그 경우에도 통상 1.3배 이상의 밀도가 나오는 점에 비추어 보면 더욱 그러하다).

라. 앞에서 본 바와 같이 본건발명과 갑 제7, 9, 29호증의 인용발명들은 그 목적이나 기술적 구성 및 작용효과가 동일한 범주에 속한다고 하겠고, 또한 본건발명은 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 현저하게 향상 진보된 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되지도 아니하여 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명들로부터 용이하게 도출해 낼 수 있다 할 것이므로, 본건발명에는 진보성이 인정되지 아니하며 , 아울러 이 사건 특허발명의 청구범위 제11항 내지 제13항은 본건발명의 종속항들로서 제조하는 구체적인 방법들을 권리범위로 기재하고 있으나, 그 방법들은 모두 공지된 것들이어서 본건발명과 별도로 특허성이 엿보이지 아니한다고 할 것임에도 불구하고, 원심은 심리를 다하지 아니하여 본건발명과 인용발명들의 핵심적인 기술사상을 제대로 파악하지도 못한 채 만연히 본건발명은 인용발명들과 달라서 진보성이 있다고 판단하고 말았으니, 그러한 원심심결에는 진보성 판단에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니한 위법이 있다고 할 것이고, 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

그러므로 원심심결 중 심판청구인의 패소 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.