공지된 비교대상발명들인 단일제제 약품들을 종합하여 복합화한 약품의 출원발명이 진보성이 없다고 한 사례

출원발명 ‘알코올중독의 치료 또는 예방용 약학 조성물로서 아캄프로세이트(acamprosate) 및 날록손(naloxone) 또는 날트렉손(naltrexone)을 포함하는 것을 특징으로 하는 약학 조성물’은 비교대상발명 1의 단일제제 아캄프로세이트와 비교대상발명 2의 날록손 또는 날트렉손을 종합하여 만든 복합제제로서 그 수집·종합에 기술적 곤란성이 없고, 그 효과 역시 그 구성요소를 채택함에 따라 일반적으로 예상되는 정도의 것에 불과할 뿐 현저한 상승효과를 가진 것으로 볼 수 없어, 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 진보성이 없다고 한 사례.

특허법 제29조 제2항

대법원 1997. 5. 30. 선고 96후221 판결 (공1997하, 1879)

원고 (소송대리인 변리사 박장규외 1인)

특허청장

2007. 3. 14.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2006. 5. 26. 2005원3259호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초 사실

[인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 을 제1호증의 1 내지 4]

원고는 2000. 9. 26. 명칭을 “오피오이드 길항물질 및 NMDA 수용체 복합체 조절인자를 함유하는 알코올 및 약물 중독증 치료조성물”로 하는 발명(출원번호 : 제2000- 7010649호, 국제출원으로 우선권 주장일은 1998. 3. 26.이다)을 특허출원하였는데, 특허청은 2005. 2. 21. 위 발명은 별지 3항 기재 비교대상발명 2로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하, ‘통상의 기술자’라 한다)에 의하여 용이하게 발명될 수 있다는 등의 이유로 거절결정을 하였다.

원고는 위 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하고, 위 발명의 명세서 등을 별지 1항 기재와 같이 보정(이하, 이와 같이 보정된 것을 ‘이 사건 출원발명’이라 하고, 그 청구범위 제1항을 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)함으로써 심사전치절차가 개시되었는데, 특허청은 이 사건 출원발명이 비교대상발명들로부터 용이하게 발명될 수 있다는 이유로 위 거절결정을 유지하였고, 특허심판원 또한 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들로부터 용이하게 발명될 수 있으므로 진보성이 없으며, 출원의 청구범위 중 하나의 항에라도 거절이유가 있는 경우에는 출원 전부가 거절되어야 한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 청구취지 기재 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 제1항 발명의 진보성 여부

가. 목 적

비교대상발명 1의 아캄프로세이트는 알코올섭취를 자제시킴으로써 알코올중독을 치료하는 것이고, 비교대상발명 2의 날록손 또는 날트렉손은 알코올의 길항물질을 제공하여 알코올섭취로 인한 효과를 감쇄시킴으로써 알코올섭취를 줄이는 방법으로 알코올중독을 치료하는 것이며, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들의 제제를 복합투여하여 알코올중독을 치료하고자 하는 것이므로 그 목적에 공통점이 있다.

나. 기술적 구성 및 효과

이 사건 제1항 발명은 ‘알코올중독의 치료 또는 예방용 약학 조성물로서 아캄프로세이트(acamprosate) 및 날록손(naloxone) 또는 날트렉손(naltrexone)을 포함하는 것을 특징으로 하는 약학 조성물’인데, 비교대상발명 1에 아캄프로세이트가 알코올의존증(alcohol dependence)의 장기 치료에 유용한 약물학적 화합물일 수 있다는 취지의 기재가 있고, 비교대상발명 2에 날트렉손 또는 날록손이 알코올중독의 치료에 유용하다는 취지의 기재가 있으므로, 이 사건 제1항 발명은 그 용도가 공지된 아캄프로세이트와 날록손(naloxone) 또는 날트렉손(naltrexone)을 복합화한 것이다.

그런데 발명이 공지공용의 기존 기술을 수집·종합하여 이루어진 경우에 있어서는 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나, 이로 인한 효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 현저한 상승효과가 있다고 인정되고, 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다( 대법원 1997. 5. 30. 선고 96후221 판결 등 참조).

살피건대, 공지의 단일제제를 종합하여 복합제제를 만드는 것은 통상의 기술자에게 아주 용이하다고 할 것이고, 약효가 유사한 두 가지 약물을 한 가지씩만 투여하는 것보다는 각각의 약물량을 줄이지 않은 채 두 가지 약물을 같이 투여하는 경우에 약효가 어느 정도 더 높아질 수 있다는 것은 자명한 사실이라고 할 것이다.

그런데 이 사건 출원발명의 명세서 및 도면의 기재에 의하면, 쥐를 대상으로 아캄프로세이트 100㎎/kg/day을 투여한 경우 치료기간 동안의 에탄올 섭취량(그 수치가 낮을수록 효과가 우수하다)이 4.64g/kg/day이고, 날트렉손 10㎎/kg/day를 투여한 경우 그 에탄올 섭취량이 4.96g/kg/day이며, 위와 같은 양의 아캄프로세이트와 날트렉손을 같이 투여한 경우 그 에탄올 섭취량이 4.21g/kg/day인데(에탄올 섭취량의 수치가 구체적으로 기재되어 있지는 않으나 도면상 개략적인 수치의 확인이 가능하고, 당사자들 사이에도 그 수치에 관하여 다툼이 없다), 이는 일반적으로 예측 가능한 범위 내의 효과일 뿐 아니라, 치료기간 후의 에탄올 섭취량은 복합 투여한 경우가 아캄프로세이트나 날트렉손 중 한 가지를 투여한 경우보다 오히려 더 높은 것으로 나타나는데, 이는 치료를 중단하였을 때 증상이 되돌아가는 현상(rebound effect)이 단일제제를 투여한 경우보다 더 심하다는 것이므로, 오히려 이러한 측면에서는 이 사건 제1항 발명의 효과가 아캄프로세이트나 날트렉손 단일제제에 비하여 떨어진다고 할 것이다.

또한, 관련분야 논문(갑 제5호증)에 “비재발률에 있어서 날트렉손과 아캄프로세이트 간에 차이는 없었다. 그러나 복합제제의 경우 아캄프로세이트보다 효과적이었지만 날트렉손보다 효과적이지 못했다.”는 기재(제96면, 오른쪽 칼럼 상단 제5행 내지 제9행)와 “첫 알코올섭취에 있어서 날트렉손와 아캄프로세이트 사이에 현저한 차이가 없었다. 복합제제는 아캄프로세이트보다 훨씬 효과적이었으나 날트렉손보다는 효과적이지 못했다.”는 기재(제96면, 오른쪽 칼럼 상단 제17행 내지 제21행)도 있다.

그러므로 이 사건 제1항 발명은 공지기술을 수집하여 종합한 것으로서 그 수집·종합에 기술적 곤란성이 있다고 할 수 없고, 그 효과 역시 그 구성요소를 채택함에 따라 일반적으로 예상되는 정도의 것에 불과할 뿐 현저한 상승효과를 가진 것으로 볼 수 없어, 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 진보성이 없다.

이에 대하여 원고는 아캄프로세이트와 병용 투여된 날트렉손 또는 날록손은 아캄프로세이트의 흡수율을 현저히 향상시켜 아캄프로세이트의 최대 혈장농도 도달시간을 단축시킬 뿐 아니라 그 최대 혈장농도를 높이고, 아캄프로세이트의 흡수속도 향상으로 아캄프로세이트의 투여용량을 낮출 수 있으며, 아캄프로세이트와 병용 투여된 날트렉손 또는 날록손은 아캄프로세이트의 생체이용률을 현저히 향상시켜 비교대상발명들의 단일제제에 비하여 알코올중독의 치료에 놀라운 상승효과가 있다고 주장한다.

그러나 원고의 위 주장과 같은 작용이나 효과는 이 사건 출원발명의 명세서에 기재되지 않은 것이고, 명세서의 기재로부터 그와 같은 작용이나 효과가 있음을 추론할 수도 없는 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 진보성 판단을 함에 있어서 참작할 수 없다. 설사 그와 같은 작용이나 효과를 진보성 판단에 참작할 수 있다고 할지라도, 원고의 주장과 같은 최대 혈장농도 도달시간의 단축, 아캄프로세이트의 최대 혈장농도의 상승, 아캄프로세이트 흡수율의 상승 등의 효과는 모두 간접적인 것에 불과하므로, 이를 들어 바로 알코올중독의 치료에 놀라운 상승효과가 있다고 할 수도 없는 것이어서, 원고의 위 주장은 어느 모로 보아도 이유 없다.

다. 소 결

따라서 이 사건 제1항 발명은 특허등록을 받을 수 없고, 하나의 특허출원에 여러 개의 청구항이 있는 경우, 어느 하나의 항에라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하는 것이어서, 이 사건 제1항 발명이 특허등록을 받을 수 없는 이상, 나머지 청구항에 관하여 더 살필 것 없이 이 사건 출원발명은 그 전부가 거절되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.