2008가합3187 표장사용금지

진○○ (

서산시

소송대리인 변호사 오창국

1. 이소 (

서울 강북구

2. 주식회사 △△△코리아

서울 광진구

대표이사 김○○

3. 주식회사 □□□인터내셔날

서울 강북구

송달장소 서울 강북구

대표자 이사 양○○

피고 1, 3의 소송대리인 변호사 권오갑

2008. 10. 9 .

2008. 11. 27 .

1. 가. 피고 이소, 주식회사 □□□인터내셔날은 , 1 ) 별지 제2 목록 기재 표장이 부착된 상품을 생산, 판매, 수입, 수출, 배포하거나 판매를 위한 전시를 하여서는 아니 되고 , 2 ) 위 피고들의 매장, 사무소, 공장 및 창고 내에 보관 중인 위 1 ) 항 기재 상품의 완제품, 반제품, 포장지, 포장용지 및 선전광고물을 각 폐기하라 .

나. 피고 주식회사 △△△코리아는 , 1 ) 별지 제1, 2 목록 각 기재 표장이 부착된 상품을 생산, 판매, 수입, 수출, 배포하거나 판매를 위한 전시를 하여서는 아니 되고 , 2 ) 위 피고의 매장, 사무소, 공장 및 창고 내에 보관 중인 위 1 ) 항 기재 상품의 완제품, 반제품, 포장지, 포장용지 및 선전광고물을 각 폐기하라 .

2. 원고의 피고 이소, 주식회사 □□□인터내셔날에 대한 각 나머지 청구를 기각한다 .

3. 소송비용 중 원고와 피고 이소, 주식회사 □□□인터내셔날 사이에 생긴 부분 중 1 / 2은 원고가, 나머지는 위 피고들이 각 부담하고, 원고와 피고 주식회사 △△△코리아 사이에 생긴 부분은 피고 주식회사 △△△코리아가 부담한다 .

4. 제1항은 가집행할 수 있다 .

주문 제1항 및 피고 이소, 주식회사 □□□인터내셔날은, 별지 제1 목록 기재 표장이

부착된 상품을 생산, 판매, 수입, 수출, 배포하거나 판매를 위한 전시를 하여서는 아니

되고, 위 피고들의 매장, 사무소, 공장 및 창고 내에 보관 중인 위 상품의 완제품, 반제

품, 포장지, 포장용지 및 선전광고물을 각 폐기하라 .

1. 기초사실

다음 사실은 갑 제1 내지 5, 8 내지 14호증 ( 가지번호 포함 ), 을 제2, 4, 9, 10, 11 , 15호증 ( 가지번호 포함 ) 의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있고, 을 제14호증, 제18호증의 1, 2, 제19, 20호증의 각 기재만으로 아래의 인정에 방해가 되지 아니한다 .

가. 1 ) 미국인 망 ○○○ 하워드 ( OOO Howard, 이하 ' 망인 ’ 이라고 한다 ) 는 ' 본 더치 ( Von Dutch ) ' 라는 도형적 변형이 가미된 문자인 별지 제2 목록 기재 표장 ( 이하 ' 이 사건 표장 ' 이라고 한다 ) 을 이용하여 ' 엔진 날개 ( The Wing of an Engine ) ' 란 명칭의 별지 제3 목록 기재 저작물 ( 이하 ' 이 사건 저작물이라고 한다 ) 을 비롯한 회화저작물의 저작자로서 1992. 9. 19. 사망하였고, ' 본 더치 ( Von Dutch ) ' 는 망인의 예명이다 . 2 ) 망인의 딸인 ○○ 하워드 ( OO Howard ) 와 ○○ 마이클 ( OO Michael, 이하 ' 속인들 ' 이라고 한다 ) 은 망인의 저작권, 초상, 성명 등과 관련한 일체의 권리를 상속하였 나. 1 ) 상속인들은 2000. 3. 31. 마이클 OO ( Michael OO ) 의 중개를 통하여 일본의 주식회사 ◎◎◎◎◎◎◎◎, 이하 ‘ ◎◎◎◎라 한다 ) 에게 이 사건 저작물의 저작권을 포함한 일체의 지적재산권을 미화 50만 달러에 양도하는 계약 ( 이하 ' 이 사건 제1 - 1 양도계약 ' 이라 한다 ) 을 체결하였고, ◎◎◎◎는 2002. 5. 15. 미국의 본 더치 ○○○○ 엘엘씨 ( Von Dutch OOOO LLC, 이하 ' 본 더치 OOOO ' 이라 한다 ) 에게 이 사건 저작권을 포함한 일체의 지적재산권을 미화 50만 달러에 재차 양도하는 계약 ( 이하 ' 이 사건 제1 - 2 양도계약 ' 이라 한다 ) 을 체결하였다 . 2 ) 상속인들은 2005. 6. 8. 마이클 ○○의 중개를 통하여 원고에게 위 망인의 제작권, 초상, 성명 등과 관련한 일체의 권리를 매출액의 2. 5 % 를 대금으로 정하여 양도하는 계약 ( 갑 제1호증의 1, 2, 이하 ' 이 사건 제2 양도계약 ' 이라 한다, 피고 이소, 주식회사 □□□ 인터내셔날은 위 양도계약에 관한 공증은 허위이고, 단지 라이센스계약을 체결하였을 뿐이라고 주장하나, 을 제17호증의 1, 2의 각 기재만으로 이를 인정하기에 부족하고, 달리 위 양도계약에 관한 공증이 허위라고 인정할 만한 아무런 증거가 없으므로, 위 피고들의 위 주장은 이유 없다 ) 을 체결하였다 .

다. 1 ) ◎◎◎◎와 본 더치 ○○○○은 국내외에서 이 사건 저작물에 관하여는 아무런 저작권등록도 마치지 않았다 .

2 ) 원고는 국내에서 2007. 7. 4. 저작권심의조정위원회 ( 현재 저작권위원회로 명칭 변경되었다 ) 등록번호 제C - 2007 - 0○○○호로 이 사건 저작물에 관한 저작권양도등록을 마쳤다 .

라. 1 ) 피고 이 는 2006. 5. 30. 국내에서 이 사건 표장과 동일한 상표 ( 이하 ' 이 사건 상표 ’ 라 한다 ) 를 출원하여 2007. 9. 13. 상표권등록을 마쳤고, 피고 이 가 생산, 판매하는 의류 등 상품에 이 사건 상표를 부착, 사용하고 있다 . 2 ) 피고 주식회사 △△△코리아 ( 이하 ' 피고 △△△코리아 ' 라고 한다 ) 와 피고 주식회사 □□□인터내셔날 ( 이하 ' 피고 □□□인터내셔날 ' 이라고 한다 ) 은 위 피고들이 생산 , 판매하는 의류 등의 상품에 이 사건 표장과 동일한 표장을 부착, 사용하고 있다 .

마. 1 ) 원고는 자신이 경영하던 본 더취 ○○○○의 가맹점에 대한 환불금 채무를 연대보증한 이○○ 소유의 주택에 대하여 가압류집행이 이루어지자, 2006. 9. 29. 이○○와 사이에, 2006. 10. 18. 까지 이○○ 소유의 주택에 대한 가압류집행을 해제하여 주기로 약정하면서 만약 위 의무를 이행하지 못할 경우 이○○에게 ' 하베이 ( HARVEY ) ', ' 아이 엠 어 래빗 투 ( I AM A RABBIT TOO ) ', ' 나는 눈알 로고 ( Flying Eyeball Logo ) ', ' 나는 눈알 디자인 ( Flying Eyeball Design ) ' 이란 명칭의 4개의 저작물에 관한 저작권을 2006. 10. 21. 자로 양도하기로 하는 계약을 체결하였는데, 그 중 ' 나는 눈알 디자인( Flying Eyeball Design ) ' 은 같이 안구에 날개가 달려 있는 도형 부분과 도형적 변형이 가미된 문자 MD가 결합된 표장으로 이루어져 있다 . 2 ) 그런데 원고가 위 약정 기한까지 가압류 집행을 해제하지 못하였고, 그 후 이○○에게 2006. 12. 14. 까지 140, 000, 000원을 지급하기로 하였으나 이를 이행하지도 못

하게 되자, 2006. 12. 15. 나는 눈알 로고 ' 를 제외한 나머지 3개의 저작물에 관한 저작권을 이○○에게 양도하였다 .

3 ) 이에 이○○는 2006. 10. 21. 자 양도계약을 원인으로 하여 원고를 상대로 서울 북부지방법원 2007가합○○호로 ' 나는 눈알 로고 ( Flying Eyeball Logo ) ' 저작물에 관한 양도등록절차이행의 소를 제기하여 2007. 7. 27. 청구인용 판결을 선고받았고, 원고가 이에 불복하여 서울고등법원 2007나○○호로 항소하였으나 2008. 6. 18. 항소기각 판결이 선고되었다 .

2. 당사자들의 주장

가. 원고의 주장1 ) 원고는 망인의 예명인 ' 본 더치 ( Von Dutch ) ' 에 관한 모든 권리를 상속한 상속인들로부터 ' 본 더치 ( Von Dutch ) ' 에 관한 ' 퍼블리시티권을 양수하였는데, 피고들이 원고의 허락 없이 별지 제1 목록 기재 표장을 이용한 상품을 생산, 판매하는 등으로 위 상품 등과 망인 사이에 어떠한 관련이 있는 것처럼 일반 대중으로 하여금 오인하게 하였으므로, 피고들은 원고가 위와 같이 양수한 ' 본 더치 ( Von Dutch ) ' 에 관한 퍼블리시티권을 침해하였다 .

2 ) 또한, 피고들은 이 사건 저작물의 국내 등록저작권자인 원고의 동의 없이 이 사건 저작물의 일부인 이 사건 표장과 동일한 표장 및 이 사건 상표를 사용하여 원고의 저작권을 침해하였다 .

3 ) 따라서, 피고들은 별지 제1, 2 목록 각 표장이 부착된 상품을 생산, 판매, 수입 , 수출, 배포하거나 판매를 위한 전시를 하여서는 아니 되고, 피고들의 매장, 사무소, 공장 및 창고 내에 보관 중인 위 상품의 완제품, 반제품, 포장지, 포장용지 및 선전광고물을 각 폐기할 의무가 있다 .

나. 피고 이소, □□□인터내셔날의 주장1 ) 원고가 이 사건 저작권을 적법하게 취득하였는지 여부에 대해, 원고의 저작권 취득의 기준이 될 준거법은 저작물의 최초 발생국인 미국법인데, 원고가 이 사건 제2양도계약을 체결할 당시 양도인인 상속인들은 ◎◎◎◎와 사이에 이 사건 제1 - 1 양도계약을 체결하고 그 양도대금을 모두 지급받음으로써 이 사건 저작권을 이미 상실한 상태였으므로, 원고는 무권리자로부터 위 저작권을 양수하였다 . 2 ) 원고가 망인의 예명인 ' 본 더치 ( Von Dutch ) ' 에 관한 퍼블리시티권을 적법하게 취득하였는지 여부에 대해, 퍼블리시티권은 유명인에 한하여 인정되는 것인바, 본 더치 ( Von Dutch ) ' 라는 예명 자체가 유명한 것이 아니므로 퍼블리시티권의 보호 범위에 속하지 아니하고, 가사 퍼블리시티권이 인정된다고 하더라도 원고가 상속인들로부터 저작권 외에 퍼블리시티권까지 양수받은 것은 아니며, 위와 같이 이 사건 제2 양도계약 당시 상속인들은 ◎◎◎◎와 사이에 이 사건 제1 - 1 양도계약을 통해 퍼블리시티권을 포함한 일체의 권리를 양도한 상태였으므로, 원고는 무권리자로부터 퍼블리시티권을 양수하였다 .

3 ) 상속인들은 ◎◎◎◎와 사이에 이 사건 제1 - 1 양도계약을 체결하고 그 양도대금을 모두 지급받음으로써 퍼블리시티권 및 이 사건 저작권을 포함한 일체의 지적재산권을 이중으로 양도해서는 아니 됨에도 불구하고, 마이클 ○○과 공모하여 원고와 사이에 이 사건 제2 양도계약을 체결하는 배임행위를 저질렀고, 원고는 상속인들 및 마이클 ○○이 배임행위를 한다는 사정을 알면서도 그 배임행위에 적극적으로 가담하였으므로, 위 제2 양도계약은 민법 제103조 소정의 사회질서에 반하는 행위에 해당하여 무효이다 .

4 ) 원고는 이○○에게 이 사건 표장이 포함된 ' 나는 눈알 디자인 ( Flying Eyeball Design ) ' 저작물을 양도하였으므로, 피고에게 이 사건 표장에 대한 저작권을 주장할 수 없다 .

5 ) 피고 이는 이 사건 저작물의 저작권자인 마이클 ○○과 사이에 상표에 관한 사용계약을 체결하고 국내에서 위 상표 중 MD, 부분을 다시 상표로 출원 · 등록하고 사용하고 있는 것으로 원고가 양수한 퍼블리시티권 및 저작권을 침해하는 것이 아니다 .

3. 원고의 피고 이소, □□□인터내셔날에 대한 청구에 관한 판단

가. 저작권 침해 여부에 관한 판단

1 ) 준거법의 결정

먼저 원고가 이 사건 저작권을 적법하게 취득하였는지 여부의 판단 기준이 될 준거법에 관하여 본다 .

이 사건 각 저작물의 최초 발생국 ( 본국 ) 인 미국과 원고가 이 사건 저작권의 보호를 구하는 국가 ( 보호국 ) 인 우리나라는 모두 문학적 · 예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약 ( Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 이하 ' 베른협약 ' 이라 한다 ) 의 가입국이고, 이 사건 저작물은 베른협약 제2조 제1항의 회화 , 스케치 기타 응용미술저작물의 일종으로서 베른협약의 적용대상인 문학적 · 예술적 저작물에 해당하는데, 저작권자가 소송의 제기를 통하여 저작권의 보호를 받고자 하는 경우에 있어서 본국법과 보호국법 중 어느 법을 적용해야 할 것인지에 관하여, 베른협 약 제5조 제1항은 “ 저작자는 이 협약에 따라 보호되는 저작물에 관하여 본국 이외의 동맹국에서 각 법률이 현재 또는 장래에 자국민에게 부여하는 권리 및 이 협약이 특별

히 부여하는 권리를 향유한다. ” 라고 규정하여 이른바 내국민대우의 원칙을 천명하고 , 제5조 제2항은 “ 위 권리의 향유와 행사는 어떠한 방식에 따를 것을 조건으로 하지 않는다. 그러한 향유와 행사는 저작물의 본국에서 보호가 존재하는지 여부와 관계가 없다. 따라서 이 협약의 규정과는 별도로 보호의 범위와 저작자의 권리를 보호하기 위하

여 주어지는 구제의 방법은 오로지 보호가 주장되는 국가의 법률에 의한다. ” 라고 규정함으로써 보호국법주의를 채택하고 있다 .

우리나라는 베른협약에서 채택한 보호국법주의를 국내법으로 명문화하여 국제사법 제24조에 “ 지적재산권의 보호는 그 침해지법에 의한다. ” 라고 규정하였는데, 여기서 지적재산권의 보호와 관련하여 보호국법이 적용되는 범위가, 위 피고들이 주장하는 것처럼 베른협약 제5조 제2항 규정상의 “ 권리보호의 범위, “ 권리구제의 방법 ” 으로 한정되는 것인지, 아니면 저작권자의 결정이나 저작권의 양도성 등에 대하여도 보호국법을 적용할 것인지가 문제된다 .

저작권자의 결정 등의 문제를 본국법에 의할 경우에는 우선 본국법을 정하는 것 자체가 쉽지 않을 뿐만 아니라, 같은 영토 내에서도 저작물의 본국이 어디냐에 따라

저작권 침해 여부 판단이나 저작권자 결정의 결론이 달라져 저작물 이용자나 법원 등이 이를 판단, 적용하기가 쉽지 아니 한 반면, 저작권자의 결정 문제는 저작권의 존부 및 내용과 밀접하게 결부되어 있어 각 보호국이 이를 통일적으로 해석 적용할 필요가 있고, 그렇게 하는 것이 각 동맹국이 자국의 영토 내에서 통상 법정지와 일치하기 마련인 보호국법을 간편하게 적용함으로써 내국민대우에 의한 보호를 부여하기에도 용이한 점에 비추어 보면, 국제협약에서 명시적으로 본국법에 의하도록 규정하지 아니 한 이상 저작권자의 결정이나 권리의 성립, 소멸, 양도성 등 지적재산권에 관한 일체의 문제를 보호국법에 따라 결정함이 타당하며, 우리나라 국제사법 제24조가 지적재산권에 관한 모든 분야에 관하여 보호국법주의를 명시하는 대신 지적재산권 침해의 경우만을 규정하는 방식을 취하고 있다 하더라도, 이를 넓게 해석하여 지적재산권의 성립, 이전 등 전반에 관하여 보호국법주의 원칙을 채택한 것으로 해석함이 상당하다 .

따라서 이 사건 쟁점 중 하나인 저작권양도등록이 저작권양도의 성립요건과 대항요건 중 어느 것에 해당하는지, 대항요건에 해당한다면 대항요건의 구비에 필요한 구체적인 판단기준은 무엇인지 등에 관한 준거법은 보호국법인 우리나라 저작권법이 된다 { 보호국법인 한국법과 본국법인 미국법이 모두 대항요건주의를 취한다는 점에서 양법은 차이가 없다. 다만 대항요건의 구비에 필요한 구체적인 판단기준에 관하여는 차이를 보이는데, 한국 저작권법 및 판례에 의하면, 저작권 이중양도의 계약상대방들 중 먼저 저작권등록을 경료한 사람이 원칙적으로 적법한 권리자로 보호받고, 다만 선등록한 후순위 양수인이 저작권자의 배임행위에 적극적으로 가담한 경우에 한하여 그 권리의 보호가 부정되는데 비하여 ( 저작권법 제54조 제1호, 개정 전 저작권법 제52조 제1 호 ), 미국 저작권법 및 판례에 의하면, 선등록한 후순위 양수인이 적법한 권리자로 보호받기 위해서는 우리 법상의 위와 같은 요건 외에도, ① 후순위 양수인이 선순위 양도계약의 존재를 몰랐을 것, ② 후순위 양수인이 상당한 대가를 지급하였을 것 등의 추가적인 요건을 필요로 한다 ( Melville B. Nimmer, “ Nimmer on Copyright ”, vol. 3 , Chapter 10. 07 [ A ] [ 1 ] [ a ], 10 - 56. 15 참조 ) } . 2 ) 원고가 무권리자로부터 저작권을 양수하였는지 여부

우리나라는 구 저작권법 ( 2006. 12. 28. 법률 제8101호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘ 저작권법 ' 이라 한다 ) 제52조 제1호에 “ 저작재산권의 양도 또는 처분제한에 관한 사항은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다. ” 라고 규정함으로써 저작권등록과 관련하여 대항요건주의를 채택하고 있는바, 이는 저작권자가 계약상대방과 저작권양도계약을 체결하는 경우에는 별도의 저작권양도등록 없이도 위와 같은 의사표시의 합치에 의하여 저작권 이전이라고 하는 법률효과를 곧바로 발생시키고, 다만 저작권양 도등록은 계약상대방과 양립할 수 없는 지위에 있는 제3자에 대한 관계에 있어서 계약 상대방과 제3자 중 누구를 권리자로 볼 것인지에 관한 대항요건에 해당한다는 법리이 그런데 위 피고들이 주장하는 바와 같이, 원래 저작권자였던 상속인들이 이 사건 제1 - 1 양도계약을 체결하고 선순위 양수인인 ◎◎◎◎로부터 양도대금을 모두 지급받은 경우를 가리켜 대항요건주의 내지 의사주의 원칙에 따라 상속인들이 무권리자가 되었다고 전제한 다음, 후순위 양수인인 원고가 체결한 이 사건 제2 양도계약은 무권리자로부터 저작권을 양수받은 경우에 해당하여 무효라고 보는 경우에는, 결국 후순위 양수인은 저작권양도등록을 먼저 경료하였는지 여부에 관계없이 언제나 선순위 양수인에게 대항할 수 없는 결과를 초래하게 되는데, 이러한 결과는 이중 양수인들 사이에는 저작권등록을 먼저 경료한 사람을 권리자로서 보호하는 우리 저작권법의 취지에 명백히 반하는 것으로서 허용된다고 할 수 없고, 이 사건 제1 - 1 양도계약의 체결 및 이행이 이 사건 제2 양도계약의 체결 및 이행보다 수년 전에 저작물 발생국인 미국에서 이루어진 것이라고 하여 달리 볼 것은 아니므로, 위 피고들의 위 주장은 이유 없다 . 3 ) 원고가 상속인들의 배임행위에 적극적으로 가담하였는지 여부

살피건대, 을 제5호증의 1, 2, 제18호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면 , 이 사건 상표의 미국 상표권자인 본 더치 ○○○○이 마이클 ○○ 등을 상대로 상표권 침해금지신청을 제기함에 따라, 미국 연방지방법원 캘리포니아 중앙지구 로스앤젤레스 2 ] ( United States District Court Central District of California Los Angeles Division )가 2005. 2. 7. 본 더치 ○○○○의 위 신청을 인용하는 영구금지명령 ( Permanent Injunction ) 을 발령한 사실, 마이클 ○○은 위 영구금지명령에 위반하여 2005. 6. 8. 상속인들로 하여금 원고와 사이에 이 사건 제2 양도계약을 체결하게 한 사실을 각 인정할 수 있으나, 위 인정사실만으로는 상속인들이 체결한 위 제2 양도계약이 배임행위에 해당한다거나, 원고가 상속인들의 배임행위에 적극적으로 가담하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정하거나 사회질서에 반하는 행위에 의하여 위 제2 양도계약이 체결되었다고 할 증거가 없으며, 오히려 을 제6호증의 1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ◎◎◎◎는 이 사건 제1 - 1 양도계약에 기하여 상속인들에게 양도대 금 미화 50만 달러 중 40만 달러를 지급하기는 하였으나, 나머지 10만 달러에 관하여는 중개인인 마이클 ○○을 배제한 채 채권양수인인 본 더치 ○○○○에게만 이를 지급함으로써 약 3 - 4년 동안 변제의 유효성 여부에 관하여 분쟁이 있어 왔던 사실, 원고는 이 사건 제2 양도계약을 체결한 후인 2005. 7. 7. 상속인들을 대위하여 ◎◎◎◎에게 위 변제가 무효라는 취지로 주장하면서 이 사건 제1 - 1 양도계약에 관한 해제통지를 하는 등의 조치를 취한 사실을 각 인정할 수 있을 뿐이므로, 위 피고들의 위 주장은 이유 없다 .

4 ) 저작물 양도로 인한 저작권 상실 여부

살피건대, 이 사건 저작물은 과 같이 자동차 엔진에 날개가 달려 있는 도형 부분과 도형적 변형이 가미된 문자 MD가 결합된 것이므로, 원고가 이 사건 저작물을 타에 양도한 것이 아닌 이상 이 사건 표장이 포함된 ' 나는 눈알 디자인 ( Flying Eyeball Design ) ' 등 저작물을 이○○에게 양도하거나 또는 이○○에게 양도한 저작물에도 이 사건 표장이 포함되어 있다는 사정만으로 이 사건 저작물에 관한 저작권을 상실하였다고 볼 수 없고, 달리 원고가 이 사건 표장을 포함하는 이 사건 저작물을 이○○에게 양도하였다고 볼 증거가 없으므로, 위 피고들의 위 주장은 이유 없다 . 5 ) 피고 이소가 정당한 저작권자로부터 허락을 받아 상표를 사용하고 있는 것인지 여부 살피건대, 원고가 이 사건 제2 양도계약을 체결하기에 앞서서, 피고 이소가 마이클 ○○과 사이에 이 사건 상표에 관한 사용계약을 유효하게 체결하였다고 인정할 만한 아무런 증거가 없고, 오히려 을 제24호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 , 피고 이는 국내에서 출원할 당시 특허청에 마이클 ○○ 명의의 상표출원계약서를 제출하였는데, 그 계약서에 첨부된 마이클 ○○의 미국 운전면허증 발급일이 상표출원일보다 9개월 후인 점 등 위 계약서가 마이클 ○○의 진정한 의사에 따라 작성된 것이라고 보기 어려운 사실, 피고 이는 마이클 ○○과 사이에 이 사건 상표를 한국에서 사용하는 문제에 관하여 협의를 하였는데, 이와 같은 계약교섭 과정에서 협의가 결렬되었던 사실을 각 인정할 수 있을 뿐이다 .

또한 상표권자라고 하더라도 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 저작권자의 동의를 얻지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없는 것인데 ( 상표법 제53조 ), 이 사건 저작물은 이미 망인이 위 상표등록 이전에 창작한 저작물인 사실은 이미 앞에서 본 바와 같고, 이 사건 저작물은 도형 부분과 MD, 문자 부분이 결합된 것으로서 도형부분과 문자부분이 불가분적으로 겹합된 것으로 보기는 어려우며, ' 엔진 날개 ( The Wing of an Engine ) ' 로 호칭되지만 MD와 같은 문자 부분만을 분리하여 사용되더라도 위 저작물의 일부로 인식될 가능성이 높으므로, 이 사건 저작물의 구성부분인 D, 부분만을 따로 분리하여 등록한 이 사건 상표는 망인의 저작권과 저촉된다고 할 것이다 .

따라서, 이 사건 상표 등록 자체의 효력은 별론으로 하고, 피고 이소가 위 등록상표를 이용하여 지정상품을 생산한다고 할지라도 망인의 상속인들이나 그들로부터 적법하게 이 사건 저작물을 양도받은 원고의 동의 없이 이 사건 상표를 사용하는 이상 , 원고의 저작권을 침해한다고 할 것이어서, 위 피고들의 위 주장은 이유 없다 .

나. 퍼블리시티권 침해 여부에 관한 판단

1 ) 퍼블리시티권의 인정 여부가 ) 퍼블리시티권 ( Right of Publicity ) 이라 함은 사람이 그가 가진 성명 ( 아호, 예명, 필명 등 포함 ), 초상이나 기타의 동일성 ( identity ) 을 상업적으로 이용하고 통제할 수 있는 배타적 권리를 의미한다고 할 것인데, 우리의 법에는 위와 같은 권리에 관한 명문의 규정은 없으나, 국가에 따라서는 법령 또는 판례에 의하여 이를 인정하고 있는 점, 이러한 동일성을 침해하는 것은 민법상의 불법행위에 해당하나 그 피해의 완전한 회복이 어렵고 손해전보의 실효성을 기대하기 어려운 점, 사회의 발달에 따라 이러한 권리를 보호할 필요성이 점차 증대하고 있는 점, 유명인이 스스로의 노력에 의하여 획득한 명성, 사회적인 평가, 지명도 등으로부터 생기는 독립한 경제적 이익 또는 가치는 그 자체로 보호할 가치가 충분한 점 등에 비추어 해석상 이를 독립적인 권리로 인정할 수 있다고 할 것이다 .

나 ) 또한, 퍼블리시티권은 유명인 뿐 아니라 일정한 경우 일반인에게도 인정될 수 있고, 그 대상도 성명 ( 아호, 예명, 필명 등 포함 ), 사진, 초상, 기타 개인의 이미지 등을 형상화하는 경우 특정인을 연상시키는 물건 등에 널리 인정될 수 있으며, 일종의 재산권으로서 인격권과 같이 일신에 전속하는 권리가 아니어서 상속이 가능하고 성명이나 초상이 갖는 경제적 가치를 적극적으로 활용하기 위하여 제3자에게 양도할 수 있다고 할 것이다 .

2 ) 퍼블리시티권의 양수 여부

위에서 인정한 바와 같은 망인이 본 더치 ( Von Dutch ) ' 라는 예명으로 활동한 이 사건 저작물 등의 창작자인 점 등에 비추어 보면 망인에게 ' 본 더치 ( Von Dutch ) ' 라는 예명을 상업적으로 이용할 재산상 권리인 퍼블리시티권이 있다고 할 것이고, 상속인들에게 위 권리가 상속되었다고 볼 수는 있으나, 갑 제1호증의 1 기재만으로 원고가 망인의 위와 같은 퍼블리시티권까지 양수하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다 .

3 ) 퍼블리시티권 침해 여부가 ) 퍼블리시티권의 침해가 인정되려면, 특정인의 ' 동일성 ( identity ) ' 이 허락 없이 사용되어 그러한 동일성의 사용으로 인하여 그것이 당해 특정인을 ' 지칭 ( identify ) ' 하고 있는 것을 일반 대중이 인식할 수 있어야 할 것이다 .

나 ) 이 사건에 관하여 살피건대, 위에서 인정한 바와 같이 망인은 ' 본 더치 ( Von Dutch ) ' 라는 예명으로 활동하면서 본 더치 ( Von Dutch ) ' 라는 도형적 변형이 가미된 문자인 이 사건 표장과 여러 도형 저작물을 결합한 다수의 저작물을 창작한 점, 이 사건 표장은 상표화 되어 의류제품 등에 널리 사용된 점 등에 비추어 보면, 망인이 본 더치 ( Von Dutch ) ' 라는 예명으로 활동하여 왔고, 예명도 특정인을 식별하게 하는 징표로서 퍼블리시티권의 보호대상이 될 수는 있으나, 이를 이용한 다수의 저작물과 그 저작물의 상표적 사용을 통해 일반 대중은 이 사건 표장의 사용으로 ' ○○○ 하워드 ' 라는 사람을 인식하기 보다는 위 망인이 창작한 저작물들과 상표적 가치를 인식한다고 볼 것이고, 달리 위 피고들의 별지 제1 목록 기재 표장 사용으로 일반 대중이 망인을 지칭하는 것으로 인식하게 되었다는 점을 인정할 증거가 없어 위 피고들이 ' 본 더치 ( Von Dutch ) ' 를 이용한 표장을 상품 등에 부착하는 행위가 원고가 양수받은 퍼블리시티권을 침해한다고 할 수 없으므로, 위 피고들이 망인의 퍼블리시티권을 침해하였고, 원고가 위 퍼블리시티권을 양수하였음을 전제로 한 위 주장은 이유 없다 .

다. 소결론

따라서, 위 피고들은 이 사건 저작물의 국내 등록권자인 원고의 동의를 얻지 아니한 채 이에 저촉되는 이 사건 상표 및 이 사건 표장을 사용하여 원고의 저작권을 침해하였으므로, 이 사건 표장이 부착된 상품을 생산, 판매, 수입, 수출, 배포하거나 판매를 위한 전시를 하여서는 아니 되고, 위 피고들의 매장, 사무소, 공장 및 창고 내에 보관 중인 위 상품의 완제품, 반제품, 포장지, 포장용지 및 선전광고물을 각 폐기할 의무가 있다 .

4. 원고의 피고 △△△코리아에 대한 청구에 관한 판단

피고 △△△코리아는 민사소송법 제150조 제3항에 의하여 원고의 주장사실을 자백한 것으로 볼 것이어서, 피고 △△△코리아는 망인의 퍼블리시티권의 양수권자이자 이 사건 저작물의 국내 등록권자인 원고의 동의를 얻지 아니한 채 이에 저촉되는 이 사건 상표 및 이 사건 표장을 사용하여 원고의 저작권을 침해하였으므로 별지 제1, 2 목록 각 표장이 부착된 상품을 생산, 판매, 수입, 수출, 배포하거나 판매를 위한 전시를 하여서는 아니 되고, 피고 △△△코리아의 매장, 사무소, 공장 및 창고 내에 보관 중인 위 상품의 완제품, 반제품, 포장지, 포장용지 및 선전광고물을 각 폐기할 의무가 있다 .

5. 결 론

그렇다면, 원고의 피고 △△△코리아에 대한 청구는 모두 이유 있어 인용하고, 피고 이소, □□□인터내셔날에 대한 각 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고 , 각 나머지 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다 .

재판장 판사 배준현

판사김경선

판사 유현정