포인트 텍 일렉트로닉 게엠바하 (소송대리인 변리사 정문영)

주식회사 강소유통 (소송대리인 변리사 추혁)

2013. 8. 30.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2013. 5. 23. 2012당142호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 상표 등록번호: 2010. 4. 25./ 2011. 7. 11./ (상표등록번호 생략)

2) 표장:

3) 지정상품: 상품류 구분 제14류의 가죽제 시계줄, 마스터클락, 보석시계, 선물용 시계케이스, 스톱워치, 시계, 시계덮개, 시계무브먼트, 시계문자반, 시계바늘, 시계부품, 시계상자, 시계유리, 시계의 부품 및 부속품, 시계주머니, 시계줄, 시계줄용 버클, 시계추, 시계케이스, 시계태엽장치, 시계태엽통, 원자시계, 자동차용 시계, 잠수용 시계, 전자시계, 크로노그래프, 크로노미터, 크로노스코프, 팔목시계

4) 상표권자: 피고

나. 선사용상표들

1) 선사용상표 1

가) 표장:

나) 사용상품: 시계류

2) 선사용상표 2

가) 표장:

나) 사용상품: 시계류

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 1. 13. 피고를 상대로, 이 사건 등록상표는 그 출원 당시 외국의 수요자 간에 특정인의 상표로 인식된 선사용상표들과 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당한다고 주장하면서 상표등록의 무효심판( 2012당142호 )을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2013. 5. 23. ‘이 사건 등록상표는 그 출원 당시 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식된 상표라고 보기 어려우므로 부정한 목적이 있는지 여부 등에 대하여 더 나아가 살필 것 없이 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하지 않는다’는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 갑 제1 내지 3호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지 및 이 사건의 쟁점

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표는 그 출원 당시 외국의 수요자 간에 특정인의 상표로 인식된 선사용상표들과 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당한다.

2) 피고 주장의 요지

원고 제출의 증거들은 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표로 인식되었음을 입증할 수 없는 증거이거나 입증하기에 부족한 증거이고, 또한 피고는 이 사건 등록상표의 출원 당시 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 있지도 않았으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하지 않는다.

나. 이 사건의 쟁점

당사자의 위와 같은 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하는지 여부이다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

상표법 제7조 제1항 제12호 는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 위 규정은 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 특정인의 상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 취지이다.

따라서 위 규정에 해당하기 위해서는 모방대상 상표는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 상표 출원인이 특정인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는바, 모방대상 상표가 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 되며, 위 규정에 해당하는지 여부는 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다( 대법원 2005. 4. 14. 선고 2004후3379 판결 등 참조).

나. 선사용상표들이 특정인의 상표로 인식되었는지 여부

1) 인정사실

갑 제4, 5호증, 갑 제7 내지 9호증, 갑 제11 내지 29호증, 갑 제164, 165호증에 변론 전체의 취지를 종합하면 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 선사용상표들과 관련하여 다음과 같은 사실이 인정된다.

가) 원고의 연혁

원고는 1987년 독일에서 설립된 법인으로서, 1997년경 항공기 설계자인 소외 1의 유족과 라이센스 계약을 체결하여 JUNKERS 표장이 포함된 손목시계를 생산하는 것을 비롯하여 ZEPPELIN, Maximilien M nchen MM 등의 시계를 생산하고 있다.

나) 상표등록 현황

선사용상표 1은 1999. 4. 19. 독일 특허상표청에 상품류 구분 제14류의 시계 등을 지정상품으로 하여 상표등록번호 (상표등록번호 2 생략)(상표권자 ‘소외 2’)로 상표 등록되었고(갑 제7호증), 선사용상표 2는 2007. 2. 21. 유럽공동체 상표청에 상품류 구분 제14류의 시계 등을 지정상품으로 하여 상표등록번호 (상표등록번호 3 생략)(상표권자 ‘소외 2’)로 상표 등록되었다(갑 제8호증) 주1) .

다) 광고 실적

(1) 독일

선사용상표 1에 관한 광고가 독일 잡지 'PORSCHE CLUB'의 2007년 6월호(갑 제9호증), 독일 잡지 'UHREN'의 2007년 1, 2월호(갑 제11호증), 2007년 6월호(갑 제12호증), 2008년 3월호(갑 제13호증), 2009년 12월호(갑 제14호증), 독일 항공사 Lufthansa의 기내 잡지 'WorldShop'의 2009/2010년 가을/겨울호(갑 제20호증)에 실렸고, 선사용상표들에 관한 광고가 독일 잡지 'GZ(Goldschmiede Zeitung)'의 2009년 3월호(갑 제15호증), 독일 항공사 Lufthansa의 기내 잡지 'WorldShop'의 2004/2005년호(갑 제16호증), 2007년 7~10월호(갑 제17호증), 2008년 7~10월호(갑 제18호증), 2008년 11월~2009월 2월호(갑 제19호증)에 실렸다 주2) .

(2) 일본, 홍콩, 대만, 싱가폴

선사용상표 1에 관한 광고가 일본 잡지 '시계(시계) Begin'의 2006년 여름호(갑 제23호증, 갑 제24호증), 홍콩 잡지 ’Car Plus'의 2008년 12월호(갑 제26호증), 대만 ‘ 주3) 세계완표 연감’의 2005/2006년호(갑 제27호증), 싱가폴 잡지 ‘New Man'의 2006년 4월호(갑 제28호증), 2007년 7월호(갑 제29호증)에 실렸고, 선사용상표들에 관한 광고가 홍콩 잡지 ‘Inspirations'의 2008년 11월호(갑 제25호증)에 실렸다.

라) 시계 박람회에서의 전시

원고는 2004년 2월 20~23일까지 독일 뮌헨에서 열린 시계 박람회에 참가하여 선사용상표 2 등이 부착된 시계를 전시하였고, 2004년 4월 15~22일까지 스위스 바젤에서 열린 시계 박람회에 참가하여 선사용상표 1 등이 부착된 시계를 전시하였다.

마) 매출 현황

원고의 갑 제164호증 매출액확인서에 의한 연간 매출액은 2007년 3,093,391유로, 2008년 3,329,346유로, 2009년 3,897,346유로, 2010년 4,857,798유로이다.

바) 인터넷 포털 사이트 검색결과

인터넷 포털 사이트인 네이버에 ‘junkers 시계’를 입력하면, 인터넷 블로그에 게시된 2개의 글과 인터넷 카페에 게시된 1개의 글이 검색된다.

2) 판단

살피건대, 위 각 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 선사용상표들이 2004년부터 2010년까지 약 7년간 광고된 실적을 보면, 독일 잡지에 실린 총 11회, 일본, 홍콩, 대만, 싱가폴 잡지에 실린 총 7회 정도에 불과하고, 국내에 광고된 실적에 대한 자료가 없는 점, ② 선사용상표들이 잡지에 실린 광고 내용을 보더라도, 대체로 선사용상표들 외에 다른 상표들이 부착된 시계 등과 함께 소개되어 있고, 선사용상표들의 표장이 크게 표시되어 있지 아니하여 일반 수요자들에게 부각되기 어려운 점, ③ 선사용상표들이 TV 등 광고 효과가 뛰어난 매체를 통하여 광고된 자료가 없는 점, ④ 선사용상표들이 사용된 시계 제품의 매출액 및 시장점유율, 광고비 등에 관한 객관적인 자료 및 선사용상표들이 사용된 시계 제품을 독점적으로 판매하는 매장 등에 대한 자료도 없는 점, ⑤ 선사용상표들이 사용된 시계가 전시된 시계박람회는 이 사건 등록상표의 출원일로부터 약 6년 전인 2004년경 2회에 불과한 점, ⑥ 원고는 선사용상표들을 사용한 시계 제품 외에도 ZEPPELIN 등의 표장을 사용한 시계 제품을 생산, 판매하고 있어, 원고의 2007년부터 2010년까지의 각 연간 매출액은 선사용상표들이 사용된 시계 제품만의 매출액으로 보기도 어려운 점{자세한 근거는 아래 3)항 참조}, ⑦ 인터넷 포털 사이트인 네이버에서 선사용상표들의 사용과 관련하여 검색되는 게시 글이 비교적 적은 점 등에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원 당시 그 사용상품에 관하여 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표로 인식되었다고 인정하기에 부족하고, 갑 제30 내지 110호증, 갑 제129 내지 163호증은 아래 3)항에서 살펴보는 바와 같이 이를 인정하기 어려우며, 달리 선사용상표들이 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표로 인식되었다고 인정할 만한 증거가 없다.

3) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고들은 갑 제30 내지 110호증을 근거로, 선사용상표들이 사용된 시계 제품이 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 일본, 중국, 홍콩, 싱가폴, 대만, 말레이시아, 인도네시아 등에 다량 수출되어 해당 국가의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되었다고 주장한다.

살피건대, 갑 제30 내지 110호증(각 수출대금청구서)은 그 작성 주체와 작성 일자 및 작성된 내용이 정확한 것인지 뒷받침할 만한 객관적인 근거나 자료가 없어, 선사용상표들이 일본, 중국, 홍콩, 싱가폴, 대만, 말레이시아, 인도네시아 등 국가의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식된 것이라는 점을 인정하는 증거로 삼기 어려울 뿐만 아니라, 각 수출대금청구서의 국가별, 연도별 청구금액 및 가격과 판매수량 등을 살펴보더라도 이 사건 등록상표의 출원 전년도인 2009년에 가장 많은 매출액이 발생한 일본의 경우 한화 약 5,000여만 원에 불과하여 위 각 기재만으로 선사용상표들이 사용된 시계 제품이 수출된 국가의 수요자 간에 선사용상표들이 특정인의 상표로 인식되었다고 보기 어렵다.

나) 원고들은 갑 제129 내지 164호증을 근거로, 선사용상표들이 사용된 시계 제품이 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 독일에서 2009년 기준으로 738개에 달하는 판매점을 통해 판매되었고, 2007년부터 2009년까지 총 10,320,724유로(한화 약 155억) 상당이 판매되어 독일의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되었다고 주장한다.

살피건대, 갑 제129 내지 162호증(각 대금청구서)은 그 작성 주체와 작성 일자 및 작성된 내용이 정확한 것인지 뒷받침할 만한 객관적인 근거나 자료가 없고, 갑 제163호증(독일 판매점 명단)도 그 작성 주체와 작성 일자 및 판매점 개설시기 등을 확인할 수 없으므로, 선사용상표들이 독일 내의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식된 것이라는 점을 인정하는 증거로 삼기 어려울 뿐만 아니라, 각 대금청구서의 청구기간과 청구금액, 가격과 판매수량 등을 살펴보더라도 선사용상표들이 사용된 시계 제품만의 독일 내 매출액이 2009. 4. 30.부터 2009. 12. 17.까지 약 20여만 유로에 불과하고, 또한 독일 판매점 명단(갑 제163호증)의 판매점에서 선사용상표가 부착된 시계 제품만 판매하는 것이 아니라 선사용상표들 외에 다른 상표들이 부착된 시계 제품들도 함께 판매하였고, 선사용상표들이 사용된 시계 제품을 독점적으로 판매하는 판매점도 없는 것으로 보이므로, 갑 제129 내지 163호증의 각 기재만으로 선사용상표들이 독일의 수요자 간에 특정인의 상표로 인식되었다고 보기 어렵다.

한편 갑 제164호증(매출액 확인서)에 의하면, 원고의 연간 매출액이 2007년 3,093,391유로, 2008년 3,329,346유로, 2009년 3,897,346유로인 사실을 인정할 수 있다 하더라도, 위 매출액은 선사용상표들이 사용된 시계 제품만의 매출액이라고 볼 근거나 자료가 없고, 독일에서 선사용상표들이 사용된 시계 제품의 시장점유율이나 광고비 등을 확인할 수 있는 자료도 없으며, 오히려 갑 제3, 4호증, 갑 제111 내지 113호증에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 선사용상표들 외에 ‘ZEPPELIN’, ‘MAXIMILAN’ 등의 상표들을 사용한 시계 제품도 판매하여 온 사실, 피고는 2010. 5. 7. 시계 등을 지정상품으로 하여 ‘ ’ 상표를 출원하였다가 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당한다는 이유로 2011. 9. 1. 상표등록 거절결정을 받은 사실을 인정할 수 있고, 위 인정사실에 의하면 위 매출액 중 ‘ZEPPELIN’ 등의 상표가 사용된 시계 제품의 매출액도 상당 부분 포함되어 있다고 할 것이므로, 갑 제164호증의 기재만으로 선사용상표들이 독일의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되었다고 보기 어렵다.

다. 소결론

따라서 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표에 해당하지 아니하므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표들 사이의 동일·유사성 여부, 이 사건 등록상표의 출원인에게 부정한 목적이 있었는지 여부 등에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하지 않는다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

주1) 소외 2는 1929. 3. 23. 독일 특허상표청에 JUNKERS와 도형을 결합한 상표를 출원하여 1929. 7. 19. 상표등록을 하였으나(갑 제6호증), 위 등록상표는 ‘시계류’가 아닌 공구(제7류), 기계, 기계부품을 지정상품으로 한 것이다.

주2) 갑 제10호증은 이 사건 등록상표의 출원일 이전의 증거임이 확인되지 아니한다.

주3) 완표(완표)는 ‘손목시계’를 의미하는 한자어임.