[1] 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제173조 , 제174조 제1항 , 제51조 제1항 , 제47조 제1항 제3호 , 제4항 제2호 에 의하면, 특허거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 ‘보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것’이라는 요건을 충족하여야 하고, 특허청 심사관은 심사전치절차에서 보정이 위 요건을 충족하지 못하는 때에는 결정으로 보정을 각하하여야 한다. 그런데 구 특허법 제173조 , 제174조 제1항 , 제51조 제1항 , 제47조 제1항 제3호 , 제4항 제2호 에 의하면, 특허거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 ‘보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것’이라는 요건을 충족하여야 하고, 특허청 심사관은 심사전치절차에서 보정이 위 요건을 충족하지 못하는 때에는 결정으로 보정을 각하하여야 한다. 그런데 구 특허법 제173조 의 취지는, 특허청 심사관이 위 요건을 충족하지 못한 보정에 대하여는 바로 보정각하결정을 할 수 있도록 하여 보정으로 새로이 발생되는 거절이유 등에 대하여 거절이유 통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하기 위한 것이다. 따라서 위 규정은 보정된 청구항이 통지된 거절이유를 여전히 해소하지 못한 경우와 통지된 거절이유는 해소하였으나 보정으로 인하여 보정된 청구항에 새로운 거절이유가 발생한 경우에만 적용될 뿐, 특허출원인의 절차적 이익을 보장하려는 구 특허법 제63조 의 거절이유통지 제도의 취지상 보정 이전부터 이미 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항으로서 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받지 못한 경우에는 적용되지 않는다. [2] 명칭을 “내부전압 검출 회로 및 이를 이용한 내부전압 발생장치”로 하는 출원발명에 관한 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하고 보정 전후로 구분하여 출원발명의 특허청구범위 제1항을 ‘보정 전 제1항 발명’ 및 ‘보정 후 제1항 발명’(이하 ‘보정 후 제1항 발명이라 하며, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)을 신청하였는데, 보정 후 제1항 발명은 보정 이전부터 특허청구범위에 기재되어 있었던 보정 전 제7항 발명과 동일하고, 특허청 심사관이 보정 전 제7항 발명에 대해서는 특허출원인에게 비교대상발명에 비하여 진보성이 없다는 거절이유를 통지한 바가 없다고 한 사례.

[1] 구 특허법 제47조 제4항 제2호 의 취지 및 보정 이전부터 이미 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항으로서 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받지 못한 경우에 위 규정을 적용할 수 있는지 여부(소극)

[2] 갑이 명칭을 “내부전압 검출 회로 및 이를 이용한 내부전압 발생장치”로 하는 출원발명의 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 보정을 신청하였으나 특허청 심사관이 보정 각하결정을 한 사안에서, 보정 후 출원발명의 특허청구범위 제1항 발명에 대하여 구 특허법 제47조 제4항 제2호 위반을 이유로 보정을 각하한 결정은 부적법하다고 한 사례

[1] 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제2호 (현행 삭제), 제51조 제1항 [2] 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제2호 (현행 삭제), 제51조 제1항

주식회사 하이닉스 반도체 (소송대리인 특허법인 아주양헌 담당변리사 정은섭 외 1인)

특허청장

특허법원 2009. 11. 20. 선고 2009허4346 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

상고이유를 본다.

1. 구「특허법」(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제173조 , 제174조 제1항 , 제51조 제1항 , 제47조 제1항 제3호 , 제4항 제2호 에 의하면, 특허거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 ‘보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것’이라는 요건을 충족하여야 하고, 특허청 심사관은 그 심사전치절차에서 그 보정이 위 요건을 충족하지 못하는 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 그런데 구「특허법」제47조 제4항 제2호 의 취지는, 특허청 심사관이 위 요건을 충족하지 못한 보정에 대하여는 바로 보정각하결정을 할 수 있도록 하여 보정으로 새로이 발생되는 거절이유 등에 대하여 거절이유 통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하기 위한 것이다. 따라서 위 규정은 보정된 청구항이 통지된 거절이유를 여전히 해소하지 못한 경우와 통지된 거절이유는 해소하였으나 보정으로 인하여 보정된 청구항에 새로운 거절이유가 발생한 경우에만 적용될 뿐, 특허출원인의 절차적 이익을 보장하려는 구「특허법」제63조 의 거절이유통지 제도의 취지상 보정 이전부터 이미 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항으로서 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받지 못한 경우에는 적용되지 않는다고 봄이 상당하다.

2. 기록에 비추어 살펴보면, 원고는 명칭을 “내부전압 검출 회로 및 이를 이용한 내부전압 발생장치”(출원번호 제2007-16184호)로 하는 이 사건 출원발명에 관한 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하고 2008. 9. 5.자 보정(이하 ‘이 사건 보정’이라 하고, 이 사건 보정 전후로 구분하여 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항을 ‘보정 전 제1항 발명’ 및 ‘보정 후 제1항 발명’이라 하며, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)을 신청하였는데, 보정 후 제1항 발명은 보정 이전부터 특허청구범위에 기재되어 있었던 보정 전 제7항 발명과 동일하고, 특허청 심사관이 보정 전 제7항 발명에 대해서는 특허출원인인 원고에게 비교대상발명에 비하여 진보성이 없다는 거절이유를 통지한 바가 없음을 알 수 있다.

이러한 사실을 위 법리에 비추어 보면, 보정 후 제1항 발명은 보정 이전부터 이미 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항으로서 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받지 못한 경우에 해당하므로, 보정 후 제1항 발명에 대하여 구「특허법」제47조 제4항 제2호 의 위반을 이유로 이 사건 보정을 각하한 결정은 부적법하다.

같은 취지의 원심의 판단은 정당하다.

원심판결에는 상고이유에서 주장하는 바와 같은 거절이유통지에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 양창수(재판장) 김지형(주심) 전수안 이상훈