[1] 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제1호 에는 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것을 요건으로 한다고 규정하고 있다. 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 보정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이다. 그리고 특허청구범위의 보정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재 및 도시되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다. [2] 명칭을 “위·아래 양쪽으로 걷을 수 있는 커튼 장치”로 하는 출원발명에 관한 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하고 특허청구범위 제6항에 대한 보정서를 제출하였는데, 특허청구범위 제6항에 대한 보정사항은 커튼의 날개 기울기를 조절할 수 있는 구성을 부가한 것으로서, 보정 전 특허청구범위 제6항은 블라인드 세퍼레이츠(separates) 커튼에 관한 발명으로 날개의 기울기 조절 수단이 내재되어 있고, 보정 전 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 ‘봉리벳대, 봉기둥 및 누운바퀴 등을 통하여 커튼의 날개와 그와 연결된 날개줄이 좌우로 이동됨으로써 날개의 기울기를 조절할 수 있는 구성’이 자세히 기재 및 도시되어 있음을 알 수 있는데, 특허청구범위 제6항에 대한 보정사항은 보정 전 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 있는 기술구성을 그대로 반영한 것일 뿐 보정 전의 명세서 등에 없던 새로운 구성을 특허청구범위에 추가한 것이라고 할 수 없고, 위와 같은 구성의 추가로 새로운 목적이나 효과가 발생하였다고 할 수 없으며, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있는 등의 사정을 찾아볼 수도 없으므로, 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당되지 아니한다고 한 사례.

[1] 구 특허법 제47조 제4항 제1호 에서 정한 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우’에 해당하는지 판단하는 기준

[2] 명칭이 “위·아래 양쪽으로 걷을 수 있는 커튼 장치”인 갑의 출원발명에 대해 특허청 심사관이 발명의 상세한 설명과 청구항의 기재불비를 이유로 거절결정을 하였고, 이후 갑이 거절결정에 대해 불복심판을 청구하면서 보정을 신청하였으나 특허청이 보정각하결정을 한 사안에서, 보정 후 출원발명의 특허청구범위 제6항 발명은 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우가 아닌데도, 보정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하지 아니한 채 실질적으로 변경되었다고 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례

[1] 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제1호 [2] 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제1호

[1] 대법원 2004. 12. 24. 선고 2002후413 판결 대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결 (공2005상, 762) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후2674 판결 (공2009하, 1687) 대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결

원고

특허청장

특허법원 2010. 4. 14. 선고 2009허5530 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유를 판단한다.

구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제47조 제4항 제1호 에는 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것을 요건으로 한다고 규정하고 있다. 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 보정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이다 ( 대법원 2004. 12. 24. 선고 2002후413 판결 , 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후2674 판결 등 참조). 그리고 특허청구범위의 보정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재 및 도시되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다 ( 대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결 , 대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결 등 참조).

원심이 인정한 사실과 기록에 의하면 원고는 명칭을 “위·아래 양쪽으로 걷을 수 있는 커튼 장치”로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제2007-13587호)에 관한 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하고 2008. 7. 1.자 명세서 등 보정서를 제출하였는데, 특허청구범위 제6항에 대한 원심 판시의 보정사항은 커튼의 날개 기울기를 조절할 수 있는 구성을 부가한 것으로서, 보정 전 특허청구범위 제6항은 블라인드 세퍼레이츠(separates) 커튼에 관한 발명으로 날개의 기울기 조절 수단이 내재되어 있고, 보정 전 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 ‘봉리벳대, 봉기둥 및 누운바퀴 등을 통하여 커튼의 날개와 그와 연결된 날개줄이 좌우로 이동됨으로써 날개의 기울기를 조절할 수 있는 구성’이 자세히 기재 및 도시되어 있음을 알 수 있다. 따라서 특허청구범위 제6항에 대한 위 보정사항은 보정 전 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 있는 기술구성을 그대로 반영한 것일 뿐 보정 전의 명세서 등에 없던 새로운 구성을 특허청구범위에 추가한 것이라고 할 수 없고, 위와 같은 구성의 추가로 새로운 목적이나 효과가 발생하였다고 할 수 없으며, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있는 등의 사정을 찾아볼 수도 없으므로, 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당되지 아니한다고 할 것이다.

그럼에도 원심은 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 보정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하지 아니한 채 이 사건 보정으로 인하여 보정 후 특허청구범위 제6항이 실질적으로 변경되었다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 구 특허법 제47조 제4항 제1호 에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 민일영(재판장) 김능환(주심) 안대희 이인복