[출원발명] 특허청구범위 제1항의 상세한 설명에는 ‘고속 회전모드의 경우 데이터의 고속 전송에는 유리하나 소비전력이 많이 손실되는 단점이 있고, 반면 저속 회전모드의 경우 그 반대의 장단점이 있다’는 내용이 기재되어 있고, 나아가 비교대상발명 1에는 자기 디스크를 복수의 회전수로 회전구동하는 회전 구동수단과 회전 구동수단의 동작을 제어하는 회전 제어수단도 개시되어 있어, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면 소비전력의 저감이 요구되는 상황에서 디스크의 회전을 저속으로 하려는 착상이나 시도를 쉽게 할 수 있을 것으로 보인다. 더욱이 비교대상발명 1의 특허청구범위 제24항에는 ‘휴대형 기록재생장치가 고정형 기록재생장치에 장착되지 않은 경우 저속 회전모드를 선택하고, 휴대형 기록재생장치가 고정형 기록재생장치에 장착되는 경우에는 고속 회전모드 또는 저속 회전모드 중 어느 하나를 선택할 수 있는 구성’을 가진 발명이 개시되어 있으므로, 이를 휴대형 기록재생장치가 고정형 기록재생장치에 장착되어 있는 경우에는 고속 회전모드로 데이터를 ‘기록’하였다가, 이후 고정형 기록재생장치에 장착되어 있지 않은 경우에는 저속 회전모드로 데이터를 ‘판독’하는 방식으로 실시한다면, 그것은 결국 기록을 위한 제2 회전속도를 판독을 위한 제1 회전속도보다 고속으로 함을 그 기술적 특징으로 하는 위 구성 1과 동일하게 된다. 이와 같은 사정 등을 종합하여 보면, 통상의 기술자는 비교대상발명 1로부터 특허청구범위 제1항 발명의 구성 1을 용이하게 도출해 낼 수 있다고 할 것이고, 특허청구범위 제1항 발명 특유의 위와 같은 구성으로 인한 작용효과 역시 비교대상발명 1로부터 예측가능한 정도로서 현저한 것이라고 볼 수 없다.

명칭을 “가변 모드 멀티미디어 데이터 객체 저장 디바이스”로 하는 출원발명의 특허청구범위 제1항은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다고 보아, 이와 달리 판단한 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항

콸콤 인코포레이티드 (소송대리인 변호사 김경환외 6인)

특허청장

특허법원 2009. 11. 5. 선고 2009허2876 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유를 판단한다.

기록에 비추어 살펴보면, 명칭을 “가변 모드 멀티미디어 데이터 객체 저장 디바이스”로 하는 이 사건 출원발명 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)의 원심 판시 구성 ①은 “버퍼로부터 입력데이터를 수신하는 다수의 기록헤드를 사용하는 저장 디바이스로서, 판독을 위한 제1 회전속도 또는 기록을 위한 제2 회전속도 중 하나로 동작하도록 구성된 디스크 드라이브로서, 상기 기록을 위한 제2 회전속도는 상기 판독을 위한 제1 회전속도보다 고속인, 디스크 드라이브”인데, 이는 디스크 드라이브의 작동을 판독과 기록으로 나누어, 판독시 소비전력의 감소를 위해 디스크 회전속도를 기록시보다 저속으로 하는 것을 그 기술적 특징으로 한다.

그런데 비교대상발명 1의 발명의 상세한 설명에는 ‘고속 회전모드의 경우 데이터의 고속 전송에는 유리하나 소비전력이 많이 손실되는 단점이 있고, 반면 저속 회전모드의 경우 그 반대의 장단점이 있다’는 내용이 기재되어 있고, 나아가 비교대상발명 1에는 자기 디스크를 복수의 회전수로 회전구동하는 회전 구동수단과 회전 구동수단의 동작을 제어하는 회전 제어수단도 개시되어 있어, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면 소비전력의 저감이 요구되는 상황에서 디스크의 회전을 저속으로 하려는 착상이나 시도를 쉽게 할 수 있을 것으로 보인다. 더욱이 비교대상발명 1의 특허청구범위 제24항에는 ‘휴대형 기록재생장치가 고정형 기록재생장치에 장착되지 않은 경우 저속 회전모드를 선택하고, 휴대형 기록재생장치가 고정형 기록재생장치에 장착되는 경우에는 고속 회전모드 또는 저속 회전모드 중 어느 하나를 선택할 수 있는 구성’을 가진 발명이 개시되어 있으므로, 이를 휴대형 기록재생장치가 고정형 기록재생장치에 장착되어 있는 경우에는 고속 회전모드로 데이터를 ‘기록’하였다가, 이후 고정형 기록재생장치에 장착되어 있지 않은 경우에는 저속 회전모드로 데이터를 ‘판독’하는 방식으로 실시한다면, 그것은 결국 기록을 위한 제2 회전속도를 판독을 위한 제1 회전속도보다 고속으로 함을 그 기술적 특징으로 하는 위 구성 ①과 동일하게 된다. 이와 같은 사정 등을 종합하여 보면, 통상의 기술자는 비교대상발명 1로부터 이 사건 제1항 발명의 구성 ①을 용이하게 도출해 낼 수 있다고 할 것이고, 이 사건 제1항 발명 특유의 위와 같은 구성으로 인한 작용효과 역시 비교대상발명 1로부터 예측가능한 정도로서 현저한 것이라고 볼 수 없다.

그 밖에 이 사건 제1항 발명의 나머지 구성으로서 원심 판시 구성 ②, ③ 역시 비교대상발명 1, 2에 이미 공지되어 있거나 그로부터 용이하게 도출될 수 있는 것들이다.

그렇다면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다고 할 것임에도, 원심은 이 사건 제1항 발명의 구성 ①이 비교대상발명 1로부터 쉽게 도출해 낼 수 없는 것임을 전제로 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였으니, 원심의 위와 같은 판단에는 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김영란(재판장) 이홍훈 김능환(주심) 민일영