[출원발명의 특허청구범위 제7항]은 ‘칩 카드용 픽업 및 판독장치(9), 마이크로프로세서(6) 및 프로그래머블 메모리(7)를 포함하는 전기장치의 프로그래밍용 칩 카드(1)에 있어서, 상기 칩 카드는 삽입카드(11)에 의해 시뮬레이션되며, 상기 삽입카드는 추가 접촉(12)에 의해 전송 데이터를 포함하는 외부 대용량 메모리(14)에 접속될 수 있는 것을 특징으로 하는 전기장치의 프로그래밍용 칩 카드’로서, 이는 원심 판시 비교대상발명 2의 ‘전기장치의 프로그래밍용 코딩 카드’에 대하여, 추가 접촉에 의해 외부 대용량 메모리와 결합될 수 있도록 하는 기술구성을 추가한 것을 특징으로 하는 기술이다. 그런데 특허청구범위에 기재된 ‘추가 접촉(12)’은 삽입 카드를 외부 대용량 메모리 장치와 전기적으로 접촉시키기 위한 범용의 기술수단에 불과할 뿐 별다른 기술적 의미가 있는 것은 아닌 점, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면 누구든지 비교대상발명 2의 코딩 카드에 의하여 프로그램을 전기장치에 전송함에 있어서 코딩 카드의 메모리 부족을 극복하고자 하는 필요에 따라 당연히 코딩 카드에 외부 대용량 메모리를 연결하려는 시도 내지 착상에 이를 것으로 보이는 점, 비교대상발명 1에 나타난 플로피디스크는 제7항 발명의 기술적 과제를 해결하기에 충분한 정도의 메모리 크기를 가지는 것이어서 비교대상발명 2의 코딩 카드에 비교대상발명 1의 플로피디스크를 구동시키는 디스크드라이버와 디스크콘트롤러를 결합할 경우 제7항 발명의 기술구성과 실질적으로 동일하게 되는 점 등 여러 사정을 종합하여 볼 때, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 제7항 발명의 구성을 특별한 어려움 없이 생각해 낼 수 있고, 제7항 발명 특유의 위와 같은 구성으로 인한 작용효과 역시 비교대상발명 1, 2로부터 예측 가능한 정도로서 현저한 것이라고 볼 수 없다.

명칭이 “전기장치, 칩 카드 프로그래밍 프로세스 및 그 장치”인 출원발명의 특허청구범위 제7항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다고 볼 수 있다고 한 사례

특허법 제29조 제2항

원고 (소송대리인 법무법인 중앙 담당변호사 장훈외 4인)

특허청장

특허법원 2007. 5. 4. 선고 2006허7092 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유를 판단한다.

기록에 비추어 살펴보면, 명칭을 “전기장치, 칩 카드 프로그래밍 프로세스 및 그 장치”로 하는 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제7항(이하 ‘이 사건 제7항 발명’이라 한다)은 ‘칩 카드용 픽업 및 판독장치(9), 마이크로프로세서(6) 및 프로그래머블 메모리(7)를 포함하는 전기장치의 프로그래밍용 칩 카드(1)에 있어서, 상기 칩 카드는 삽입카드(11)에 의해 시뮬레이션되며, 상기 삽입카드는 추가 접촉(12)에 의해 전송 데이터를 포함하는 외부 대용량 메모리(14)에 접속될 수 있는 것을 특징으로 하는 전기장치의 프로그래밍용 칩 카드’로서, 이는 원심 판시 비교대상발명 2의 ‘전기장치의 프로그래밍용 코딩 카드’에 대하여, 추가 접촉에 의해 외부 대용량 메모리와 결합될 수 있도록 하는 기술구성을 추가한 것을 특징으로 하는 기술이라 할 것이다.

그런데, 이 사건 제7항 발명의 특허청구범위에 기재된 ‘추가 접촉(12)’은 삽입 카드를 외부 대용량 메모리 장치와 전기적으로 접촉시키기 위한 범용의 기술수단에 불과할 뿐 별다른 기술적 의미가 있는 것은 아닌 점, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면 누구든지 비교대상발명 2의 코딩 카드에 의하여 프로그램을 전기장치에 전송함에 있어서 코딩 카드의 메모리 부족을 극복하고자 하는 필요에 따라 당연히 코딩 카드에 외부 대용량 메모리를 연결하려는 시도 내지 착상에 이를 것으로 보이는 점, 원심 판시 비교대상발명 1에 나타난 플로피디스크는 이 사건 제7항 발명의 기술적 과제를 해결하기에 충분한 정도의 메모리 크기를 가지는 것이어서 비교대상발명 2의 코딩 카드에 비교대상발명 1의 플로피디스크를 구동시키는 디스크드라이버와 디스크콘트롤러를 결합할 경우 이 사건 제7항 발명의 기술구성과 실질적으로 동일하게 되는 점 등 기록에 나타난 여러 사정을 종합하여 볼 때, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 이 사건 제7항 발명의 구성을 특별한 어려움 없이 생각해 낼 수 있다 할 것이고, 이 사건 제7항 발명 특유의 위와 같은 구성으로 인한 작용효과 역시 비교대상발명 1, 2로부터 예측 가능한 정도로서 현저한 것이라고 볼 수 없다.

그렇다면, 이 사건 제7항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다고 볼 수 있음에도, 원심은 이 사건 제7항 발명은 비교대상발명 1, 2에 개시되거나 암시된 바 없는 ‘추가 접촉에 의하여 외부 대용량 메모리와 결합될 수 있는 칩 카드’라고 하는 구성상의 특징부를 가지고 있고 그로부터 발생되는 작용효과 역시 비교대상발명 1, 2와 차이가 있어서, 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였는바, 원심의 위와 같은 판단에는 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있음이 분명하므로, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이홍훈(재판장) 김영란 김능환 차한성(주심)