[1] 저명한 캐릭터 또는 그 명칭이 상표적으로 사용되는 경우 언제나 주지·저명한 상표인지 여부(소극) 및 그 판단 기준

[2] 저명한 저작물의 제호나 그 캐릭터의 명칭을 상표로 사용하는 것이 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당하는지 여부(소극)

[1] 저명한 저작물에 등장하는 이른바 캐릭터(character) 또는 그 명칭은 그것이 가지고 있는 고객흡인력(고객흡인력) 때문에 이를 상품에 이용하는 상품화(이른바 캐릭터 머천다이징; character merchandising)가 이루어지게 되는 것이고, 그와 같은 경우에는 상품의 출처를 표시하거나 품질보증기능을 하는 등 상표적으로 사용될 수도 있을 것이며, 이와 같이 캐릭터 또는 그 명칭이 상품화 사업을 통하여 상표적으로 사용되는 경우 캐릭터 자체가 저명하다 하여 상표적으로 사용된 표장 자체가 바로 그 캐릭터에 관한 상품화사업을 영위하는 특정 집단(group)의 상품표지로서 수요자들에게 널리 인식되어 있다거나, 그 상품이나 상표라고 하면 그 특정 집단의 상품이나 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 단정할 수는 없는 것이므로, 캐릭터 또는 그 명칭이 상품화되어 주지·저명한 상표 또는 특정인의 상품이나 상표로서 인식될 정도에 이른 상표라고 할 수 있는지 여부는 캐릭터 자체가 국내에 널리 알려져 있는 것만으로는 부족하고, 그 캐릭터 상품의 판매실적, 상품의 공급기간, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등을 종합하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상표로서 널리 알려져 있느냐의 여부 등을 종합하여 이를 판단하여야 한다.

[2] 저작물의 제호나 캐릭터의 명칭은 그 자체만으로는 사상 또는 감정의 표현이라고 보기 어려워 저작권법 제2조 제1호 에서 저작권의 보호대상으로 규정한 저작물이라고 할 수 없고, 따라서 특단의 사정이 없는 한 누구나 이를 자유롭게 사용할 수 있는 것이므로, 비록 저작물이나 그 캐릭터가 주지·저명한 것이라고 하더라도 저작물 자체 또는 캐릭터 자체에 내재된 재산적 가치는 별론으로 하고 이러한 제호나 캐릭터의 명칭에 어떤 재산적 가치가 화체되어 있다고 할 수는 없으므로, 상표를 등록하여 사용하는 행위가 저작권을 침해하는 행위라고 할 수 없는 이상은, 저명한 저작물의 제호 또는 그 캐릭터의 명칭을 모방한 표장을 사용한다는 사실만으로 저작물에 내재된 재산적 가치를 직접적으로 침해하는 행위로서 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하는 행위라고 할 수 없다.

[1] 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제11호 [2] 상표법 제7조 제1항 제4호 , 저작권법 제2조 제1호

[1] 대법원 1996. 9. 6. 선고 96도139 판결(공1996하, 3077) 대법원 1997. 4. 22. 선고 96도1727 판결(공1997상, 1679) 대법원 2000. 5. 30. 선고 98후843 판결(공2000하, 1566)

김청기 (소송대리인 변리사 제갈혁 외 3인)

김규환 (소송대리인 변호사 김종문 외 1인)

2003. 7. 3.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2003. 2. 27. 2002당2194호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

갑 1호증, 갑 2호증의 1, 2, 갑 3호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

가. 이 사건 등록상표의 내용

① 구성 ; " ", ② 등록번호 ; 제467335호, ③ 출원일 / 등록결정일 / 등록일 ; 1999. 4. 12. / 2000. 3. 8. / 2000. 3. 28., ④ 권리자; 피고 ⑤ 지정상품; 반바지, 재킷, 작업복, 청바지, 콤비, 남방셔츠, 폴로셔츠, T셔츠, 넥타이, 모자{ 상표법시행규칙 제6조 의 [별표 1] 상품류 구분 제25류}

나. 원고의 등록무효심판청구(특허심판원 2002당2194호)

(1) 청구원인

이 사건 등록상표는 타인의 저명한 저작물인 캐릭터의 명칭 또는 그 약칭으로서, 저작물에 관하여 아무런 권리도 없는 피고가 저명한 저작물에 대한 인지도에 편승하여 부당한 이익을 얻고자 출원한 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제4호 의 규정에 해당할 뿐만 아니라, 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품을 표시하는 것으로 널리 알려져 있는 '로보트 태권 V' 또는 그 영어 문자 표시인 'ROBOT TAE-KWON V'와 같이 구성된 상표(이하 '인용상표' 또는 '인용표장'이라고 한다)와 유사한 상표로서 그 지정상품 또한 인용상표의 사용상품과 동일하여 상표법 제7조 제1항 제11호 에도 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

(2) 심판결과

특허심판원은 2003. 2. 27. 원고의 청구를 기각하는 심결을 하였다.

(3) 이 사건 심결 이유의 요지

(가) 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

원고가 제출한 증거들만으로는 인용상표가 그 사용상품 또는 이 사건 등록상표의 지정상품인 의류들에 관하여, 이 사건 등록상표의 등록결정시에 수요자들이나 거래자들에게 특정인의 상표나 상품을 표시하는 것으로 알려질 정도에 이르렀다고 인정할 수 없으므로 이 사건 등록상표가 인용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당한다고 할 수 없다.

(나) 상표법 제7조 제1항 제4호 해당 여부

원고가 이 사건 등록상표의 지정상품인 의류 등에 인용상표를 사용한 결과 인용상표가 원고의 상품이나 상표를 표시하는 표장으로서 수요자들에게 현저하게 인식되었다고 볼만한 아무런 입증이 없는 이상은, 인용상표가 원고의 저작물이나 그 제호로서 수요자들에게 널리 알려져 있고, 이 사건 등록상표가 이와 같은 인용상표를 모방하여 출원한 것이라는 사정만으로는 이 사건 등록상표를 출원하여 등록하는 행위가 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당한다고 할 수 없다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지

(1) 상표법 제7조 제1항 제11호 위반에 관한 주장

인용상표는 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 이미 원고의 저작물 또는 그 제호로서 국내의 수요자들 사이에 주지·저명한 표장인바, 원고는, 주지·저명한 표장인 인용상표를 이용한 상품화 사업 가운데 하나로 주식회사 닉스와의 사이에 인용상표를 위 회사가 취급하는 의류 등의 상표로 사용할 수 있도록 하는 내용의 계약을 체결하였고, 위 회사는 이와 같은 약정에 따라 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 인용상표를 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품인 의류 등에 부착하여 판매하였으며, 이와 같은 내용은 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 여러 차례 각종 언론 매체의 보도를 통하여 일반인에게도 알려지게 되었다.

따라서 인용상표는 저작물로서 주지·저명성을 획득한 표장을, 원고로부터 사용허락을 받은 위 회사가 의류 등의 상표로 사용하고 있고, 그와 같은 사실이 언론 매체를 통하여 여러 차례 보도됨으로써 이 사건 등록상표 등록결정일 무렵에는 그 수요자나 거래자들에게 특정인의 상품을 표시하는 상표로서 알려지게 되었다 할 것이므로, 인용상표와 유사한 표장으로서 그 사용상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 에 위반하여 등록된 것으로서 그 등록이 무효로 되어야 한다.

(2) 상표법 제7조 제1항 제4호 위반에 관한 주장

(가) 이 사건 등록상표는 그 등록출원일 이전에 이미 수요자 사이에 특정인의 상표로서 인식되어 있는 인용상표의 존재를 알면서도 인용상표에 축적된 무형의 재산적 가치에 편승하기 위한 부정경쟁의 목적으로 인용상표를 모방하여 출원한 것으로서, 이러한 상표는 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공서양속에 반하는 것이라 할 것이므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

(나) 이 사건 등록상표는 그 출원일 이전에 이미 수요자들 사이에서 원고의 저작물의 제호로 널리 알려진 인용표장을 모방한 상표인바, 오늘날 저명한 저작물이나 그 저작물 속의 캐릭터를 이용한 상품화 사업이 보편화 되어 있어 저작물이나 캐릭터가 그 자체만으로도 상표로서의 재산적 가치를 지니는 점을 고려하면, 이와 같이 타인의 저작물 또는 그 제호를 모방하여 상표로 등록하는 행위는 저작물에 화체된 저작권자의 재산적 가치를 부당하게 편취하는 행위라 할 것이므로 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공서양속에 위반되는 행위로서 허용되어서는 아니 될 것이다.

나. 판단

(1) 인용상표의 주지·저명성에 관한 판단

(가) 저명한 저작물에 등장하는 이른바 캐릭터(character) 또는 그 명칭은 그것이 가지고 있는 고객흡인력(고객흡인력) 때문에 이를 상품에 이용하는 상품화(이른바 캐릭터 머천다이징 ; character merchandising)가 이루어지게 되는 것이고, 그와 같은 경우에는 상품의 출처를 표시하거나 품질보증기능을 하는 등 상표적으로 사용될 수도 있을 것이며, 이와 같이 캐릭터 또는 그 명칭이 상품화 사업을 통하여 상표적으로 사용되는 경우 캐릭터 자체가 저명하다 하여 상표적으로 사용된 표장 자체가 바로 그 캐릭터에 관한 상품화사업을 영위하는 특정 집단(group)의 상품표지로서 수요자들에게 널리 인식되어 있다거나, 그 상품이나 상표라고 하면 그 특정 집단의 상품이나 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 단정할 수는 없는 것이므로( 대법원 2000. 5. 30. 선고 98후843 판결 등 참조), 캐릭터 또는 그 명칭이 상품화되어 주지·저명한 상표 또는 특정인의 상품이나 상표로서 인식될 정도에 이른 상표라고 할 수 있는지 여부는 캐릭터 자체가 국내에 널리 알려져 있는 것만으로는 부족하고, 그 캐릭터 상품의 판매실적, 상품의 공급기간, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등을 종합하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상표로서 널리 알려져 있느냐의 여부 등을 종합하여 이를 판단하여야 할 것이다.

(나) 갑 4, 5호증의 각 1, 2, 갑 6 내지 9호증, 갑 10호증의 1 내지 6, 갑 12호증의 1 내지 18의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 원고는 1976. 7. 27. 처음 공표된 "로보트태권브이(ROBOT TAE - KWON-V)"라는 제호의 영상 및 미술저작물(이하 '이 사건 저작물'이라고 한다)의 저작권자인 사실, 원고가 창작한 이 사건 저작물은 7-80년대 대표적인 국산 애니메이션(만화영화) 저작물로서, 1976.에 극장에서 개봉된 애니메이션의 경우, 서울에서만 당시로서는 기록적인 관객수인 18만 명의 관객이 영화를 관람하는 등 커다란 인기를 끌었고, 그 결과, 1998. 조선일보사에서 선정한 대한민국 50년 히트상품 50선에 TV-영화부분 히트상품의 하나로 선정되기도 한 사실, 원고는 1999. 2. 1. 그가 대표로 재직하고 있는 주식회사 한양동화의 명의로, '위즈'라는 상호로 상표 라이센스 대행업을 경영하는 박소연과 사이에, 위 박소연이 원고 및 주식회사 한양동화를 대리하여 제3자와 이 사건 저작물에 관한 사용허락계약을 체결할 수 있도록 하는 내용의 서브라이센스 대행계약을 체결하였고, 위 박소연은 이와 같은 원고와의 약정에 터잡아 1999. 2. 12. 주식회사 닉스와의 사이에 위 회사가 이 사건 저작물의 캐릭터를 이용하여 의류 등을 제조 판매하는 것을 허락하는 내용의 저작권 사용 계약을 체결한 사실, 1999. 4. 29.자 국민일보 인터넷 홈페이지, 같은 해 7. 1.자 동아일보 인터넷 홈페이지, 같은 해 10. 9.자 한겨레 신문 인터넷 홈페이지, 같은 달 11.자 전자신문 및 한국경제신문의 각 인터넷 홈페이지에, 이 사건 저작물의 캐릭터를 이용한 의류 등 캐릭터 상품이 출시되어 본격적인 캐릭터 상품화가 시작되었다는 취지의 기사가 게재된 사실을 인정할 수 있다.

살피건대, 위 인정 사실을 종합하면 이 사건 등록상표의 등록출원일 이전에 이미 이 사건 저작물의 캐릭터나 그 명칭이 국내의 수요자들 사이에서 널리 알려져 있었고, 이를 이용한 상품화 사업이 시작되었음은 이를 인정할 수 있으나, 이 사건 저작물의 캐릭터나 그 명칭을 이용한 상품의 구체적인 판매실적이나 영업활동의 내용, 광고실적, 거래범위 등에 관해서는 아무런 주장·입증이 없는 이 사건에 있어서, 이와 같이 이 사건 저작물의 캐릭터가 주지·저명한 것이라는 사실 및 이를 이용한 상품화 사업이 개시되었다는 내용의 기사가 4개월에 걸쳐 5차례 정도 보도되었다는 사실만으로는, 인용상표가 이 사건 저작물의 캐릭터에 관한 상품화사업을 영위하는 원고나 그로부터 표장의 사용을 허락받은 특정인(이하 '원고 등'이라고 한다)의 상품표지로서 수요자들에게 널리 인식되어 있다거나, 그 상품이나 상표라고 하면 원고 등의 상품이나 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 할 수 없다.

(2) 상표법 제7조 제1항 제4호 해당 여부

(가) 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우, 또는 고의로 주지·저명한 타인의 상표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것처럼 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우를 말한다. 따라서 어떤 상표가 타인의 상표를 모방한 상표로서 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당한다고 하기 위해서는, 모방의 대상이 된 인용상표가 등록상표의 등록결정 당시에 그 지정상품과 관련하여 그 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표로서 널리 알려져 있어야 한다(따라서 인용상표가 수요자들 사이에 특정인의 상표라고 인식될 정도에만 이른 경우에도 본 호에 해당한다는 취지의 원고 주장은 받아들일 수 없다).

(나) 이 사건으로 돌아와 살펴보면, 이 사건 등록상표가 인용상표와 유사한 상표인 점은 이를 인정할 수 있으나, 나아가 인용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시에 국내의 수요자들 사이에 특정인의 상표로서 널리 알려진 상표라는 점에 관해서는 이를 인정할 아무런 증거가 없다는 점은 앞에서 본 바와 같으므로, 인용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 국내의 수요자들 사이에 원고 등의 상품을 표시하는 표장으로 널리 알려져 있음을 전제로 이 사건 등록상표가 인용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당한다는 취지의 원고 주장은 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

(다) 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록상표는 저명한 타인의 저작물 또는 캐릭터의 명칭을 모방한 상표로서, 그 저작물에 화체된 타인의 재산권을 부당하게 편취할 목적으로 출원 등록된 것이므로 상표법 제7조 제1항 제4호 에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 취지로 주장하므로 살피건대, 인용표장은 원고 저작물의 제호 또는 그 캐릭터의 명칭인바, 이러한 저작물의 제호나 캐릭터의 명칭은 그 자체만으로는 사상 또는 감정의 표현이라고 보기 어려워 저작권법 제2조 제1호 에서 저작권의 보호대상으로 규정한 저작물이라고 할 수 없고, 따라서 특단의 사정이 없는 한 누구나 이를 자유롭게 사용할 수 있는 것이므로( 대법원 1977. 7. 12. 선고 77다90 판결 참조), 비록 이 사건 저작물이나 그 캐릭터가 주지·저명한 것이라고 하더라도 저작물 자체 또는 캐릭터 자체에 내재된 재산적 가치는 별론으로 하고 이러한 제호나 캐릭터의 명칭에 어떤 재산적 가치가 화체되어 있다고 할 수는 없다.

따라서 피고가 이 사건 등록상표를 등록하여 사용하는 행위가 원고의 저작권을 침해하는 행위라고 할 수 없는 이상은, 저명한 이 사건 저작물의 제호 또는 그 캐릭터의 명칭을 모방한 표장을 사용한다는 사실만으로 이 사건 저작물에 내재된 재산적 가치를 직접적으로 침해하는 행위로서 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하는 행위라고 할 수 없다.

(3) 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

(가) 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있다고 하기 위하여는 인용상표나 그 사용상품이 반드시 주지·저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이고, 이러한 경우에는 인용상표와 동일 또는 유사한 상표가 위 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되어질 경우에 위 규정에 의하여 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있다.

(나) 이 사건으로 돌아와 살피건대, 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시에 인용상표가 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 원고 또는 원고로부터 상표의 사용을 허락받은 특정 집단의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 인정할 수 없음은 앞에서 본 바와 같으므로, 인용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 국내의 수요자들 사이에 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도에 이르렀음을 전제로 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당한다는 취지의 원고 주장 또한 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표에 원고 주장의 무효사유가 존재하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.