[1]주지·저명하지 아니한 인용상표를 모방하여 지정상품을 달리하여 출원한 것이 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 상표'에 해당하는지 여부(소극)

[2]외국의 인용상표가 주지·저명한 상표인지 여부의 판단기준

[1]상표법 제7조 제1항 제4호에서 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 그 지정상품에 사용하는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나, 사회일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말한다고 할 것인바, 인용상표가 주지·저명하지 아니하다면 비록 인용상표가 창작성 있는 것이라고 하더라도 이를 모방하여 지정상품을 달리하여 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없다.

[2]외국의 인용상표가 주지·저명하다고 인정하기 위하여는 원칙적으로 국내에서 주지·저명한 것이어야 하나, 국내에서는 주지·저명하지 않은 외국의 주지·저명상표라도 세계의 주요 국가에서 현저하게 인식되어 있고, 국내의 일반 수요자나 거래자가 신문이나 잡지 기타 언론매체 등을 통하여 그 상표가 세계의 주요 국가에서 현저하게 인식되어 있음을 쉽게 알 수 있는 경우에는 국내에서 주지·저명한 상표에 준하는 것으로 봄이 상당하다.

[1] [1] 상표법 제7조 제1항 제4호 [2] 상표법 제7조 제1항 제6호

[1] 대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2296 판결(공1997하, 3467) 대법원 1998. 2. 24. 선고 97후1306 판결(공1998상, 908) 대법원 1999. 11. 12. 선고 98후546 판결(공1999하, 2507)

A 외 1인

메이크－업 아트 코스메틱스, 인코포레이티드(소송대리인 변리사 안상배)

1.특허심판원이 1999. 9. 29. 1999당482, 484(병합)호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

주문과 같다.

1. 기초 사실

갑 제1호증, 을 제1호증의 각 기재와 변론의 전취지를 종합하면, 아래의 사실을 인정할 수 있다.

가. 특허청에서의 절차의 경위

원고들은 별지목록 1 및 2와 같이 구성되고, 지정상품을 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조의 [별표 1] 상품류 구분 제45류의 "티셔어츠, 남방셔어츠" 등 10개 상품(아래 이 사건 등록상표 1의 경우) 및 "목걸이, 귀걸이" 등 10개 상품(아래 이 사건 등록상표 2의 경우)으로 하는 등록 B 상표(출원일 C, 등록사정일 D, 등록일 E, 이하 '이 사건 등록상표 1'이라 한다) 및 등록 F 상표(출원일 G, 등록사정일 H, 등록일 I, 이하 '이 사건 등록상표 2'라 한다)의 공동상표권자들이다.

피고는 이 사건 등록상표들이 피고 소유의 주지, 저명한 별지목록 3과 같은 상표(이하 '인용상표'라 한다)와 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제4호, 제11호에 위반되어 등록되었으므로 같은 법 제71조 제1항의 규정에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 이 사건 등록상표들에 대하여 각 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 각 심판사건을 1999당482, 484(병합)호로 병합심리하여 1999. 9. 29. 아래 '나'항과 같은 이유로 이 사건 등록상표들의 등록을 무효로 한다는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

나. 이 사건 심결 이유의 요지

(1)심판청구인이 제출한 증거에 의하면, 인용상표는 캐나다, 미국, 일본 등 외국에서는 거래자 또는 수요자 사이에 청구인의 상표라고 현저하게 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다 할 것이고, 그 상표권자의 선전, 광고 및 다년간의 지속적인 사용을 통하여 영업상 신용이나 고객 흡인력 등의 무형적 가치가 축적된 상표임을 부인할 수 없고, 국내인의 해외여행 급증과 교통, 통신의 발달, 매스컴의 역할 증대 등으로 외국의 문화와 외국의 상품을 쉽게 접할 수 있는 오늘날을 사는 국내의 일반 수요자의 경우도 인용상표가 특정인의 상표로 인식하고 있을 소지가 매우 크다 할 것이며, 더욱이 양 상표들의 구성과 표현에 있어서 영문자 사이의 점과 위치, 영문자의 안정된 크기 및 그 배치가 일치됨을 볼 때 이 사건 등록상표들은 인용상표를 도용하지 아니하고는 결코 우연히 동일하게 창작될 수 없는 표장이다.

그렇다면 피청구인은 이 사건 등록상표들의 출원 당시 다수의 외국에 등록되어 사용됨에 따라 이미 국제적으로 잘 알려진 청구인의 대표상표이자 창작적인 인용상표가 국내에서 구상품류 구분 제45류에 미등록되었음을 알고 이를 기회로 인용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표들을 선택하여 도용출원한 것에 지나지 않음을 알 수 있는바, 이는 상표법을 악용하는 행위로서 국제신뢰 및 공정하고 신용 있는 상거래질서를 문란하게 할 염려가 있으므로 이 사건 등록상표들은 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하여 등록을 받을 수 없는 상표로서 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고들 주장의 심결 취소사유의 요지

(1)인용상표는 화장품에 사용되는 상표로서 이 사건 등록상표들의 지정상품에는 국내외를 불문하고 전혀 사용된 바 없다. 인용상표는 화장품에 있어서도 국내에서는 전혀 알려지지 않은 상표이고 외국에서조차 잘 알려져 있다고 볼 수 없다. 인용상표가 최근 몇년 사이에 외국에서 상표로서 출원 내지 등록되었다거나 외국의 화장품 전문지나 극히 제한된 일부 상업잡지 등에 소개되었다고 하여 일반 수요자에게 현저하게 인식되었다고 볼 수 없다. 인용상표 제품은 립스틱과 색조 펜슬 일부에 제한되어 미국과 캐나다 일부지역에서만 판매된 바 있고, 일본에서는 1998. 4.경에 한 개의 매장만이 설치되었을 정도로서 그 매출액도 미미한 것인바, 이를 두고 세계적으로 주지·저명한 상표라고 함은 지극히 잘못된 것이다. 따라서 이 사건 등록상표들이 그 지정상품에 사용된다 하더라도 수요자나 거래자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다.

(2) 이 사건 등록상표들은 인용상표를 모방한 것이 아니다.

나. 피고의 주장 요지

(1)원고들은 이 사건 등록상표들을 사용할 의사가 없이 인용상표가 가지고 있는 주지·저명성에 무단 편승하여 부정한 이익을 취할 목적으로 인용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표들을 도용하여 등록한 것으로서 이는 상표법을 악용하는 행위이고 국제적 신뢰 및 공정하고 신용 있는 상거래질서를 문란하게 할 염려가 있으므로 같은 취지로 이 사건 등록상표들을 무효로 한 이 사건 심결은 정당하다.

(2)인용상표는 피고의 상호의 약자로 구성되었고, 세계 40여 개국에 60건 가까이 상표 및 서비스표로 등록되었으며, 1983.경 캐나다에서 화장품에 관하여 사용된 이래 세계 여러 나라에서 널리 사용되어 오고 있고, 최근에는 국내에도 인용상표 제품이 수입되어 판매되고 있다. 인용상표 제품은 미국은 물론 유럽 등의 각종 잡지나 신문에 광범위하게 소개되었고, 일본에서도 젊은 여성들에게 선풍적인 인기를 끌게 되어 "JJ" 잡지 등에 1992. 2. 이래로 거의 매월 소개된 바 있다. 피고는 세계적으로 유명한 화장품 메이커인 에스티 로더 그룹에 인수 합병된 이후 매출액이 더욱 늘어났다.

(3)인용상표가 부착된 제품은 주로 색조화장품이나 이의 매출을 촉진하기 위하여 소비자에게 제공하는 목걸이, 머리핀, 티셔츠 등에도 인용상표를 사용하여 왔다. 토탈패션화 경향에 따라 유명 상표는 의류, 신발, 모자, 장신용품이나 화장품 등에 광범위하게 사용되는 것이므로 일반 수요자들은 이 사건 등록상표들이 부착된 의류 등을 보는 경우 인용상표권자와 어떤 관계가 있을 것으로 쉽게 연상할 것이다.

다. 판 단

(1) 판단기준

상표법 제7조 제1항 제4호에서 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 그 지정상품에 사용하는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나, 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말한다고 할 것인바, 인용상표가 주지·저명하지 아니하다면 비록 인용상표가 창작성 있는 것이라고 하더라도 이를 모방하여 지정상품을 달리하여 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없다(대법원 1998. 2. 24. 선고 97후1306 판결, 1997. 10. 14. 선고 96후2296 판결 등 참조).

여기서 인용상표가 주지·저명하다는 것은 국내 산업발전과 국내 수요자의 이익의 보호라는 상표법의 목적, 상표법의 효력에 관한 속지주의 원칙, 상표법 제7조 제1항 제9호, 제10호, 제11호에서 국내의 일반 수요자나 거래자의 인식을 기준으로 주지·저명상표를 판단하고 보호하고 있는 상표법의 입법체계 및 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 현행 상표법에서 제7조 제1항 제12호를 신설하여 "외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표"를 별도로 보호하고 있는 점 등에 비추어 볼 때 원칙적으로는 국내에서 주지·저명한 것이어야 할 것이지만, 세계경제시장의 급격한 단일화 현상 등을 감안하면, 국내에서는 주지·저명하지 않은 외국의 주지·저명상표라도 세계의 주요 국가에서 현저하게 인식되어 있고, 국내의 일반 수요자나 거래자가 신문이나 잡지 기타 언론매체 등을 통하여 그 상표가 세계의 주요 국가에서 현저하게 인식되어 있음을 쉽게 알 수 있는 경우에는 국내에서 주지·저명한 상표에 준하는 것으로 봄이 상당하다.

(2) 인용상표의 주지·저명성에 대한 판단

을 제8호증 내지 을 제14호증의 2의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 인용상표가 화장품을 지정상품으로 하여 캐나다에서 1986. 미국, 영국, 프랑스에서 1991.에 각 상표등록된 것을 비롯하여 주로 1995.경과 1998.경 사이에 세계 약 37개국에서 상표등록된 사실, 인용상표가 캐나다, 미국, 영국의 각종 신문이나 잡지에 주로 1993.경과 1996.경 사이에 약 67회 기사화되어 소개되었고, 1992.경부터 1996.경 사이에 일본의 "JJ" 잡지에 약 24회, 일본의 다른 잡지들에 약 6회 소개 내지 광고된 사실, 우리 나라에서는 1999. 12. 17.자 중앙일보에 인용상표 제품이 한국에 상륙하였음을 알리는 광고기사가 실렸고, 1997. 11. 3.자 및 1997. 12. 22.자 화장품신문에서 미국의 화장품회사인 에스티 로더를 소개하는 기사에 인용상표 제품이 미국에서 판매에 호조를 보였다는 기사가 실린 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다.

위 인정 사실에 나타난 인용상표의 사용기간, 방법, 지역 등에 의하면, 이 사건 등록상표들의 등록사정일을 기준으로 볼 때 미국이나 캐나다에서는 일반 수요자나 거래자에게 화장품과 관련하여 어느 정도 특정인의 상품으로 인식될 정도로 알려져 있다고 할 수 있으나, 위 인정 사실만으로는 인용상표가 부착된 제품의 매출 정도, 판매방법, 판매점의 개수 등도 알 수 없으며, 인용상표가 외국의 주지·저명상표로서 세계의 주요 국가에서 현저하게 인식되어 있고, 국내의 일반 수요자나 거래자가 신문이나 잡지 기타 언론매체 등을 통하여 그 상표의 주지·저명성을 쉽게 인식할 수 있는 상태에 있는 경우라고 보기는 어렵다 할 것이다.

(3) 소결론

상표의 구성태양에 의하면, 이 사건 등록상표들이 인용상표를 그대로 모방한 것은 사실이라 할 것이나(원고들은 인용상표를 모방한 바 없다고 주장하나, 특수하게 디자인된 구성이 완전히 동일하므로 모방하지 아니하고 이 사건 등록상표들을 제작하였다고 보기는 어렵다), 위 설시와 같이 인용상표가 이 사건 등록상표들의 등록사정일을 기준으로 주지·저명하지 아니한 이상 단순히 이를 모방하였다는 이유만으로 상표법 제7조 제1항 제4호를 위반하여 등록되었다 할 수 없다 할 것이다.

3. 결 론

그렇다면 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하고 원고들의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.