1. “물|네오|파스”가 “물파스”와 유사한 상표인지의 여부

2. 상품의 품질, 효능 또는 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 독점사용권이 인정되는 경우

1. 상표법상 상표의 유사여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 칭호, 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 혼동오인의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 할 것이며, 상표상호간에 서로 다른 부분이 있어도 요부를 이루는 문자가 유사하여 전체적 관찰에서 피차 혼동하기 쉬운 것은 유사상표라고 보아야 할 것이다.

2. 상품의 품질, 효능 또는 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표는 어느 상품에 관하여도 자타상품의 식별력이 없다할 것이므로 원칙적으로 상표로서의 독점사용이 허용되지 않는다고 할 것이나, 그와 같은 표시를 지정상품에 사용하는 자가 없어서 그 식별력을 인정할 수 있고, 독점사용의 실적이 있을 뿐더러 그 사용에 의한 현저성이 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 그 표시를 상표로서 독점사용케 할 수 있다.

상표법 제5조 , 제8조 , 제9조 , 제26조 , 제35조 , 제36조 , 부정경쟁방지법 제2조 , 제3조

1980. 9. 9. 선고, 80후19 판결

현대약품공업주식회사

대일화학공업주식회사

1. 피고는 그가 제조 판매하는 의약품에 별지 제1목록기재의 표장을 사용하여서는 아니된다.

2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

3. 소송비용은 모두 피고의 부담으로 한다.

4. 제1항에 한하여 가집행할 수 있다.

피고는 그가 제조 판매하는 의약품에 별지 제1목록기재의 표장을 사용하여서는 아니되고, 동아일보, 조선일보, 약사공론, 약업신문에 별지 제2목록기재와 같은 사과문을 같은 제3목록기재와 같은 조건으로 각 1회씩 게재하라.

소송비용은 피고의 부담으로 한다는 판결 및 가집행의 선고.

1. 원고가 1971. 3. 26. 상표법 제11조 , 같은법시행규칙 제10조 에 의한 상품분류 제10류에 속하는 “파스”를 지정상품으로 하여 등록번호 제21569호로서 “물파스”를 상표로 등록하고 1981. 7. 2. 상표권 존속기간갱신의 등록을 하였으며, 위 상표의 연합상표로서 “현대물파스”를 1971. 6. 1. 등록번호 제22302호로서 상표등록을 하고, 1981. 4. 21. 그 존속기간 갱신등록을 한 사실, 피고가 별지 제1목록기재와 같은 표장(이하 이 사건 표장이라고 줄여쓴다)을 그가 제조하는 위 지정상품과 동종의 상품에 사용하고 있는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다(피고는 1982. 1. 말 이후부터 위와 같은 표장을 일체 사용하고 있지 않으므로 이에 관한 위 자백은 진실에 반하고 착오에 인한 것으로서 취소한다는 취지로 주장하나, 동 주장사실에 부합하는 증인 김길림의 증언부분은 증인 이승철의 증언에 의하여 진정성립이 인정되는 갑 제16호증의 1 내지 9의 각 기재내용과 위 증인의 증언에 비추어 믿지 아니하고 달리 위 주장사실을 입증할 자료가 없으므로 동 자백의 취소는 허용되지 않는다 할 것이다.)

2. 그러므로 먼저 피고가 사용하는 이 사건 표장이 원고의 위 등록상표(위 연합상표를 포함하여)와 유사한지의 여부에 관하여 살피건대, 상표법상 상표의 유사여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 칭호, 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 혼동 오인의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 할 것이며 상표상호간에 서로 다른 부분이 있어도 요부를 이루는 문자가 유사하여 전체적 관찰에서 피차 혼동하기 쉬운 것은 유사상표라고 보아야 할 것인바, 이 사건 등록상표는 “물파스”라는 한글(연합상표는 “현대물파스”라는 한글)을 가로써서 구성된 것임에 반하여 피고 사용의 이 사건 표장은 윗 부분에 “대일화학”이라고 한글로 가로쓰고, 그 아랫부분에 역시 한글로 “물|네오|파스”라고 나란히 써서 위 등록상표와 일응 그 구성을 달리하고 있는 것으로 보이기는 하나, 동 상표중 “대일화학”이라는 글자는 위 상품의 출처를 나타내는데 불과하므로 그 요부는 “물|네오|파스”라고 봄이 상당하다고 할 것인데 동 “물|네오|파스”와 위 “물파스”를 비교하여 보면 전자는 “물”과 “파스”사이에 두 개의 사선을 긋고 그 안에 “네오”라는 작은 글자를 세로 쓴 점이 후자와 다르기는 하나 이와 같은 부기문자가 삽입되었다고 하여도 역시 전체적, 이격적으로 관찰하면 양자는 그 외관, 칭호 및 관념에 있어 서로 유사한 점을 인정할 수 있어 거래상 혼동 오인의 염려가 있다고 아니 할 수 없으므로 결국 피고 사용의 위 상표는 이 사건 등록상표와 유사한 상표에 해당된다 할 것이다.

3. 그런데 피고는, 원고가 갱신등록을 받은 이 사건 상표인 “물파스”는 “파스”란 지정상품으로서의 보통명칭과 “물”이란 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하여 상표법 제20조 제2항 제1호 , 제8조 의 규정에 의하여 갱신등록이 될 수 없는 것임에도 불구하고 잘못 사정되어 등록이 되었으니 이는 무효라고 주장하므로 살피건대, 무릇 상품의 품질, 효능 또는 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표는 어느 상품에 관하여도 자타상품의 식별력이 없다 할 것이므로 상표로서의 독점사용이 허용되지 않는다고 할 것이나 그와 같은 표시를 지정상품에 사용하는 자가 없어서 그 식별력을 인정할 수 있고, 독점사용의 실적이 있을 뿐더러 그 사용에 의한 현저성이 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 그 표시를 상표로서 독점사용케 할 수 있다 할 것인바( 대법원 1980. 9. 9. 선고, 80후19 판결 참조) 성립에 다툼이 없는 갑 제2호증(허가증), 같은 제3 내지 11호증(각 의약품생산실적표), 같은 제12호증의 1, 2(신문), 같은 제14호증의 3(심결), 같은 제15호증의 3(심결)의 각 기재내용과 증인 이승철의 증언에 변론의 전취지를 합쳐보면, 원고는 앞서 본 바와 같이 “물파스”및 “현대물파스”를 상표등록한 이래 1973년도에는 “현대물파스”란 상표로 합계 금 161,957,140원, 1974년도에는 “현대물파스”란 상표로 합계 금 10,457,439원, “물파스 에이(A)”란 상표로 합계 금 116,329,305원, 1975년도에는 “현대물파스 에이(A)”란 상표로 합계 금 451,798,517원, 1976년도에는 “물파스 에이”란 상표로 합계 금 697,193,350원, 1977년도에는 “현대물파스”란 상표로 합계 금 13,800원, “물파스 에이”란 상표로 합계 금 599,360,750원, 1978년도에는 “현대물파스”란 상표로 합계 금 189,000원, 물파스 에이란 상표로 합계 금 557,256,000원, 1979년도에는 “물파스 에이”란 상표로 합계 금 1,504,821,040원, “현대물파스”란 상표로 합계 금 125,000원, 1980년도에는 “물파스 에이”란 상표로 합계 금 1,709,941,464원, 1981년도에는 “물파스 에이”란 상표로 합계 금 2,524,263,698원 상당(이상 각 생산금액)의 상품을 거의 독점적으로 생산하여 왔고(기록에 의하면 피고는 “물|네오|파스”란 표장을 1982년도에 비로소 사용하였음이 엿보인다) 국내에서 발행되는 주요일간지 또는 전문지나 방송매체를 통하여 막대한 광고비를 들여 여러번에 걸쳐 광고를 하여온 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없으므로 위와 같은 인정사실에 비추어 보면 결국 위 “물파스”란 용어가 그 지정상품인 “파스”와의 관계에 있어 “액체상태의 파스”라는 의미를 포함하고 있어 그 지정상품의 특성의 일부를 연상 또는 암시한다고 하여도 이는 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지가 현저하게 인식되어 있는 경우에 해당한다고 보아야 할 것이어서 위 상표의 위 갱신등록은 유효하다 할 것인즉 피고의 위 주장은 이유가 없다.

4. 그렇다면 피고가 이 사건 표장을 그가 제조 판매하는 의약품에 사용하는 행위는 원고의 위 상표권을 침해하는 부정경쟁행위에 해당하므로 원고는 피고에 대하여 상표법 제35조 및 부정경쟁방지법 제2조 에 따라 그 침해의 금지 (중지)를 청구할 수 있다 할 것인바, 원고는 위 침해행위의 금지 이외에도 별지 제2목록기재 사과문과 같은 내용의 사과광고를 신문지상에 기재할 것을 아울러 구하므로 살피건대, 상표법 제35조 에 의하면 법원은 상표권자의 권리침해금지 등의 청구가 이유있다고 인정할 때에는 침해한 자에 대하여 상표권자를 보호하는데 필요한 조치를 명할 수 있고, 부정경쟁방지법 제3조 에 의하면, 법원은 동법 제2조 제1호 , 제2호 또는 제5호 소정의 부정경쟁행위로 인하여 타인의 영업상의 신용을 침해한 자에 대하여 피해자의 청구에 의하여 영업상의 신용을 회복하는데 필요한 조치를 명할 수 있도록 규정되어 있는 바, 위 법에서 말하는 이른바 필요한 조치란 명예, 신용의 회복을 위한 조치라고 해석되고 여기에는 사죄광고의 방법이 포함된다고 할 것이나 그 사죄광고는 윤리적인 측면에서 볼 때 상표권 등의 침해자에게 미치는 영향이 심대하므로 동 조치를 명함에 있어서는 고도의 신중성이 요구될뿐더러 더욱이 이 사건에 있어서는 피고가 원고의 이 사건 등록상표에 유사한 표장을 동종의 상품에 사용하여 시중에 판매함으로써 원고에게 재산상의 손해를 입혔다고 할 것이나, 그가 판매한 위 상품의 품질이 원고의 상품에 비하여 조악하다는 점에 관하여 아무런 입증이 없는 이상 위와 같은 사실만으로 바로 원고가 상표권자로서 명예나 신용을 훼손당하였다고 단정할 수는 없고, 달리 이를 인정할 만한 아무런 자료도 없으므로 이점에 관한 원고의 주장은 이유가 없다 할 것이다.

5. 따라서 원고의 이 사건 청구는 피고에 대하여 상표권 침해행위의 금지를 구하는 범위내에서만 이유있으므로 이를 인용하고, 그 나머지 청구는 이유없어 기각하며, 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제89조 , 제92조 단서를, 가집행의 선고에 관하여는 소송촉진등에 관한 특례법 제6조 를 각 적용하여 주문과 같이 판결한다.