[2] 원출원 발명과 분할출원 발명이 동일한지 여부의 판단 기준

[3] 분할출원 발명이 원출원 발명과 그 기술적 사상 및 기술 구성이 서로 다른 상이한 발명이라고 한 사례

[2] 원출원 중 일부 발명이 실시례 등의 상세한 설명에 기재된 것으로서 원출원 발명과 다른 하나의 발명으로 볼 수 있는 경우에는 그 일부를 분할출원할 수 있으며, 이 경우 그 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 한다.

[3] 원출원 발명에 부가된 화합물의 제조 과정이 그 발명의 필수 구성요소로서 분할출원 발명이 예정하고 있지 않은 새로운 효과를 가진 공정이고 이를 단순한 주지 관용기술에 불과하다고 볼 수는 없어 이러한 제조 과정을 필수 구성요소로 하지 않는 분할출원 발명이 원출원 발명과 그 기술적 사상 및 기술 구성이 서로 다른 상이한 발명이라고 한 사례.

원심판결 이유에 의하면, 원심은, 명칭이 "광학 활성 피리도벤즈옥사진 유도체의 제조방법"에 관한 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)은 출원번호 제86-4934호로 출원된 원출원 발명(출원등록번호 생략)의 분할출원으로 인정되어 1994. 7. 28. 등록된 것인데, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)을 원출원 발명의 특허청구범위 제1항(이하 '원출원 발명'이라 한다)과 대비하여 보면, 이 사건 제1항 발명의 출발물질인 IB 화합물은 원출원 발명의 중간체인 X 화합물과 동일하므로 양 발명은 모두 일반식(IB, X) 화합물로부터 일반식(VI) 화합물을 제조하는 공정을 포함하는 점에서 동일하고, 다만, ① 원출원 발명에는 이 사건 제1항 발명에 없는 X" 화합물로부터 X 화합물을 제조하는 과정이 부가되어 있고, ② 이 사건 제1항 발명은 출발물질인 IB 화합물과 디에틸 에톡시메틸렌말로네이트를 반응시켜 IC 화합물을 제조하는 과정을 거친 후 IC 화합물을 통상의 방법으로 처리하여 목적물질인 일반식(VI)의 화합물을 제조하는 데 비하여, 원출원 발명은 IC 화합물 제조과정에 관한 언급이 없이 중간체인 X 화합물을 통상의 방법으로 처리하여 목적물질인 일반식(VI)의 화합물을 제조하는 것으로만 기재되어 있는 점에 차이가 있는데, 위 차이점 ①에 관하여 살펴보면, 이 사건 특허발명의 실시례 3에는 실시례 2에서 얻어진 3S-7,8-디플루오로-2,3-디히드로-3-메틸-4[(s)-N-파라톨루엔술포닐프롤릴]-4H-[1,4]벤즈옥사진으로부터 이 사건 제1항 발명의 출발물질인 IB 화합물을 제조하는 방법이 기재되어 있으나, 위 실시례 2에서 얻어진 3S-7,8-디플루오로-2,3-디히드로-3-메틸-4[(s)-N-파라톨루엔술포닐프롤릴]-4H-[1,4]벤즈옥사진은 원출원 발명의 출발물질인 X" 화합물에 속하는 것일 뿐 아니라, 위 실시례 3은 원출원 발명의 실시례 13과 그 내용이 동일하고, 또한 이 사건 특허발명의 명세서에는 위 실시례 3에 기재된 3S-7,8-디플루오로-2,3-디히드로-3-메틸-4[(s)-N-파라톨루엔술포닐프롤릴]-4H-[1,4]벤즈옥사진 외에 다른 화합물로부터 출발물질인 IB 화합물을 제조하는 방법은 기재되어 있지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명은 그 실시례의 기재를 참조하여 볼 때 원출원 발명에 기재된 것과 같은 X" 화합물로부터 IB 화합물을 제조하는 과정을 포함하는 것이라고 할 수 있고, 위 차이점 ②에 관하여 살펴보면, 이 사건 제1항 발명의 출발물질인 IB 화합물로부터 IC 화합물을 제조하는 과정은 이 사건 특허발명의 참조실시례 2에 기재되어 있는데, 이는 원출원 발명의 실시례 14 및 실시례 15와 그 내용이 동일하므로, 원출원 발명은 그 실시례의 기재를 참조하여 볼 때 IB 화합물과 디에틸 에톡시메틸렌말로네이트를 반응시켜 IC 화합물을 제조하는 과정을 포함하고 있다고 봄이 상당하여, 이 사건 특허발명과 원출원 발명의 실시례 등 발명의 상세한 설명의 기재를 참조하면, 이 사건 제1항 발명과 원출원 발명은 실질적으로 동일한 공정을 통하여 목적하는 일반식(VI)의 화합물을 얻는 것이라고 할 수 있으므로, 결국 양 발명은 그 기술적 사상 및 기술적 수단이 동일한 발명이라고 할 것이니, 이 사건 제1항 발명은 적법한 분할출원이라고 할 수 없어 그 출원일이 원출원 발명의 출원일로 소급되지 아니하므로 이 사건 제1항 발명은 선출원주의에 위배되어 등록된 것으로서 무효라는 취지로 판단하였다.

2. 대법원의 판단

분할출원이란 단일발명, 단일출원의 원칙 아래 2 이상의 발명을 1 출원으로 한 경우 이를 2 이상의 출원으로 분할하는 것으로서 2 이상의 발명을 1 출원으로 한 경우란 2 이상의 발명이 반드시 특허청구의 범위에 기재된 경우뿐만 아니라 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재되어 출원된 경우까지 포함하는 것이므로, 분할출원을 하면서 원출원 당시 제출한 발명의 상세한 설명이나 도면을 다시 사용할 수도 있고 ( 대법원 1983. 7. 26. 선고 83후23 판결 , 1984. 2. 28. 선고 83후20 판결 , 1986. 9. 9. 선고 84후71 판결 등 참조), 원출원 중 일부 발명이 실시례 등의 상세한 설명에 기재된 것으로서 원출원 발명과 다른 하나의 발명으로 볼 수 있는 경우에는 그 일부를 분할출원할 수 있으며, 이 경우 그 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것이다 ( 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결 , 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결 등 참조).

이러한 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제1항 발명과 원출원 발명은 그 상세한 설명에 기재된 실시례의 내용이 일부 동일하기는 하지만, 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위는 신규의 IB 화합물을 출발물질로 하여 그 중간체의 IC 화합물을 거쳐 최종목적 물질인 화합물(VI)을 제조하는 방법에 관한 것으로, 그 신규의 화합물 IB를 출발물질로 사용하는 점에 그 기술적 특징이 있는 데 반하여, 원출원 발명은 X" 화합물을 출발물질로 하여 중간체 X(=IB) 화합물을 거쳐 통상의 방법으로 최종목적 물질인 화합물(VI)을 제조하는 방법에 관한 것인데, 원출원 발명에 부가된 X" 화합물 및 중간체 X 화합물은 모두 신규의 물질로서 그 발명의 상세한 설명의 기재를 참작할 때 위 제조 과정은 그 수율 등의 면에서 가장 유효한 화합물(X=IB)을 만드는 필수 구성요소이므로, 이 과정은 이 사건 제1항 발명이 예정하고 있지 않은 새로운 효과를 가진 공정이라고 보아야 하고 이를 단순한 주지 관용기술에 불과하다고 볼 수는 없다고 할 것인바, 따라서 이 점만으로도 이러한 제조 과정을 필수 구성요소로 하지 않는 이 사건 제1항 발명은 원출원 발명과 그 기술적 사상 및 기술 구성이 서로 다른 상이한 발명이라고 할 것이다.

그렇다면 이 사건 제1항 발명과 원출원 발명의 기술적 구성의 차이를 잘 살피지 아니한 채 양 발명이 동일하다고 단정하여 이 사건 제1항 발명이 분할출원으로서 인정될 수 없다고 판단한 원심판결에는 심리를 제대로 하지 아니하고 분할출원에 관한 법리를 오해함으로써 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이므로, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 결 론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.