분할출원을 하면서 출원당시 제출한 발명의 상세한 설명이나 도면을 다시 사용할 수 있는지 여부

분할출원이란 단일발명, 단일출원의 원칙 아래 2이상의 발명을 1출원으로 한 경우 이를 2 이상의 출원으로 분할하는 것으로서 2 이상의 발명을 1출원으로 한 경우란 2 이상의 발명이 특허청구의 범위에 기재된 경우는 물론 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재되어 출원된 경우까지 포함하는 것이므로 분할출원을 하면서 원출원당시 제출한 발명의 상세한 설명이나 도면을 다시 사용할 수도 있다.

특허법 제10조 , 특허법시행규칙 제37조

대법원 1983.7.26 선고 83후23 판결 1983.10.25 선고 83후21 판결 1984.2.28 선고 83후20 판결

알.씨이.에이.코오포레이숀 소송대리인 변리사 이필모

특허청장

특허청 1984.6.18 자 1982년 항고심판(절)제892호 심결

원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

상고이유를 판단한다.

원심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원은 1973.7.4, 1973. 특허원 (특허번호 생략)로 출원된 원출원의 분할출원으로서 1977.12.31 출원된 것인바, 원출원과 이 사건 출원을 대비하여 보면 위 양자발명은 색채정보 변환시스템에 관한 것으로서 특히 색채영상정보를 전달, 녹화 및 재생과 관련하여 사용하기 위한 엔코딩(Encoding) 및 디코딩(Decoding) 시스템에 관한 것이고, 또한 영상정보이용에 관한 여러가지 시스템에 있어서 각각의 영상요소를 색채화하는 정보가 그 각각의 영상요소 휘도를 결정하는 기본적인 정보에 부가되어서 전달 또는 보유되어야만 할 때가 종종 나타나는데, 위 양자발명은 위와 같은 보조색채정보를 공급하여 주는 것을 발명의 목적으로 하고 있으며, 위 양자발명은 도면 및 간단한 설명 또한 전혀 동일하므로 위 양자발명을 발명의 상세한 설명, 도면의 간단한 설명 및 특허청구의 범위를 일체로 하여 대비할 때 양자발명의 기술적 범위는 실질적으로 동일한 것이라고 단정한 후 이 사건 출원은 원출원의 수개 발명중에서 1개의 발명을 분할한 것이 아니라 원출원과 동일한 후출원 발명이므로 이 사건 출원은 특허받을 수 없다고 판단하였다.

그러나 기록을 살펴보아도 원출원의 내용이 증거로 제출된 흔적이 전혀 없으므로(다만 기록에는 출원인이 상고이유서에 첨부하여 제출한 원출원에 관한 특허공보만이 편철되어 있을 뿐이다) 과연 원심이 이 사건 출원의 내용과 대비하여 원출원의 내용을 조사하였는지 여부가 분명치 아니할 뿐 아니라 분할출원이란 단일발명, 단일출원의 원칙아래 2 이상의 발명을 1출원으로 한 경우 이를 2 이상의 출원으로 분할하는 것으로서 2 이상의 발명을 1출원으로 한 경우란 2 이상의 발명이 특허청구의 범위에 기재된 경우는 물론 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재되어 출원된 경우까지 포함하는 것이므로( 당원 1983.7.26 선고 83후23 판결 ; 1983.10.25 선고 83후21 판결 ; 1984.2.28 선고 83후20 판결 등 참조), 분할출원을 하면서 원출원 당시 제출한 발명의 상세한 설명이나 도면을 다시 사용할 수도 있다 할 것이고, 한편 출원인은 원출원은 녹음 또는 전송을 위해 어떤 특정신호 포오멧(Format)을 엔코딩 또는 형성시키는 장치 즉 녹화장치에 관한 것이고, 이 사건 출원은 합성색채 이미지신호를 표시목적상 어떤 형태로 디코딩 또는 재변환시키는 장치 즉 재생장치에 관한 것이라고 주장하고 있음이 명백하므로 가사 원심결 판시와 같이 출원인이 이 사건 출원을 함에 있어 원출원 내용중 이 사건 출원에 해당하는 부분을 분리, 특정하여 이 사건 출원과 원출원의 내용을 명백히 구분하지 아니한 채 원출원과 동일한 도면 및 간단한 설명을 제출하였다 하더라도 출원인이 원출원과 이 사건 출원이 위와 같은 별개의 장치라고 주장하는 이상 원심으로서는 원출원의 내용에 대한 증거조사를 실시하여 원출원의 특허청구의 범위 혹은 발명의 상세한 설명이나 도면에 출원인이 주장하는 바와 같은 녹화장치와 재생장치에 관한 발명이 기재되어 있는지, 기재되어 있다면 원출원 내용중 그 부분이 어디인지를 구체적으로 분리 특정시킨 후 출원인 주장과 같이 원출원의 특허청구의 범위는 녹화장치에 관한 것이고, 이 사건 출원은 재생장치에 관한 것인지의 여부 및 이 사건 재생장치가 특허법 소정의 발명에 해당되는지의 여부를 조사심리한 후가 아니면 이 사건 출원이 원출원과 동일한 후출원 발명이라고 단정할 수는 없다 할 것이다.

결국 위와 같은 조사심리를 거치지 아니한 채 그 판시와 같은 사유만으로 이 사건 출원은 원출원과 동일한 후출원 발명이라고 단정하여 분할출원으로서 인정될 수 없다고 판단한 원심결에는 심리미진과 판단유탈 및 특허의 분할출원에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 하지 아니할 수 없고 따라서 이점에 관한 상고논지는 이유있다 할 것이므로 원심결을 파기하고, 다시 더 심리판단케 하기 위하여 특허청항고심판소에 환송하기로 관여법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.