[2] 등록상표 “ ”과 선등록상표 “ ”은 표장 자체가 유사하여 지정상품 중 ‘드롭스, 비스킷, 비의료용 추잉검, 아이스크림, 식빵, 각설탕’에 관하여는 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으나, ‘포테이토칩, 건과자’에 관하여는 일반적인 거래실정 등에 비추어 수요자들이 구체적·개별적으로는 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 한 사례

1. 기록에 비추어 지정상품을 ‘포테이토칩, 건과자, 드롭스, 비스킷, 비의료용 추잉검, 아이스크림, 식빵, 만두, 각설탕, 곡물소시지, 초밥’으로 하고 “ ”으로 이루어진 이 사건 등록상표(등록번호 제493133호)와 지정상품을 ‘건과자, 아이스케이크, 비스킷, 드롭스, 아이스크림, 추우잉검, 초콜릿, 크리임빵, 설탕, 떡’으로 하고, “ ”으로 이루어진 선등록상표(등록번호 제344433호)의 유사 여부를 지정상품별로 살펴보면 다음과 같다.

가. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘만두, 곡물소시지, 초밥’ 부분을 제외한 나머지 부분에 대하여

2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도, 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우, 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다 ( 대법원 1996. 9. 24. 선고 96후153, 96후191 판결 , 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결 등 참조).

(1) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘드롭스, 비스킷, 비의료용 추잉검, 아이스크림, 식빵, 각설탕’ 부분

이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 호칭에 있어서 세 음절 중 첫 음절과 마지막 음절 및 초성과 중성으로 이루어진 가운데 음절의 중성인 모음이 같고, 가운데 음절의 초성도 ‘ㅋ’과 ‘ㅌ’의 파열음이어서 전체적으로 느껴지는 청감이 유사하므로, 양 상표는 그 표장이 전체적으로 서로 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘드롭스, 비스킷, 비의료용 추잉검, 아이스크림, 식빵, 각설탕’ 부분은 선등록상표의 지정상품과 동일·유사하다.

따라서 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로 위 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 볼 만한 사정을 기록상 찾아볼 수 없는 이 사건에서, 이 사건 등록상표가 위 지정상품에 선등록상표와 함께 사용될 경우 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다.

이와 달리 원심은 이 사건 등록상표의 표장 자체가 선등록상표와 유사하지 아니하다거나, 설령 유사하다 하더라도 구체적·개별적 사정을 고려할 때 거래사회에서 수요자들이 위 지정상품과의 관계에서 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다는 취지로 판단하였는바, 원심판결에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

(2) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘포테이토칩, 건과자’ 부분

원심이 그 채용증거에 의하여 적법하게 인정한 사실 및 기록에 의하면, 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고는 선등록상표의 출원일인 1995. 3. 25.보다 훨씬 전인 1988. 7.경부터 감자를 썰어서 튀긴 ‘감자스낵’ 제품에 이 사건 등록상표를 부착하여 생산하기 시작한 이래 위 상품을 지속적으로 생산·판매하여 오면서, 그 총 매출액이 1998년에는 약 72억 원, 1999년에는 약 108억 원, 이 사건 등록상표의 출원일인 2000. 3. 9.이 속한 2000년에는 약 184억 원에 달하였고, 그 시장점유율이 1998년에는 12.2%로 2위, 1999년에는 14.9%로 2위, 2000년에는 13.1%로 1위를 기록하였으며, 또한 피고는 1988년부터 2000년까지 동안 위 ‘감자스낵’ 제품에 관하여 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지, 경기장 광고물 등 다양한 광고매체를 통하여 광고를 하여 오면서, 그 광고비로 1992년부터 2000년까지 매년 적게는 약 5억 원, 많게는 약 15억 원 정도를 지출하여 온 사실을 알 수 있는바, 위와 같은 ‘감자스낵’ 제품의 생산 및 판매기간, 매출규모, 시장점유율, 광고현황 등을 종합하면, 이 사건 등록상표는 이 사건 등록상표의 출원당시 ‘감자스낵’ 제품에 대한 관계에서 일반 수요자나 거래자 사이에서 피고의 상표로 현저하게 인식되어 있는 상표라고 할 것이고, 한편 선등록상표가 ‘감자스낵’ 제품에 대한 관계에서 현실로 사용되었다고 볼 만한 자료는 기록상 보이지 아니한다.

그렇다면 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘감자스낵’ 제품이 속하는 ‘포테이토칩, 건과자’ 부분이 선등록상표의 지정상품 중 ‘건과자’ 부분과 동일·유사하여 양 상표가 일반적·추상적·정형적으로는 서로 유사해 보인다 하더라도, 위 지정상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 양 상표의 주지 정도 및 위 지정상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려할 때, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로 위 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다.

따라서 원심이 이 사건 등록상표가 위 지정상품에 선등록상표와 함께 사용된다 하더라도 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 본 결론은 옳고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 판결 결과에 영향을 미친 법리오해, 심리미진 및 판단누락 등의 위법이 없다.

나. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘만두, 곡물소시지, 초밥’ 부분에 대하여

이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘만두, 곡물소시지, 초밥’ 부분은 그 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 볼 때, 거래통념상 선등록상표의 지정상품과 유사하다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표가 위 지정상품에 사용된다 하더라도 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다.

따라서 원심이 이 사건 등록상표가 위 지정상품에 사용되더라도 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 본 결론은 옳고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 판결 결과에 영향을 미친 법리오해, 심리미진 및 판단누락 등의 위법이 없다.

2. 그러므로 원심판결의 원고 패소 부분 중 이 사건 등록상표의 지정상품 ‘드롭스, 비스킷, 비의료용 추잉검, 아이스크림, 식빵, 각설탕’에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하고, 나머지 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.