[2] 주문자 상표 부착방식(이른바, OEM방식)에 의한 수출행위도 구 상표법 제2조 제1항 제6호 (가)목의 상표부착행위에 해당하므로 상표의 사용행위라고 본 사례

[3] 구 상표법 제73조 제1항 제2호 소정의 상표등록취소 요건인 실사용상표와 대상상표 간의 혼동 유무의 판단 기준

[2] 주문자 상표 부착방식(이른바, OEM방식)에 의한 수출행위도 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호 (가)목의 상표 부착행위에 해당하므로 상표의 사용행위라고 본 사례.

[3] 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제2호에서 규정하는 상표등록취소에 관한 요건의 하나인, 상표권자가 실제로 사용하는 상표(실사용상표)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(대상상표) 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 실사용상표의 사용으로 대상상표의 상품과의 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 두어야 할 것이다.

구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 법률, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호, 제4항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있는바, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않는다 고 할 것이다(대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결 참조).

기록에 의하면, 일본국의 아스티코 주식회사(이하 '아스티코사'라고 한다)의 카탈로그인 을 제1호증에는 이 사건 등록상표(등록번호 생략) " "를 다소 변형한 " " (이하 이를 '실사용상표 1'이라고 한다)와 함께 품목번호 'UFO-35'가 표시되어 있고, 위 품목번호 상품의 물품송장 및 수출면장인 을 제2호증(원심심결은 이를 을 제3, 4호증으로 표시하고 있으나 이는 오기로 보인다)에 의하면 1994. 3. 4. 위 아스티코사에 위 품목번호의 골프화가 수출되었음을 알 수 있는데 다만 화주가 로얄상사로 기재되어 있긴 하나 물품송장의 작성자 및 수출자가 피심판청구인으로 기재되어 있으므로 피심판청구인이 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 이내인 1994. 3. 4. 실사용상표 1이 부착된 골프화를 수출한 것으로 봄이 상당하다고 할 것이고, 나아가 피심판청구인의 위 수출행위가 기록상 주문자 상표 부착방식(이른바, OEM방식)에 의한 수출행위라고 단정하기도 어렵거니와, 가사 그것이 주문자 상표 부착방식에 의한 수출이라 하더라도 구 상표법 제2조 제1항 제6호 (가)목의 상표 부착행위에 해당하는 것은 분명하므로 상표의 사용행위가 아니라고 할 수 없으며, 또한 위 실사용상표 1은 이를 구성하는 영문자 중 첫음절 "C"가 다소 디자인화되어 있고 나머지 철자들은 필기체로 되어 있으며, "C"자 형상의 도형이 위 영문자를 감싸고 있어 전체적인 외관에 있어서는 이 사건 등록상표와 다소 다른 점이 있으나, 그렇다고 하여 거래 사회통념상 이를 이 사건 등록상표와 동일성의 범위를 벗어난 사용으로 볼 것은 아니어서 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 관하여 정당하게 사용되었다 할 것이다.

원심은 위 실사용상표 1 외에 이 사건 등록상표를 다소 변형한 " " (이하 이를 '실사용상표 2'라고 한다)도 피심판청구인이 사용한 것으로 인정하였으나, 원심이 그 증거로 삼은 을 제2호증에는 품목을 골프화('GOLF SHOES')라고 표시하고 있는데, 그 상품에 대한 카탈로그인 을 제1호증에는 품목번호 'UFO-35'의 품목에 대하여는 'GOLF SHOES'라고 표시하였으나, 'UFO-30'의 품목에 대하여는 'AFTER SHOES'라고 표시하고 있고 또한 그 카탈로그상으로는 그것이 골프화인지조차 분명하지 않을 뿐만 아니라, 실사용상표 2는 위 을 제1호증의 카탈로그에 나타난 골프화의 실물 사진이라 하여 피심판청구인 스스로 원심에서 제출한 을 제3호증에 나타난 상표(이를 '실사용상표 3'이라 한다) " " 와도 형태가 달라 아스티코사의 카탈로그인 위 을 제1호증만으로는 피심판청구인의 이 사건 실사용상표 2가 국내에서 사용되었다고 인정하기는 어렵다 할 것이어서 원심이 실사용상표 2의 사용사실까지 인정한 점은 다소 부적절하나 실사용상표 1의 사용에 의하여 이 사건 등록상표가 국내에서 정당하게 사용되었다고 본 결론에 있어서는 정당하다 할 것이므로, 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같이 판결 결과에 영향을 미친 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 법리오해의 위법이 없다. 이 점을 지적하는 상고이유는 받아들일 수 없다.

2. 제2점에 대하여

구 상표법 제73조 제1항 제2호에서 규정하는 상표등록취소에 관한 요건의 하나인, 상표권자가 실제로 사용하는 상표(이하 '실사용상표'라 한다)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 '대상상표'라 한다) 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 실사용상표의 사용으로 대상상표의 상품과의 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 두어야 할 것 인바(대법원 1984. 11. 13. 선고 83후70 판결, 1988. 5. 10. 선고 87후87, 88 판결 등 참조), 기록상 대상상표인 심판청구인의 상표 " "는 이 사건 등록상표와 비슷한 시기에 뉴질랜드에서 등록되었을 뿐 그 구체적 사용실태나 사용내역, 우리 나라에서의 주지도 등에 관하여 아무런 자료가 없어 실사용상표 1의 외관이 대상상표와 어느 정도 유사하다고 하더라도 실사용상표 1의 사용으로 인하여 수요자로 하여금 대상상표에 관한 상품과 출처의 혼동을 일으키게 할 염려가 객관적으로 명백하다고 보기는 어렵고, 나아가 실사용상표 1이 피심판청구인이 대상상표를 모방하기 위하여 이 사건 등록상표를 고의로 변형을 가한 것이라고 단정할 수도 없어(실사용상표 2의 사용여부는 원심 설시 증거만으로는 이를 인정하기 어려운 점은 앞서 본 바와 같고, 나아가 심판청구인이 내세우는 실사용상표 3은 원심심결에서 피심판청구인이 실제 사용한 상표로 인정한 바도 없는 표장이거니와 가사 피심판청구인이 실사용상표 2 및 3을 실제 사용하였다 하더라도 이 또한 마찬가지이다) 원심의 이유 설시에 다소 적절치 못한 점은 있으나, 같은 취지의 원심의 조치는 결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같이 판결 결과에 영향을 미친 구 상표법 제73조 제1항 제2호의 법리오해 등의 위법이 없다. 이 점을 지적하는 상고이유도 받아들일 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 상고인인 심판청구인의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.