[2] 등록서비스표 "나홀로"의 지정서비스업 중 '변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업'에 대하여는 객관적인 사용의사가 없어 상표법 제23조 제1항 제4호 의 무효사유에 해당한다고 한 사례

[2] 등록서비스표 "나홀로"의 지정서비스업 중 '변호사업, 변리사업, 법무사업, 공인노무사업, 행정사업'은 일정한 자격을 갖춘 자만이 제공할 수 있는 서비스업이고, 상표법은 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하여 상표권은 등록에 의하여 발생하고 실제로 이를 사용한 사실이 있는지 여부는 상표권 발생의 요건이 아니어서, 국내에서 상표/서비스표를 '사용하는 자'는 물론이고 '사용하고자 하는 자'도 자기의 상표/서비스표를 등록받을 수 있지만, 상표/서비스표 등록을 받고자 하는 자는 적어도 '사용하고자 하는' 의사는 있어야만 할 것이고, 사용하고자 하는 의사가 없이 등록된 상표/서비스표는 상표법 제2조 에서 말하는 표장, 즉 상표/서비스표에 해당하지 아니하여 이를 등록받을 수 없다고 할 것인데, 상표/서비스표에 대한 사용의사 유무는 상표/서비스표 출원인의 주관적, 내면적인 의지에 의하여만 결정할 것이 아니라 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 하므로, 변리사의 자격 외에 다른 자격을 갖추지 못한 등록서비스표권자는 위 지정서비스업 중 '변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업'에 관하여 객관적인 사용의사가 없어 상표법 제23조 제1항 제4호 의 무효사유에 해당한다고 한 사례.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

[증거 : 갑 1, 3, 4호증의 각 기재, 변론의 전취지]

가. 이 사건 등록서비스표

(1) 등록번호 : 제74030호

(2) 출원일 / 등록일 : 2000. 6. 19. / 2002. 3. 4.

(3) 구성 :

(4) 지정서비스업 : 구 상표법시행규칙(2001. 12. 24. 통상산업부령 제146호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 [별표 2] 서비스업 구분 제42류 '공인노무사업, 법률연구조사업, 법무사업, 변리사업, 변호사업, 저작권관리업, 지적소유권라이선싱업, 지적소유권상담업, 특허이용업, 행정사업'

나. 이 사건 심결의 경위

피고는 이 사건 등록서비스표에 대하여 상표법 제6조 제1항 제1호 , 제2호 및 제3호 의 보통명칭, 관용표장 및 기술적 표장에 해당한다는 이유로 무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2002당2749호로 심리하여 2003. 7. 28. 아래 다. 항과 같은 이유로 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

다. 이 사건 심결 이유의 요지

이 사건 등록서비스표는 주변에서 흔하게 발생하는 법률문제 중 발생 빈도가 높은 것들에 대하여 저렴한 비용으로 효과적인 해결을 도모하기 위하여, 인터넷상에서 전문가의 상담, 서식 제공 등의 서비스 형태로 흔히 사용하는 표장이고, 또한 그와 유사한 청구인의 도메인 이름 "nahollo.co.kr"이 이 건 등록서비스표의 등록결정일 이전인 1999. 12. 27. 국내에서 도메인으로 등록된 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정 사실에 의하면 이 사건 등록서비스표는 전체적으로 일반 수요자나 거래자에 의해 변호사, 변리사 등 자격사에게 사건을 선임하지 않고 혼자서, 스스로 등의 뜻으로 직감될 것이다.

따라서 이를 그 지정서비스업인 법무사업, 변리사업, 변호사업 등에 사용할 경우 이 사건 등록서비스표는 지정서비스의 태양(태양), 제공방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표에 해당한다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당사자의 주장

가. 원고 주장의 심결 취소 사유

(1) 이 사건 등록서비스표의 기술적 표장 여부

이 사건 등록서비스표 "나홀로"는 '나 혼자서만'이라는 의미로 이해될 수 있을지언정, 그 지정 서비스업인 변호사업, 변리사업 등과 관련하여 '나 혼자서만' 무엇을 어떻게 한다는 것인지 그 구체적인 내용을 특정할 수 없고, 지정서비스업과 관련하여 그 성질을 표시하는 일반적인 용어가 아니며, 특히 변호사나 변리사 등의 자격사에게 사건을 선임하지 않도록 하는 방법은 변호사업이나 변리사업 등의 서비스 태양이나 제공방법을 기술하는 것이 아니므로, 이 사건 등록서비스표는 어느 모로 보나 지정서비스업의 태양이나 제공방법을 표시하는 것이 아니어서 기술적 표장이 아니다.

(2) 이 사건 등록서비스표의 특별현저성

이 사건 등록서비스표 "나홀로"는 사전에서 찾아 볼 수 없는 조어 서비스표로서 1인칭 대명사 '나'와 '외롭게, 혼자서만'이라는 뜻을 지닌 부사 '홀로'가 결합하여 '홀로'를 강조하는 의미이며, 이미 다른 상품 및 서비스업을 지정상품/서비스업으로 하여 등록을 받는 등 그 식별력을 인정받은 표장이고, '자기 혼자서만'이라는 의미를 통하여 수요자에게 상품이나 서비스가 편리하다는 기대감을 형성시키는 암시적인 표장으로서 특별현저성, 즉 식별력이 있는 표장이다.

설령, 이 사건 등록서비스표가 변호사업이나 변리사업과 관련하여서는 기술적 표장이라 하더라도 '법률연구조사업, 저작권관리업, 지적소유권라이선싱업, 특허이용업' 등 변호사나 변리사 등의 자격과 관련이 없는 지정서비스업에 대하여까지 기술적 표장이 될 수 없다.

(3) 피고 도메인 이름의 주지저명성

피고의 도메인 이름 "nahollo.co.kr"이 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 이전에 등록된 사실은 이 사건 등록서비스표의 무효 여부와 아무런 관계가 없으며, 피고가 실제로 도메인 이름 "www.nahollo.com"을 이용하여 사업을 시작한 것은 이 사건 등록서비스표의 출원일인 2000. 6. 19.로부터 약 1년이 경과된 2001. 6.경이므로 피고 도메인 이름이 주지성을 획득하였다고 할 수도 없다.

나. 피고의 주장

(1) 이 사건 등록서비스표의 기술적 표장 여부

이 사건 등록서비스표 "나홀로"는 변호사업 등 법률서비스의 경우에 자격증을 가진 자에게 사건을 선임하지 않고 혼자서 사건을 해결할 수 있다는 의미로 해석되므로 지정서비스업과 관련하여 기술적 표장에 해당되며, 원고가 주장하는 "나홀로"라는 표장이 상표나 서비스표로 등록된 사례는 상표/서비스표 등록의 실질적 요건에 대한 심사가 제대로 이루어지지 않았기 때문이므로 참작할 바 못된다.

(2) 이 사건 등록서비스표의 상호권 침해와 부정경쟁방지법 위반

또한, 피고 회사는 이 사건 등록서비스표의 출원보다 먼저 피고 회사의 상호인 "nahollo.com"을 도메인 이름으로 등록하여 사용하고 있으며, 그 인터넷 사이트에 하루에 1,000명이 넘는 많은 사람들이 접속하고 있으며 회원 수가 70,000명을 상회하여 위 도메인 이름은 주지성을 획득하였으므로, 이 사건 등록서비스표의 사용행위는 피고 회사가 상법상 정당하게 보유하고 있는 상호권을 침해하며 부정경쟁방지법상 혼동초래행위에 해당하므로 이 사건 등록서비스표는 무효로 되어야 한다.

(3) 상표사용 의사 결여

이 사건 등록서비스표의 권리자인 원고는 이 사건 등록서비스표 "나홀로"를 지금까지 전혀 사용한 바가 없고, 오로지 소송 제기를 통하여서만 권리를 행사하고 있는바, 사용할 의사 없이 상표를 등록하는 행위는 상표법의 취지상 용인될 수 없는 것이며, 권리남용에 해당한다.

3. 판 단

가. 이 사건 등록서비스표의 기술적 표장 여부

보건대, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 '공인노무사업, 법률연구조사업, 법무사업, 변리사업, 변호사업, 저작권관리업, 지적소유권라이선싱업, 지적소유권상담업, 특허이용업, 행정사업'은 모두 특정 전문분야의 전문적인 지식이나 경험을 갖추고 이러한 전문지식이나 경험이 없는 일반 국민을 상대로 하여 자신의 전문지식과 경험을 활용하여 특정 전문분야의 문제를 해결하도록 하여 그 수요를 충족하여 주는 서비스업으로서, 위 서비스업의 업무수행 방식은 단지 의뢰인으로부터 특정 전문분야의 업무를 의뢰받아 대리하거나 대행하는 것에 한정되는 것이 아니라 특정 전문분야에 관하여 전문지식이나 경험을 토대로 하여 상담에 응하거나, 조언을 함으로써 의뢰인으로 하여금 스스로 특정 업무를 직접 수행할 수 있도록 도와주는 방식을 포함하는 것이고( 변호사법 제3조 는 당사자 등의 위임에 의한 소송에 관한 행위 및 행정처분의 청구에 관한 대리행위 외에 일반 법률사무를 행하는 것이 변호사의 직무라고 명시하고 있고, 공인노무사법 제2조 제3호 는 노동관계법령 및 노무관리에 관한 상담·지도를 공인노무사의 직무로 규정하고 있으며, 행정사법 제2조 제6호 는 행정관계법령 및 행정에 대한 상담 또는 자문을 행정사의 업무로 규정하고 있고, 변리사법 제2조 도 특허, 실용신안, 의장 또는 상표에 관하여 특허청 또는 법원에 대하여 하여야 할 사항의 대리 및 그 사항에 관한 감정 기타의 사무를 변리사의 업무로 규정하였으며, 법무사법 제2조 제5호 는 민사집행법에 의한 경매사건과 국세징수법 그 밖의 법령에 의한 공매사건에서의 재산취득에 관한 상담 등을 법무사의 업무로 규정하고 있다.), 더욱이 최근에는 전문직 종사자에게 위임하거나 직접적인 면담을 통한 조언 없이 스스로 법률업무 등의 특정 영역의 업무를 처리할 수 있도록 도와주는 방식이 전문직역의 하나의 서비스 방식으로 정착되고 있는바, 이 사건 등록서비스표 "나홀로"는 그 구성이 일인칭 대명사 '나'와 부사 '홀로'를 합성하여 만든 조어로서 국어사전에도 수록되지 아니한 단어라 할지라도 위 각 구성단어가 합쳐져 본래의 의미를 잃어버리고 새로운 관념을 형성한다고는 보이지 아니하므로 일반 수요자나 거래자들은 이 사건 등록서비스표를 '자기 혼자서' 또는 '나 혼자서' 나아가 '나 혼자의 힘으로'라는 의미로 관념할 것으로 보이므로, 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업과 관련하여 전문직 종사자에게 업무를 위임하지 아니하고도 스스로 행할 수 있도록 도와주는 방식, 즉 위 지정서비스업의 서비스 제공의 하나의 방식을 보통으로 표시하는 표장만으로 된 서비스표라고 할 것이다.

또한, 이 사건 등록서비스표와 같이 혼자 스스로의 힘으로 문제를 해결하도록 도와준다는 의미의 표장은 이러한 서비스 제공의 방식을 취하는 사람들이 누구나 사용할 수 있도록 하여야 하는 표장으로서 공익상 고려하여 보아도 이 사건 등록서비스표는 어느 특정인만이 독점하기에는 적당하지 아니하다고 할 것이다.

이에 대하여 원고는, 변호사나 변리사 등 일정한 자격을 갖춘 자에게 사건을 선임하지 않도록 하는 방법은 변호사업이나 변리사업 등의 서비스 태양이나 제공방법을 기술하는 것이 아니라고 주장하므로 살피건대, 앞서 본 바와 같이 의뢰인 혼자 스스로 문제를 해결하도록 도와주는 것이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업의 서비스 제공 방식 모두를 아우르는 것이 아니라고 할지라도 적어도 하나의 중요한 방식을 나타내는 것이라 할 것이므로 원고의 위 주장은 이유 없다.

나. 일부 지정 서비스업에 관련한 원고의 주장에 대한 판단

원고는 나아가, 설령 이 사건 등록서비스표가 변호사업 등 자격을 필요로 하는 서비스업과 관련하여서는 기술적 표장이라 하더라도 법률연구조사업, 저작권관리업 등 자격과 관련이 없는 지정서비스업에 대하여까지 기술적 표장이 될 수는 없다고 주장하므로 보건대, 원고가 들고 있는 위 법률연구조사업, 저작권관리업 등의 지정서비스업들이 비록 일정한 자격을 가진 사람들만 제공할 수 있는 서비스업은 아니라고 하더라도 그 업무의 성격상 상당한 전문적인 지식이나 경험을 가진 사람들이 더 나은 수준의 서비스를 제공할 수 있는 서비스업인 이상, 이러한 서비스와 관련된 문제를 다른 사람의 도움 없이 혼자서 해결할 수 있도록 해준다는 의미의 이 사건 등록서비스표가 기술적인 표장이라는 사정은 변함이 없으므로 원고의 위 주장도 이유 없다(더구나 위 지정서비스업 중 법률연구조사업이 구체적인 사건에 대한 법적 해결책과 직접적인 관련이 있는 것을 가리키는 것이라면 그것은 변호사업의 영역으로서 변호사의 자격이 요구되는 서비스업이어서 일정한 자격과 관련이 없는 서비스업이라고 할 수 없으므로 이 점에서도 원고의 위 주장은 이유 없다).

다. 다른 상표/서비스표의 등록례에 대한 원고의 주장에 관한 판단

원고는 또한, 이 사건 등록서비스표가 이미 다른 상품 및 서비스업을 지정상품/서비스업으로 하여 등록을 받는 등 그 식별력을 인정받은 표장이므로 무효로 되어서는 안된다고 주장하므로 보건대, 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하는 것으로서 설령 문제된 상표와 동일·유사한 표장의 상표나 서비스표가 그 지정상품이나 서비스업을 달리하여 상표나 서비스표로 등록되었다고 하더라도 당해 상표의 경우에도 반드시 그 등록이 허용되어야 하는 것은 아니므로( 대법원 1997. 3. 28. 선고 96후1170 판결 , 2000. 11. 28. 선고 2000후1658 판결 등 참조), 원고의 위 주장도 이유 없다.

라. 사용의사에 관한 판단

이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '변호사업, 변리사업, 법무사업, 공인노무사업, 행정사업'에 대하여 보건대, 변호사법에 의하면 변호사업은 공공성을 지닌 법률전문 업무로서( 제2조 ) 당사자 등의 위임에 의한 소송에 관한 행위나 행정처분의 청구에 관한 대리행위 및 일반 법률사무를 행하며( 제3조 ), 일정한 자격을 갖춘 자만이( 제4조 ) 이를 제공할 수 있음은 물론, 변호사 아닌 자와 동업이나 변호사의 명의를 빌려주는 일, 혹은 변호사 아닌 자가 변호사를 고용하는 것도 역시 금지되어 있어서( 변호사법 제34조 제1 , 3 , 4항 ) 변호사 외에는 그 서비스를 제공할 수 없게 되어 있고, 공인노무사법에 의하면 공인노무사업의 경우도 공인노무사 자격시험에 합격한 공인노무사가 제공할 수 있는 서비스업이며( 제3조 ), 공인노무사가 아닌 사람은 그 명칭조차도 사용할 수 없도록 되어 있고( 제8조 제2항 ), 명의대여도 금지되어 있으며( 제20조의2 ), 행정사법에 의하면 행정사업의 경우 행정자치부장관이 시행하는 행정사의 자격시험에 합격하거나( 제4조 ) 일정한 자격을 갖춘 자( 제6조 )만이 제공할 수 있는 서비스업이고, 법무사법에 의하면 법무사가 아닌 자는 법무사의 사무를 업으로 제공할 수 없고, 법무사 또는 이와 유사한 명칭도 사용할 수 없도록 규정되어 있다( 제3조 제1 , 2항 ).

한편, 상표법은 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하여 상표권은 등록에 의하여 발생하고 실제로 이를 사용한 사실이 있는지 여부는 상표권 발생의 요건이 아니어서, 국내에서 상표/서비스표를 '사용하는 자'는 물론이고 '사용하고자 하는 자'도 자기의 상표/서비스표를 등록받을 수 있지만( 상표법 제3조 본문), 상표/서비스표 등록을 받고자 하는 자는 적어도 '사용하고자 하는' 의사는 있어야만 할 것이고, 사용하고자 하는 의사가 없이 등록된 상표/서비스표는 상표법 제2조 에서 말하는 표장, 즉 상표/서비스표에 해당하지 아니하여 이를 등록받을 수 없다고 해석하여야 할 것인바, 상표/서비스표에 대한 사용의사 유무는 상표/서비스표 출원인의 주관적, 내면적인 의지에 의하여만 결정할 것이 아니라 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 할 것이다.

이 사건으로 돌아와 살피건대, 원고가 이 사건 등록서비스표의 등록결정시는 물론이고 이 사건 소송의 변론종결시까지도 변리사의 자격만을 갖추었을 뿐, 변호사, 공인노무사, 법무사, 행정사의 자격을 갖추지 못하였다는 사실은 원고가 스스로 인정하고 있는 바이므로, 원고는 객관적으로 위 서비스업에 대하여는 이를 제공할 자격이 없어 이 사건 등록서비스표를 사용할 객관적인 의사가 있다고 할 수 없다.

따라서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업'에 관하여 객관적인 사용의사가 없는 것으로서 상표법 제23조 제1항 제4호 의 무효사유를 가진다.

나아가 설령, 서비스표의 사용이 전용사용권이나 통상사용권의 설정에 의하여 이루어질 수 있으므로 원고가 이 사건 등록서비스표의 출원 당시부터 그 지정서비스업을 제공할 자격을 가진 자에게 전용사용권이나 통상사용권을 설정할 의사를 가지고 있었다고 하더라도, 본래 서비스업 제공을 통한 서비스표의 사용이 법에 의하여 금지되어 있는 자가 서비스표를 출원, 등록 후 서비스업 제공의 자격을 갖춘 자에게 전용사용권이나 통상사용권을 설정하여 주기 위한 것만을 목적으로 서비스표를 출원, 등록받아 이를 보유하도록 허용한다면, 이는 상표/서비스표가 자신과 타인의 상품/서비스의 출처를 구별하게 하는 식별표지로서의 역할을 하여 공정한 경쟁을 유도하도록 하려는 상표법의 취지와는 달리, 오히려 자격 없는 자의 식별표지 독점을 조장하여 이로 말미암아 적법한 서비스 제공자로 하여금 적당한 식별표지를 사용하지 못하게 하여 서비스 제공에 불편을 초래할 뿐이라고 할 것이므로 이러한 상표/서비스표 출원행위는 등록주의를 남용하는 것으로서 권리남용에 해당하여, 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업에 관하여 상표법 제7조 제1항 제4호 의 무효사유를 가진다고 할 것이다.

마. 소결론

따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호 (그 지정서비스업 중 변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업에 관하여는 이에 더하여 상표법 제23조 제1항 제4호 및 제7조 제1항 제4호 )에 위반하여 등록된 것으로서 피고의 나머지 무효사유 주장에 대하여 나아가 살필 필요 없이 무효로 되어야 한다.

4. 결 론

그렇다면 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하고, 원고의 이 사건 청구는 이유 없다.

판사 조용호(재판장) 박성수 김철환

심급 사건

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관련문헌