상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

제1점에 대하여

원심결의 이유를 기록에 비추어 보면, 1987.4.11. 출원한 본원발명의 촉매제조방법에 관한 특허청구범위 제2항의 기술적 구성은 인용례나 선행기술에 의하여 공지된 기술이 기재되어 있어 특허받을 수 없고, 제3항은 위 제2항의 종속항으로서 특징이 있다 할 수 없다는 이유로 본원발명을 인용례로부터 용이하게 발명할 수 있다고 판단한 설시이유를 수긍할 수 있고, 거기에 소론과 같은 심리미진이나 판단유탈의 위법이 있다고 할 수 없다.

기록을 살펴보면 인용례에서도 본원발명의 특허청구범위 제2항에 의하여 제조된 개질촉매와 같은 SIH-ZSM-5 촉매의 사용에 관하여 언급하고 있고, 인용례에서 사용하는 개질 전의 촉매물질이 본원발명에서 사용하는 개질 전의 촉매물질인 HZSM-5 촉매와 다르다고 할 수 없으며, 본원발명의 특허청구범위 제2항에서는 “촉매개질제인 실리콘 공급원을 증기상에서 분해시킴으로써 수득한 실리콘 침전물을 HZSM-5 촉매의 표면상에 침착시킴을 특징으로 한다”라고만 기재되어 있을 뿐, 위 촉매개질의 공정이 진공상에서 이루어지는지, 대기압하에서 이루어지는지, 또는 연속적으로 이루어지는지, 비연속적으로 이루어지는지에 관한 조건도 한정하고 있지 아니하므로, 본원발명의 특허청구범위 제2항에는 위 개질된 촉매의 제조과정이 인용례와 같이 진공상태나, 비연속적인 방법에 의하여 이루어지는 경우까지도 포함하고 있다고 보지 않을 수 없다.

따라서 본원발명의 특허청구범위 제2항에는 공지의 기술인 인용례에 의한 개질촉매의 제조방법이 포함되어 있다고 볼 것이고, 원심이 본원발명에는 공지의 기술이 포함되어 있다는 점을 판단함에 있어서 인용례와 본원발명의 작용효과를 비교하지 아니하였다 하여 소론과 같은 위법이 있다 할 수 없다. 따라서 논지는 이유가 없다.

제2점에 대하여

특허출원된 발명에 공지의 기술이 포함된 경우는 공지의 기술이 삭제되지 아니한 이상 신규성이 없는 발명으로 거절사정되어야 할 것인바, 본원발명의 특허청구범위 제2항에 공지의 기술이 포함되어 있음은 위에서 본바와 같으므로 위 특허청구범위 제2항은 거절사정되어야 할 것이다.

그리고 특허청구범위를 다항으로 기재한 경우 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원은 거절되어야 할 것인바( 당원 1992.2.25. 선고 91후578 판결 ), 본원발명의 특허청구범위 제2항에 공지의 기술이 포함되어 있어서 위 제2항이 거절사정 되어야 하는 이상, 본원발명은 나아가서 판단할 필요없이 그 전부가 거절사정되어야 할 것이다.

따라서 원심결의 설시에 다소 적절하지 못한 부분이 없지 아니하나, 본원발명의 전부를 거절사정한 초심을 유지한 조처는 정당하다 할 것이고, 논지도 결국 이유 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.