[2] 원심이 거절사정에서의 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 심결을 한 경우, 출원인에게 의견서 제출기회를 주어야 하는지 여부(소극)

[2] 원심이 거절사정에서와는 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것이 아니고, 명세서에 기재된 공지된 선행기술을 전제로 하여 거절사정에서의 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 심결을 하였다면, 이러한 경우에까지 출원인에게 의견서 제출기회를 주어야 하는 것은 아니다.

원심심결 이유를 기록과 관련법규에 비추어 살펴보면, 원심이 1993. 3. 25. 출원한 동물성 단백질 및 식물성 단백질을 주성분으로 하는 식품 및 그 제조방법에 관한 이 사건 출원발명과 그 출원 전인 1989. 8. 10. 공개된 국제출원 공개 WO 89/06908의 Japio 분류별공개 특허초록에 수록된 고단백 영양식품 및 그 제조방법에 관한 인용발명(이하 인용발명이라 한다)을 대비하면서, 양 발명은 다같이 식물성 단백질과 동물성 단백질을 혼합한 식품의 제조방법으로 이 사건 출원발명은 대두분과 식용유를 물과 혼합·교반하여 유화 에멀젼을 형성하고 어육 또는 축육을 분쇄하여 식염과 조미료로 조미한 것을 혼합하여 식용유로 튀기는 것을 특징으로 하고 있고, 인용발명은 대두분, 곡분 및 야채가루와 어류 등 동물성 단백질을 혼합한 식품의 제조방법을 개시하고 있는바, 이 사건 출원발명의 식품제조방법은 그 명세서에 기재된 것과 같이 어묵 등을 제조하는 공정과 동일하고 다만 콩단백질 즉 콩가루를 더 첨가하여 제조하는 점에서 차이가 있으나, 콩가루와 동물성 단백질을 혼합하여 식품을 제조하는 것은 이미 인용발명에 의하여 공지되어 있음을 알 수 있어 이 사건 출원발명은 콩단백질과 동물성 단백질을 이용하는 인용발명에 공연히 실시하고 있는 어묵제조기술을 단순히 주합한 것에 불과하고, 그로 인한 현저한 작용효과가 있는 것도 아니며, 한편 콩가루와 식용유, 물을 혼합하기 위하여 교반을 하면 당연히 에멀젼이 형성되므로 이 또한 이 사건 출원발명의 독특한 기술로는 인정되지 아니하므로 결국 이 사건 출원발명은 인용발명으로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것에 불과하다 고 하여 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허받을 수 없다고 한 조치는 정당하고, 거기에 소론이 지적하는 법리오해나 심리미진 등의 잘못이 있다고 할 수 없다.

원심이 거절사정에서와는 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것이 아니고, 명세서에 기재된 공지된 선행기술을 전제로 하여 거절사정에서의 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 심결을 한 것이므로, 이러한 경우에까지 출원인에게 의견서 제출기회를 주어야 하는 것은 아니다 . 이를 다투는 논지 부분은 받아들일 수 없다.

이 사건 출원발명에 위와 같이 진보성을 인정할 수 없는 이상, 진보성이 있다고 주장하는 논지 부분도 받아들일 수 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.