[2] 갑 회사가, 을 회사의 등록상표 “ ”이 갑 회사의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려져 있는 선사용상표 “BCBG”와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제9호 에 해당한다는 이유로 상표등록무효심판을 청구한 사안에서, 선사용상표가 주지상표에 해당한다고 보기 어렵다고 본 원심판단을 수긍한 사례

[3] 갑 회사가, 을 회사의 등록상표 “ ”이 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당한다는 이유로 상표등록무효심판을 청구한 사안에서, 등록상표는 갑 회사의 선사용상표 “BCBG”와 상품 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 것에 해당한다고 볼 수 없다고 한 사례

1. 제1점에 대하여

상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다( 대법원 1982. 6. 8. 선고 81후29 판결 , 대법원 2008. 9. 11. 선고 2008후1739 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 지정상품을 자켓, 코트 등으로 하고 “ ”과 같이 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제766697호)는 일반수요자나 거래자에게 쉽게 이해되는 ‘GENERATION’이 ‘BCB’와 띄어쓰기 없이 결합되어 있는 조어로서 그 중 ‘BCBG’ 부분이 특별한 관념을 형성하거나 다른 부분에 비해 그 구성이 특이한 것도 아니어서, 이 사건 등록상표의 구성이나 발음이 길고, 또 사용상품을 여성의류로 하며 “BCBG”와 같이 구성된 선사용상표가 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다는 사정만으로 이 사건 등록상표가 양 상표에 공통된 ‘BCBG’ 부분만으로 분리 인식된다고 단정할 수 없고, 따라서 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록상표를 ‘BCBG’ 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하다.

그렇다면 이 사건 등록상표는 전체로서 ‘비씨비제너레이션’과 같이 호칭된다고 할 것이므로 ‘비씨비지’로 호칭될 선사용상표와 호칭이 다르고, 외관에서도 현저하게 상이하며, 관념에 있어서는 양 상표 모두 조어이어서 서로 대비할 수 없어, 전체적으로 볼 때 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기 어렵다.

같은 취지에서 이 사건 등록상표와 선사용상표가 유사하지 않다고 판단한 원심의 결론은 옳고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

2. 제2점, 제4점에 대하여

가. 상표법 제7조 제1항 제9호 소정의 주지상표로서 타인의 상표등록을 배제하려면 그 상표가 특정인의 상표에 사용되는 것임이 수요자 또는 거래자 간에 널리 인식되어 있을 것이 필요하고, 구체적으로 그 상표가 주지상표인가의 여부는 그 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래실정이나 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 우선의 기준이 된다고 할 것이다( 대법원 1994. 1. 25. 선고 93후268 판결 등 참조).

원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 사정을 들어 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시에 국내의 수요자 또는 거래자 간에 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도를 넘어 널리 인식된 주지상표에 해당한다고 보기 어렵다고 판단한 것은 옳다고 수긍이 가고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 주지성 판단에 관한 법리오해 및 채증법칙 위배 등의 위법이 없다.

나. 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하기 위하여는 상표 출원인이 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 위 규정의 취지는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 위 상표 권리자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 한편 위 규정에 정한 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인식도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다( 대법원 2005. 6. 9. 선고 2003후649 판결 , 대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결 등 참조).

원심이 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하기 위하여는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 정도를 넘어 저명상표이어야 함을 전제로 판단한 것은 잘못이다. 그러나 원심이 적법하게 인정한 사실관계를 위 법리에 비추어 살펴보면, 피고가 원고의 선사용상표를 모방하여 부정한 목적으로 이 사건 등록상표를 출원한 것이라고 단정할 수 없으므로, 결국 원심이 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하지 않는다고 판단한 것은 옳고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 판결에 영향을 미친 상표법의 위 규정에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 제3점에 대하여

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나 이에 못지 아니할 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며, 한편 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등록결정 시를 기준으로 판단하여야 한다( 대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고의 선사용상표가 이 사건 등록상표에 대한 등록결정 시 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있었을 뿐 나아가 원고 제출의 증거만으로는 그것이 저명상표에까지 이르렀다고 볼 수 없다. 그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선사용상표가 유사하지 아니하고, 또한 이 사건 등록상표가 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이지도 않으므로, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 상품 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 할 수 없다.

같은 취지의 원심의 판단은 옳고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 규정에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

4. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.