[2] 어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계만을 객관적으로 살펴볼 때에는 특별현저성이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우, 상표법 제6조 제1항 제7호 에서 정한 ‘특별현저성이 없는 상표’에 해당하는지 여부(소극) 및 이 경우 현저하게 인식되었는지 여부의 판단 기준 시기(=등록결정시 또는 거절결정시)

[3] 출원상표 “ ”은 상표법 제6조 제2항 에서 정한 ‘사용에 의한 식별력’을 취득하였다고 할 수 없으므로 같은 조 제1항 제7호 에서 정한 ‘기타 식별력 없는 상표’에 해당한다고 한 사례

[2] 어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계만을 객관적으로 살펴볼 때에는 특별현저성이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호 의 특별현저성이 없는 상표에 해당하지 않게 되고, 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 같은 조 제2항 에 같은 조 제1항 제7호 가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니다. 또한, 이 경우 현저하게 인식되었는지 여부는 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 판단되어야 한다.

[3] 출원상표 “ ”은 지정상품인 스포츠용품이나 스포츠와 관련된 상품에 사용될 경우, 일반 수요자나 거래자는 스포츠에서의 도전정신을 강조한 구호 내지 기업의 광고문안 정도로만 인식할 수 있고, 특정인의 상표로서 현저하게 인식될 정도로 사용되었다고 볼 수 없어, 상표법 제6조 제2항 에서 정한 ‘사용에 의한 식별력’을 취득하였다고 할 수 없으므로 같은 조 제1항 제7호 에서 정한 ‘기타 식별력 없는 상표’에 해당한다고 한 사례.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제1호증의 1, 2, 3의 각 기재

가. 이 사건 출원상표

(1) 출원일/출원번호 : 2006. 11. 27./제2006-59951호

(2) 구성 :

(3) 지정상품 : 신발(footwear), 의류용 암밴드(arm bands, clothing), 속내의(underwear), 요가용 팬츠(yoga pants), 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 운동용 유니폼, 유니타드(unitards), 조끼(vests), 탱크탑, 트랙슈트, 폴로셔츠, 풀오버(pullover), T셔츠, 레깅스(Leggings), 팬츠, 방한용 장갑(winter gloves), 벙어리장갑(mittens), 반바지(shorts), 웜업슈트(warm-up suits), 쟈켓, 리어타드(leotards), 운동용 아노락, 아노락(운동용은 제외), 체조복, 드레스(dresses), 저지, 파카(parkas), 남자용 운동복(singlets), 스커트, 양말, 스포츠브라(sport bras), 스웨터, 스웨트밴드, 타이츠, 운동용 팬츠(athletic pants), 니트팬츠(knit pants), 댄스용 팬츠(dance pants), 카고팬츠(cargo pants, 건빵주머니가 달려 있는 바지), 카프리팬츠(capri pants, 여성용 캐주얼바지), 육상선수용 바지(track pants), 얇은 플리스팬츠(micro fleece pants, 양모로 만들어진 바지), 벨로아팬츠(velour pants), 진(jeans), 모자(headwear including caps, hats, visors)[구 상품류 구분(2006. 11. 29. 산업자원부령 제376호로 개정되기 전의 것) 제25류]

나. 절차의 경위

(1) 원고의 이 사건 출원상표 등록출원에 대하여, 특허청은 2008. 3. 6. 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제7호 에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다.

(2) 위 거절결정에 대한 원고의 불복심판청구에 대하여, 특허심판원은 이를 2008원5248호 로 심리한 후 2008. 12. 1. 위 거절이유와 같은 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건의 쟁점

원고는, 일반 수요자나 거래자가 이 사건 출원상표의 의미를 직감할 수 있다거나 이를 단순한 구호나 광고문안 정도로만 인식할 것이라고 보기 어려우므로, 이 사건 출원상표는 그 자체로 식별력 있는 것이고, 가사 그 자체로는 식별력이 없다고 본다 하더라도, 원고가 1988년경부터 현재까지 이 사건 출원상표를 활발하게 사용함으로써 원고의 상표로서 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 것이므로, 이 사건 심결은 취소되어야 한다고 주장한다.

이에 대하여 피고는, 이 사건 출원상표는 그 상품의 품질, 효능 등의 우수성을 강조하거나 과시하는 선전문구나 광고문안 정도로 인식되기 쉬워서 일반 수요자나 거래자가 상품표지로 인식하기 어려운, 기타 식별력 없는 표장이라고 할 것이고, 원고가 이 사건 출원상표를 사용한 것도 “ ”와 같은 원고의 기존 등록상표를 함께 사용하여 캠페인 운동을 벌인 것에 불과하여 이 사건 출원상표가 자타상품의 식별표지로서 사용되었다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 심결은 적법하다고 다툰다.

따라서 이 사건의 쟁점은, 과연 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 기타 식별력 없는 표장에 해당하는지 여부 및 이에 해당한다 하더라도 같은 조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부이다.

3. 판단

가. 이 사건 출원상표가 기타 식별력 없는 표장에 해당하는지 여부

(1) 판단기준

상표법 제6조 제1항 은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 그 제7호 에 “ 제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있는바, 이는 제1호 내지 제6호 에 해당하지 아니한 상표라도 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 규정한 것이고, 따라서 상표가 특별현저성을 가진 상표인가 여부는 어느 상표가 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반 수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있느냐 없느냐에 따라 결정된다( 대법원 1991. 12. 24. 선고 91후455 판결 , 대법원 2005. 6. 23. 선고 2004후2871 판결 참조).

(2) 구체적 판단

이 사건 출원상표 “ ”은 3개의 영어단어, ‘JUST’, ‘DO’, ‘IT’이 결합된 상표로서, 우리나라 영어보급 및 교육수준에 비추어 지정상품의 일반 수요자 사이에 ‘JUST’는 ‘바로, 마침, 오직, 단지’ 등의 의미를, ‘DO’는 ‘하다, 행하다’ 등의 의미를, ‘IT’은 ‘3인칭 단수 주격 혹은 목적격으로서 그것은 혹은 그것을’ 등의 의미를 각 가지고 있다는 점이 널리 인식되어 있다고 할 수 있다.

또한, 위 각 단어들을 결합한 이 사건 출원상표를 직역하면 ‘그냥 한번 해 봐’ 또는 ‘그냥 한번 해 보다’ 등의 의미를 갖게 되는 점, 이 사건 출원상표의 지정상품은 ‘의류, 신발, 모자류’로서 주로 스포츠용품으로 사용될 수 있거나 스포츠와 관련된 상품인 점 등을 고려하면, 이 사건 출원상표가 위와 같은 지정상품에 사용될 경우, 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표를, ‘한번 시도해 보자’ 또는 ‘한번 도전해 보자’ 등 ‘스포츠에서의 도전정신’을 강조한 구호 내지 기업의 광고문안 정도로 용이하게 인식할 수 있다고 봄이 상당하다.

따라서 이 사건 출원상표는, 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 상표라고 할 것이므로, 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 기타 식별력 없는 표장에 해당한다.

나. 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부

(1) 판단기준

어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계만을 객관적으로 살펴볼 때에는 특별현저성이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호 의 특별현저성이 없는 상표에 해당하지 않게 되고, 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 같은 조 제2항 에 같은 조 제1항 제7호 가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니다( 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결 참조). 또한, 이 경우 현저하게 인식되었는지 여부는 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 판단되어야 한다( 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 참조).

(2) 구체적 판단

(가) 갑 제6 내지 15호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 원고는 1988년경부터 이 사건 출원상표를, 원고가 생산·판매하는 제품(이하 원고 제품이라고 한다)의 광고 혹은 기업이미지 광고 및 원고가 협찬하는 스포츠대회나 각종 행사의 후원광고에 사용해 온 사실, ② 원고는 우리나라에서 원고 제품에 대한 광고비용으로 1995년부터 2001년까지 매년 수 억 여 원에 이르는 금액을 지출하였고, 이 사건 출원상표를 등록출원한 2006년 및 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정이 내려진 2008년에도 각각 수 억 여 원에 이르는 금액을 지출한 사실, ③ 우리나라의 각종 언론매체, 인터넷 블로그 등에서 이 사건 출원상표를 이용한 광고가 성공적인 마케팅 사례로 인용되었고, 세계적으로 이름 있는 인터넷 백과사전인 위키피디아(http://en.wikipedia.org)에도 이 사건 출원상표의 문구에 대한 설명에서, 유명한 슬로건(famous tagline)으로서의 ‘Just do it’을 확인하려면 원고의 인터넷 홈페이지로 이동하라는 취지가 기재되어 있는 사실, ④ 원고 제품 가운데 이 사건 출원상표가 직접 표시된 의류제품이, 우리나라에서 1995년에 약 55,000점 정도 팔렸고, 이후에도 꾸준히 매출이 이루어져 2007년에는 약 45,000점 정도 팔린 사실을 인정할 수 있기는 하다.

(나) 그러나 한편 같은 증거들에 의하면, ① 원고가 위 광고에 이 사건 출원상표를 사용할 때에는 거의 대부분 “ ”와 같은 원고의 기존 등록상표를 함께 사용해 온 사실(심지어 원고 내부 문서인 신입교육용 책자에도 이 사건 출원상표가 독립적으로 표시되어 있지 않고 원고의 기존 등록상표와 함께 표시되어 있다), ② 원고가 이 사건 출원상표를 광고에 사용한 원고 제품 가운데에는 이 사건 출원상표의 지정상품에 해당하는 것도 있기는 하나, 위 지정상품 모두가 위 광고의 대상으로 되지는 않은 사실, ③ 이 사건 출원상표가 사용되어 있는 원고 제품 광고 혹은 기업이미지 광고의 주된 내용은, 박찬호, 미셸위와 같이 실패에 굴하지 않고 끊임없이 도전하는 스포츠스타를 응원하거나, 뛰어난 경기능력을 보이는 스포츠스타도 지속적인 연습과 훈련에 의하여 현재의 기량을 갖게 되었다는 메시지를 전달하는 것 등으로, 이를 통하여 ‘스포츠에서의 도전정신’을 강조하는 줄거리를 담고 있는 사실, ④ 또한, 원고가 협찬하는 스포츠대회나 각종 행사의 후원광고에 이 사건 출원상표가 사용된 경우에는, 이 사건 출원상표가 원고 제품과의 관계에서 사용되고 있는 것이 아니라, 당해 스포츠대회나 행사를 홍보하고 많은 사람의 관람 및 참가를 권유하는 문안으로 사용되고 있는 사실, ⑤ 원고가 우리나라에서 원고 제품에 대한 광고비용으로 지출한 위 금액 중에는 이 사건 출원상표가 사용된 광고의 비용만 산정되어 있는 것이 아니라, 포괄적으로 원고가 우리나라에서 지출한 광고비용이 산정되어 있는 사실, ⑥ 우리나라의 각종 언론매체, 인터넷 블로그 등에서 이 사건 출원상표를 이용한 광고가 성공적인 마케팅 사례로 인용되어 있기는 하나, 그 주된 내용은 이 사건 출원상표의 문구가 ‘스포츠에서의 도전정신’을 강조한 구호 내지 기업의 광고문안으로 효과적으로 사용될 수 있다는 것이고, 위키피디아(http://en.wikipedia.org)에서도 이 사건 출원상표의 문구를 검색하면 기본적으로는 음반 제목으로 설명되어 있는 사실, ⑦ 원고 제품 가운데 이 사건 출원상표가 직접 표시된 제품으로는 일부 의류제품 등이 있을 뿐이고, 일반적으로는 원고 제품에 이 사건 출원상표의 문구가 직접 표시되는 경우는 거의 찾아볼 수 없으며, 이 사건 출원상표가 직접 표시된 제품에도 거의 대부분의 경우 “ ”와 같은 원고의 기존 등록상표가 함께 표시되어 있는 사실, ⑧ 나아가, 원고는 일부 광고에서는 원고의 기존 등록상표와 이 사건 출원상표의 문구만을 사용한 것이 아니라, ‘투혼’과 같은 또다른 문구도 광고문안으로 지속적으로 함께 사용해 온 사실도 인정할 수 있다.

(다) 이러한 사정에 비추어 보면, 이 사건 출원상표가 일부 원고 제품의 광고에 사용되거나 일부 의류제품에 직접 표시되어 사용된 사실이 있기는 하나, 주로 스포츠용품을 제조·판매하는 기업인 원고가 ‘스포츠에서의 도전정신’을 강조하는 구호 내지 광고문안으로 이 사건 출원상표를 사용한 것이어서, 이 사건 출원상표가 원고의 지정상품에 대한 식별표지로 사용된 것이라고 보기는 어렵고, 더구나 사용에 의하여 식별력이 취득되는 것은 실제로 사용한 상품에 대한 관계에 한정되고, 출원상표의 지정상품 중 어느 하나의 지정상품과 관련하여 상표 등록을 받을 수 없는 사유가 있으면 출원분할을 하지 아니하는 한 출원상표 전체가 상표 등록을 받을 수 없는 것인데, 이 사건 출원상표가 그 지정상품 모두에 대하여 수요자 사이에 원고의 상표로서 현저하게 인식될 정도로 사용되었다고 볼 수는 없다.

(3) 소결론

결국, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 수 없어, 여전히 같은 조 제1항 제7호 소정의 기타 식별력 없는 상표에 해당한다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제7호 에 의하여 상표등록을 받을 수 없는 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 기각한다.

판사 김용섭(재판장) 심준보 박태일

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관련문헌