원고와 피고 사이의 미합중국 텍사스 동부지방법원 러프킨지원(United States District Court for the Eastern District of Texas Lufkin Division) 07씨브이196(07CV196)호 사건에 관하여 같은 법원이 2009. 10. 30. 선고한 판결에 기초하여 미화 12,962,700.47달러 및 이에 대한 2009. 10. 31.부터 다 갚는 날까지 연 0.39%의 비율에 따른 금원의 지급에 관하여 원고의 피고에 대한 강제집행을 허가한다.

2. 피고의 항소를 기각한다.

3. 소송총비용은 피고가 부담한다.

4. 제1항은 가집행할 수 있다.

주문과 같은 판결(원고는 이 법원에서 청구취지를 확장하였다).

항소취지

[원고] 제1심판결 중 다음에서 추가로 강제집행의 허가를 구하는 부분에 해당하는 원고 패소부분을 취소한다. 미합중국(이하, ‘미국’이라 한다) 텍사스 동부지방법원 러프킨지원(United States District Court for the Eastern District of Texas Lufkin Division)이 원고와 피고 사이의 같은 법원 07씨브이196(07CV196)호 사건에 관하여 2009. 10. 30. 선고한 판결에 기초하여 미화 3,903,976.5달러의 지급에 관하여 원고의 피고에 대한 강제집행을 허가한다는 판결.

[피고] 제1심판결 중 피고 패소부분을 취소한다. 취소부분에 해당하는 원고의 청구를 각하한다는 판결.

가. 사안의 개요

이 사건은 원고가 피고에 대하여 미국 텍사스 동부지방법원 러프킨 지원이 2009. 10. 30. 선고한 판결에 기초하여 집행판결을 구하는 사안이다.

제1심판결은 미국 법원의 판결이 지나치게 과다한 손해배상액을 받아들였고, 피고가 우리나라 법인이며 미국 법원의 판결을 그대로 승인하게 되면 피고가 파산할 우려가 있어 내국관련성이 강하다는 이유로 미국 법원의 판결 중 일부(미화 9,109,278.5달러)에 대한 강제집행을 허용하고, 원고의 나머지 부분의 소를 각하하였으며, 이에 원고와 피고가 그 패소부분에 각각 불복하여 항소를 제기하였다(원고는 이 법원에서 청구취지를 확장하였다).

나. 전제된 사실관계

【증거】갑1, 갑2의 1, 2, 3, 4, 갑5, 6, 7, 을1, 을4의 1, 2, 3,과 변론 전체의 취지

⑴ 당사자

㈎ 원고는 지폐, 동전, 수표 등을 계수·분류·인증하는 기계의 제조 및 판매업 등을 목적으로 하는 미국 법인이다.

㈏ 피고는 금융자동화기기 개발·제조 및 판매업 등을 목적으로 하는 대한민국 법인으로 2007. 3. 24. 지폐계수기 생산 및 판매업을 하던 ㈜신우아이티(이하, ‘㈜’는 생략한다)를 합병하였다.

⑵ 외국법원의 확정판결

㈎ 원고의 미국 특허권

원고는 지폐 계수 및 위조지폐 탐지의 방법 및 장치에 관하여 다음과 같은 미국 특허권을 가지고 있다(이하, 원고의 미국 특허권을 통칭하여 ‘원고 특허권’이라 한다).

① (등록번호 1 생략) 특허 : 지폐에 인쇄된 표지의 광반사 특성을 사용하여 다양한 액면의 지폐를 자동식별하고, 계산하는 장치와 방법에 관한 특허(이하, ‘806특허’라 한다)

② (등록번호 2 생략) 특허 : 지폐 더미(stack)를 투입하여 신속하게 액면을 식별하고, 지폐의 진위를 판정하여 지폐를 재분류하는 장치와 방법에 관한 특허(이하, ‘456특허’라 한다)

③ (등록번호 3 생략) 특허 : 다양한 액면의 지폐를 식별하고, 진위를 판정하는 장치와 방법에 관한 특허(이하, ‘503특허’라 한다)

④ (등록번호 4 생략) 특허 : 다수 국가의 다양한 액면의 지폐와 같이 다양한 문서형식을 식별하는 장치와 방법에 관한 특허(이하, ‘354특허’라 한다)

㈏ 피고의 행위

피고는 2003년 무렵부터 지폐계수기를 미국에 수출하여 판매하여 오다가 2004. 5. 19. 미국 법인인 암로-아시안 트레이드 인코포레이션(Amro-Asian Trade Incorporation, 이하, ‘암로’라 한다)과 사이에 지폐계수기에 관한 판매계약을 체결하였고(다만 당시 계약당사자는 피고가 합병한 신우아이티였고, 그 후 신우아이티는 2005. 2. 28. 수정계약을 체결하고 2007. 7. 20. 다시 판매계약을 체결하였다), 그 이후부터는 암로가 피고로부터 피고가 생산한 지폐계수기를 수입하여 미국 내에서 판매하였다.

㈐ 소송과정

① 원고는 2007. 9. 무렵 피고 및 암로를 상대로 미국 텍사스 동부지방법원 러프킨지원(United States District Court for the Eastern District of Texas Lufkin Division, 이하, ‘미국 제1심법원’이라 한다)에 피고가 미국에서 판매하는 지폐계수기{제품명 SB-1000(cf), SB-1000(w/o cf), SB-1100 및 SB-1800, 이하, ‘피고 제품’이라 한다}가 원고 특허권을 침해하였다고 주장하면서 특허침해에 따른 불법행위에 기초한 손해배상과 아울러 금지명령을 구하는 소{사건번호 : 07-씨브이(CV)-0196호, 이하, ‘미국 소송’이라 한다}를 제기하였다. 피고는 미국 로펌인 콘리 로즈(Conley Rose)를 소송대리인으로 선임하여 응소하면서 원고의 806, 456특허 침해 주장에 대하여는 이의를 제기하지 않았다(다만 806, 456특허의 효력에 대해서는 다투었다).

② 미국 소송은 미국 제1심법원의 론 클락(Ron Clark) 판사가 담당하게 되었고, 론 클락 판사는 배심원을 선정하여 피고 제품이 원고의 503, 354특허를 침해하였는지 여부와 피고 제품이 원고 특허를 침해하였을 경우 피고와 암로가 원고에게 지급하여야 할 손해배상액 등에 관하여 심리를 하게 하였는데, 배심원단은 2009. 10. 7. 피고 제품이 503특허의 제15청구항와 354특허의 제55청구항를 침해하였으나 피고가 고의로 원고의 특허를 침해한 것은 아니고, 특허침해로 인한 피고와 암로의 원고에 대한 손해배상액에 관하여는 현재까지의 손해액이 미화 11,898,279달러이고 장래의 손해액에 대해서는 제품 단위 당 400달러의 합리적 실시료 상당이며, 806특허와 456특허는 진보성이 인정되어 무효가 아니라고 평결(Verdict)하였다.

③ 피고는 배심원의 평결에 불복하여 평결번복판결(Judgement as a Matter of Law) 신청을 하였고, 미국 제1심법원은 평결번복판결 신청 중 일부를 받아들여 2009. 10. 30. ㉮ 피고 및 암로는 연대하여 원고에게, 특허침해로 인한 손해배상으로서 미화 11,898,279달러, 2003. 1. 17.부터 2009. 10. 30.까지의 판결선고 전 이자 미화 977,508달러, 2009. 10. 8.부터 2009. 10. 30.까지 피고 제품의 판매로 인한 손해배상으로서 판매한 피고 제품 당 미화 500달러, 소송비용(미화 86,913.47달러) 및 위 각 금원에 대하여 미국 연방법(28 U.S.C. § 1961) 소정의 연 0.39%의 비율에 의한 판결선고 후 이자를 지급하고, ㉯ 미국 연방민사소송규칙(Federal Rule of Civil Procedure) 65조 d항과 미국 특허법(Title 35 of the United States code) 283조에 따라, 피고, 암로 등과 그와 관계된 사람은 503, 806특허의 만료일인 2010. 2. 5.까지 영구적으로 피고 제품 또는 그와 유사한 제품을 미국 내에서 제조, 사용, 판매, 판매에 제공, 미국 내로 수입하거나, 광고하여서는 아니 되며, ㉰ 354특허의 제55청구항 및 456특허의 제41청구항은 무효임을 선언하는 내용의 최종판결 및 영구적 금지명령(이하, ‘미국 제1심판결’이라 한다)을 선고하였다. 미국 연방법(28 U.S.C. §1961)은 연방법원이 선고하는 금원지급 판결에는 판결선고 후 이자(post-judgment interest)로 판결등록일(the date of entry of judgment)부터 이자를 붙이고, 그 이율은 미국 연방준비제도이사회가 공시하는 1년 만기 국채의 1주당 평균이율 중 판결선고일에 선행하는 주의 평균이율에 의한다고 규정하고 있는데, 미국 제1심판결은 2009. 10. 30. 등록되었다.

④ 이에 피고 및 암로는 미국 제1심판결에 불복하여 미국 연방순회항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하, ‘미국 제2심법원’이라 한다)에 항소하였고, 항소심에서는 미국 로펌인 베이커 앤 맥켄지 유한회사(Baker ＆ McKenzie, LLP)를 소송대리인으로 선임하여 응소하였다.

⑤ 미국 제2심법원은 2012. 5. 25. 미국 제1심판결 중 806, 503특허 및 손해배상금의 지급에 관한 부분은 유지하고, 354특허의 제55청구항에 대한 무효 선언 부분은 파기한다는 내용의 판결(이하, ‘미국 제2심판결’이라 한다)을 선고하였고, 피고는 미국 제2심판결에 대한 상고를 포기하였다.

2. 이 사건의 쟁점

가. 미국판결의 확정 여부( 민사집행법 27조 2항 1호 요건에 관하여)

나. 국제재판관할권의 존부( 민사소송법 217조 1항 1호 요건에 관하여)

다. 적법한 송달 등의 요건 충족 여부( 민사소송법 217조 1항 2호 요건에 관하여)

라. 상호보증의 여부( 민사소송법 217조 1항 4호 요건에 관하여)

마. 공서양속의 위반 여부( 민사소송법 217조 1항 3호 의 요건에 관하여)

⑴ 미국판결의 소송절차가 절차적 공서양속에 위반되는지

⑵ 미국의 계속출원제도에 따른 신규성 인정과 수치한정발명의 진보성 인정이 공서양속에 위반되는지

⑶ 미국판결의 특허침해로 인한 손해액 산정 방법과 그에 따라 산정한 손해배상액을 인정하는 것이 공서양속에 위반되는지

⑷ 내국관련성만을 이유로 외국판결 승인을 제한할 수 있는지

3. 이 법원의 판단

가. 미국판결의 확정 여부( 민사집행법 27조 2항 1호 요건에 관하여)

외국법원의 확정판결이라고 함은, 외국에서 사법상의 법률관계에 관하여 재판권을 행사하는 권한을 가지고 있는 기관이 우리나라의 법령에 비추어 실질적으로 보아 사법상의 법률관계에 대하여 당사자 쌍방의 심문을 보장하는 절차에 따라 법원이 종국적으로 내린 민사판결로서 구체적인 이행청구권을 표시하여 이행을 명하는 재판으로서 통상의 불복신청의 방법으로는 불복할 수 없는 상태로 된 것을 말하고, 외국판결이 확정되었는지는 그 판결을 한 외국의 법령이 정함에 따라 판단하여야 한다.

앞서 본 전제사실에 의하면, 피고가 미국 제2심판결에 대하여 상고를 포기하였으므로 미국 제1, 2심판결은 통상의 불복방법으로는 더는 불복할 수 없게 되어 확정되었다.

나. 국제재판관할권의 존부( 민사소송법 217조 1항 1호 요건에 관하여)

[원고의 주장]

원고는, 피고가 미국 제1, 2심법원에서 관할 위반이라는 항변을 하지 않고 본안에 대하여 항변을 하였으므로 대한민국의 법령 또는 조약에 따른 국제재판관할의 원칙에 따라 미국 제1, 2심판결에 관한 미국 제1, 2심법원의 국제재판관할권이 인정된다고 주장한다.

[판단]

외국법원의 확정판결이 우리나라에서 승인·집행되기 위해서는 대한민국의 법령 또는 조약에 따른 국제재판관할의 원칙상 그 외국법원의 국제재판관할권이 인정되어야 한다( 민사소송법 217조 1항 1호 ). 그리고 국제재판관할은 당사자 간의 공평, 재판의 적정, 신속 및 경제를 기한다는 기본이념에 따라 결정하여야 한다. 구체적으로는 소송당사자들의 공평, 편의 그리고 예측가능성과 같은 개인적인 이익뿐만 아니라 재판의 적정, 신속, 효율 및 판결의 실효성 등과 같은 법원 내지 국가의 이익도 함께 고려하여야 하고, 이러한 다양한 이익 중 어떠한 이익을 보호할 것인지는 개별 사건에서 법정지와 당사자 사이의 실질적 관련성 및 법정지와 분쟁이 된 사안 사이의 실질적 관련성을 객관적인 기준으로 삼아 합리적으로 판단하여야 하며( 대법원 2013. 7. 12. 선고 2006다17539 판결 등 참조), 이 경우 우리나라의 민사소송법의 토지관할에 관한 규정 또한 그 기본이념에 따라 제정된 것이므로, 그 규정에 의한 재판적이 외국에 있을 때에는 이에 따라 외국 법원에서 심리하는 것이 조리에 반한다는 특별한 사정이 없는 한 그 외국 법원에 재판관할권이 있다고 보아야 한다( 대법원 2003. 9. 26. 선고 2003다29555 판결 참조).

앞서 본 전제사실에 의하면, 피고는 미국 제1심법원에서 관할위반의 항변 없이 본안에 대하여 변론하였고, 원고가 피고를 상대로 배상을 구한 손해는 피고가 피고 제품을 미국에 수출, 판매함으로써 미국에서 특허 등록된 원고의 특허를 침해한 행위로 인한 것이므로 그 불법행위지 및 손해발생지가 미국 내이며, 청구에 대한 심리 대상은 미국에서 특허 등록된 원고 특허의 침해와 손해의 발생 및 범위에 관한 것이므로 미국법원으로 하여금 그 당부를 판단하도록 하는 것이 조리에 반한다고도 할 수 없다. 따라서 미국 제1, 2심법원에 미국 소송에 대한 국제재판관할권이 있다.

다. 적법한 송달 등의 요건 충족 여부( 민사소송법 217조 1항 2호 요건에 관하여)

[원고의 주장]

원고는, 피고가 미국 제1, 2심법원에서 소송대리인을 선임하여 소송에 응함으로써 충분한 주장을 할 수 있는 기회를 가졌으므로 미국 제1, 2심판결은 민사소송법 217조 1항 2호 의 요건을 갖추었다고 주장한다.

[판단]

외국법원의 확정판결이 우리나라에서 승인·집행되기 위해서는 패소한 피고가 소장 또는 이에 준하는 서면 및 기일통지서나 명령을 적법한 방식에 따라 방어에 필요한 시간여유를 두고 송달받았거나(공시송달이나 이와 비슷한 송달에 의한 경우를 제외한다) 송달받지 아니하였더라도 소송에 응하였어야 한다( 민사소송법 217조 1항 2호 ).

앞서 본 전제사실에 의하면, 피고가 소송대리인을 선임하여 미국 제1, 2심법원에서 변론하는 등 소송에 응하였으므로, 미국 제1, 2심판결은 민사소송법 217조 1항 2호 의 요건도 갖추었다.

라. 상호보증의 여부( 민사소송법 217조 1항 4호 요건에 관하여)

[원고의 주장]

원고는, 우리나라와 미국 텍사스주 사이의 상호보증이 인정된다고 주장한다.

[판단]

민사소송법 217조 1항 4호 에 정해진 상호보증이 있을 것이라고 함은, 해당 판결을 한 외국법원이 속하는 나라에서 우리나라의 법원이 내린 이와 같은 종류의 판결이 같은 조 각 호에서 정한 조건과 중요한 점에서 다르지 아니한 조건으로 효력을 가지는 것을 말한다. 따라서 우리나라와 외국 사이에 같은 종류의 판결의 승인요건이 현저히 균형을 상실하지 아니하고 외국에서 정한 요건이 우리나라에서 정한 그것보다 전체로서 과중하지 아니하며 중요한 점에서 실질적으로 거의 차이가 없는 정도라면 민사소송법 217조 1항 4호 에서 정하는 상호보증의 요건을 갖춘 것으로 보아야 하고, 이러한 상호의 보증은 외국의 법령, 판례 및 관례 등에 의하여 승인요건을 비교하여 인정되면 충분하고 반드시 당사국과의 조약이 체결되어 있을 필요는 없으며, 당해 외국에서 구체적으로 우리나라의 같은 종류의 판결을 승인한 사례가 없다고 하더라도 실제로 승인할 것이라고 기대할 수 있는 정도이면 충분하다( 대법원 2009. 6. 25. 선고 2009다22952 판결 참조).

이 사건에서 보면, 미국 제1심법원은 미국 연방법원 체계에 속해있다. 그러나 미국의 경우 미국 연방대법원 판례{Erie Railroad Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64(1938)}에 따라 연방법률, 조약 또는 해상과 같은 다른 연방 관할의 근거가 없는 한 외국판결의 승인과 집행은 주법의 문제이고, 외국판결의 집행을 위한 소는 미국법의 적용을 받는 소송이 아니므로 주법원과 주법을 적용하는 연방법원은 연방법을 참조함이 없이 외국판결을 승인하고 집행하고 있어 외국판결의 승인과 집행 여부에 관하여도 주법에 따르도록 되어 있다. 그런데 미국 텍사스주 민사소송 및 구제법(Civil Practice and Remedies Code) 36조에 의하여 채택된 통일외국금전판결승인법(Uniform Foreign Country Money-Judgements Recognition Act)은 우리나라 민사소송법 217조 , 민사집행법 26조 , 27조 와 대체로 동일한 내용이므로 미국 텍사스주에서 우리나라 법원의 판결이 비슷한 조건에서 집행될 가능성이 충분한 것으로 보인다. 따라서 우리나라와 미국 텍사스주 사이에는 서로 상대국 판결의 효력을 인정하는 상호보증이 있다고 보아야 한다.

마. 공서양속의 위반 여부( 민사소송법 217조 1항 3호 의 요건에 관하여)

⑴ 미국판결의 소송절차가 절차적 공서양속에 위반되는지

[원고의 주장]

원고는, 민사소송법 217조 1항 3호 에서 규정한 확정판결의 승인요건으로서 절차적 공서양속에 어긋나지 않은 것은 송달이 부적법하여 당사자가 참석하지 않은 채 재판이 이루어진 경우와 같이 당사자가 소송에 참여할 권리를 박탈당한 경우나 외국재판이 공평한 재판의 원칙, 법치국가의 기본적인 원칙을 해치는 경우만을 말하는 것인데, 피고는 미국 제1, 2심법원에 참석하여 관련 쟁점에 관하여 충분히 주장·입증할 기회를 보장받았고, 미국 배심원들은 소송절차에서 원고와 피고가 내세운 전문가들의 의견을 모두 듣고 판단을 내렸으므로 미국 제1심판결을 승인하는 것이 절차적 공서양속에 어긋나지 않는다고 주장한다.

[피고의 주장]

피고의 주장 요지는 다음과 같다. 미국 소송은 그 판단에 있어 고도의 전문성을 요구하는 특허침해에 기초한 손해배상청구 등 소송인데, 미국 소송은 미국 내에서도 특허침해의 인용비율과 손해배상액 산정이 높은 미국 텍사스주 연방지방법원에서 제1심판결이 선고되었고, 그 재판도 평균 학력이 고졸 수준에 불과한 미국 배심원의 평결에 기초하여 이루어졌으므로 직업법관에 의하여 재판을 받을 권리를 보장한 헌법 27조 1항 과 직업법관에 의하여 특허침해와 손해배상액 산정에 관한 판단을 받는 우리 민사소송법 체계에 반한다. 그리고 미국 제1심판결의 판결문에는 사실인정이나 증거판단, 손해액의 산정에 관한 아무런 이유가 설시되어 있지 않고, 손해액을 산정함에 있어서도 법원이 기초자료를 바탕으로 직접 산정하지 않고 전적으로 감정인의 의견에 의존하였으며, 미국 제1심판결의 기초가 된 미국 배심원 평결에도 손해액만 적혀 있을 뿐 손해액 산정방식 등 구체적인 내용의 기재가 전혀 없어 민사소송법 202조 와 208조 2항 에 반한다. 그러므로 미국 제1심판결은 민사소송법 217조 1항 3호 에서 규정한 절차적 공서양속에 반하므로 승인될 수 없다.

[판단]

㈎ 증거(갑5, 15, 16, 을1)에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

① 미국 제1심판결의 기초가 된 배심원 평결에 참여한 배심원들은 특허법 및 특허기술에 대한 전문지식을 갖추지 아니한 미국의 일반 시민들로서, 소송절차에 관한 안내책자 또는 동영상 시청 등의 간단한 교육절차를 거쳐 소송의 심리 및 평결 절차에 참여하였다.

② 배심원들은 미국 제1심법원의 소송절차에서 원고 측 감정인 Keith R. Ugone(이하, ‘Ugone'이라 한다)과 피고 측 감정인 Sara D. Rinke(이하, ’Rinke'라 한다)가 특허침해로 인한 원고의 손해액을 어떤 증거에 기초하여 어떤 방식으로 산정하였는지에 관하여 감정인의 진술을 들은 다음 평결을 내렸는데, 배심원 평결에는 원고 특허의 효력 유무와 피고 제품의 원고 특허 침해 여부에 관한 판단이 간략하게나마 기재되어 있다.

③ 미국 제1심판결의 판결문에는 사실인정이나 증거판단, 손해액의 산정에 관한 이유가 설시되어 있지 않다.

㈏ 민사소송법 217조 1항 3호 는 외국법원의 확정판결의 효력을 인정하는 것이 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나지 아니할 것을 외국법원 확정판결의 승인 요건의 하나로 규정함으로써 외국의 외국법원의 확정판결의 효력을 인정하는 것이 공서양속에 위반되지 아니할 것을 승인의 요건으로 하고 있고, 여기에서 말하는 공서에는 승인대상판결의 내용에 관한 실체적 공서와 그 성립절차에 관한 절차적 공서가 모두 포함된다. 그리고 외국판결을 승인한 결과가 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나는지는 그 승인 여부를 판단하는 시점에서 외국판결의 승인이 우리나라의 국내법 질서가 보호하려는 기본적인 도덕적 신념과 사회질서에 미치는 영향을 외국판결이 다룬 사안과 우리나라와의 관련성의 정도에 비추어 판단하여야 하고, 이 경우에 그 외국판결의 주문뿐 아니라 이유 및 외국판결을 승인할 경우 발생할 결과까지 종합하여 검토하여야 한다( 대법원 2012. 5. 24. 선고 2009다68620 판결 참조). 그러므로 외국에서 재판을 하더라도 관철되어야 하는 우리 법상의 절차적인 기본원칙이 외국의 소송절차에서 침해된 경우에는 외국재판의 승인은 절차적 공서에 반하는 것으로서 외국법원의 독립성이 보장되지 않은 경우, 외국법원이 당사자에게 방어의 기회를 주지 않거나, 당사자가 적법하게 대리되지 않은 경우 또는 사기에 의하여 외국재판이 획득된 경우에는 그 외국재판의 승인은 대한민국의 절차적 공서에 반한다고 보아야 한다. 그러나 단순한 절차상의 차이나 판결에 이유를 붙이지 아니한 것만으로는 절차적 공서 위반이 아니고( 대법원 1990. 4. 10. 선고 89다카20252 판결 참조), 직업법관이 아니라 배심에 의한 재판이라는 이유만으로 절차적 공서위반이라고 볼 수도 없다.

위 인정사실에 의하면, 미국 제1심판결은 특허소송에 관하여 전문적인 지식이 없는 배심원들이 감정인의 의견에 의존하여 내린 평결에 기초하여 선고되었으므로, 직업법관에 의해 특허침해 여부를 판단하고 손해액을 산정하는 우리나라의 법체계와 다른 부분이 있다. 또 미국 제1심판결의 판결문에 손해액의 산정 근거 등에 관하여 아무런 이유가 적혀 있지 않아 판결문에 이유를 기재하도록 한 우리나라 민사소송법 208조 2항 과 다르다.

그러나 미국 제1심법원이 미국법령에 따른 관할권이 없는 법원이라고 보이지 않고, 미국 특허법 284조는 법원은 손해액이나 합리적인 사용료를 결정함에 있어 전문가 증인의 증언을 들을 수 있도록 규정하고 있어 손해액 산정에서 법원의 능력을 전문가증언을 통하여 보완하고 있을 뿐만 아니라 피고는 미국 소송 과정에서 소송대리인을 선임하여 응소하는 등 관련 쟁점에 관하여 충분히 주장·입증할 기회를 보장받았으며, 배심원 평결에 간략하게나마 원고 특허의 효력 유무 등에 관한 판단이 기재되어 있고, 그 밖에 미국의 배심원 재판제도의 운용방식, 그에 대한 제반 법률내용 등에 비추어, 미국 제1심법원이 피고의 주장과 같이 미국 내에서 특허침해의 인용비율 등이 높다거나 특허침해사건인 미국 소송이 직업법관이 아닌 배심원이 감정인의 의견에 의존하여 평결에 이르게 되는 등 직업법관만으로 이루어진 재판과 구분되는 절차가 개재되었고, 그 과정에서 우리 민사소송법 202조 에 정해진 자유심증주의와 같은 사실인정의 방식이 전면적으로 허용되지 않았으며, 미국 제1심법원의 판결문에 손해액의 산정 근거 등에 관하여 자세한 이유가 적혀 있지 않았다는 사정만으로는 미국 제1심판결을 승인하는 것이 우리나라의 국내법 질서가 보호하려는 기본적인 도덕적 신념과 사회질서에 정면으로 배치된다고 볼 수는 없다.

⑵ 미국의 계속출원제도에 따른 신규성 인정과 수치한정발명의 진보성 인정이 공서양속에 위반되는지

[피고의 주장]

피고의 주장 요지는 다음과 같다. 원고가 354특허 제55청구항을 출원한 1998. 5. 12. 이전인 1994. 11. 무렵 'JetScan 4062'라는 선행기술이 이미 시장에 소개되었으므로 우리나라 특허법에 의하면 354특허 중 제55청구항은 신규성이 없다. 그런데 미국 제2심판결은 원고의 354특허의 출원일이 미국의 계속출원(Continuation Application)제도에 의하여 원고가 다른 특허를 출원한 날인 1995. 3. 7.로 소급한다고 보아 선행기술에 따른 발명품이 판매된 1994. 11. 무렵으로부터 1년 이내에 출원이 이루어졌으므로 신규성이 인정된다고 판단하였다. 그러나 계속출원제도는 미국에만 있는 미국 특유의 제도로서 상대방의 특허침해를 유도하여 소송을 제기하기 위한 수단으로 악용되고 있어 미국 내에서조차 비판을 받고 있는 제도이고, 우리나라 특허법에는 3년 이상 출원일을 소급할 수 있는 제도가 없으므로 미국 제2심판결을 승인하는 것은 법적안정성을 침해하고 출원일의 소급 범위를 1년으로 제한한 우리나라 특허법 및 이에 관한 국제표준인 ‘공업소유권의 보호를 위한 파리협약’에 반한다. 그리고 원고의 806특허는 진보성이 없다는 이유로 미국 특허청으로부터 특허 등록이 거절되었다가, 원고가 분당 800장 또는 분당 1,000장 이상의 속도로 화폐 액면가를 식별한다는 사항을 포함하여 재심사를 신청하여 특허 등록되었고, 이는 선행기술과 비교할 때 오직 속도 한정의 측면에서만 진보성이 인정된다. 그런데 지폐 감별의 속도는 빠르면 빠를수록 좋은 것이어서 속도 한정의 필요성이 없고, 분당 800장 또는 1,000장이라는 한정된 수치 범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지도 않으므로 806특허의 진보성을 인정하는 것은 수치한정 발명의 경우 그 한정된 수치 범위 내에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 진보성이 부정된다는 우리나라 특허법의 해석에 어긋난다. 그러므로 위와 같이 무효인 354특허 제55청구항과 806특허를 유효하다고 인정한 미국 제1, 2심판결을 승인하는 것은 공서양속에 위반된다.

[원고의 주장]

원고는, 우리나라 법원이 원고의 미국 특허권 침해 여부를 다시 심사하는 것은 실질재심사금지 원칙에 반하고, 우리나라에도 특허법 55조 의 우선권제도와 같이 미국의 계속출원제도와 유사한 제도가 있으므로 미국 제1, 2심판결의 승인이 공서양속에 위반되지 않는다고 주장한다.

[판단]

㈎ 증거(갑2의 1, 갑5, 6)에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

① 354특허의 출원일은 1998. 5. 12.로서, 그 특허 출원일 이전인 1994. 11. 무렵 출원된 ‘JetScan 4062’라는 선행기술이 존재하고 있었다. 그러나 354특허의 출원은 미국 (특허번호 1 생략)특허로 등록된 미국 출원번호 (출원번호 1 생략)출원의 계속출원에 해당된다고 인정되어, 그 출원일이 (출원번호 1 생략)출원의 접수일인 1995. 3. 7.로 소급되었고, 그에 따라 354특허는 선행기술로부터 1년 이내에 출원된 것으로 평가됨과 동시에 신규성에 관한 미국 특허권의 요건을 충족함으로써 특허 등록되었다.

② 806특허는 지폐에 인쇄된 표지의 광반사 특성을 사용하여 다양한 액면의 지폐를 자동식별하고, 계산하는 장치와 방법에 관한 특허로서 청구항에 ‘분당 800장 이상의 속도로 액면을 식별한다’는 내용이 포함되어 있다.

③ 미국 제1, 2심법원의 재판 과정에서 원, 피고 사이에 354특허 중 제55청구항과 806특허 중 제58, 85, 120청구항의 효력에 관한 다툼이 있어 그에 대한 심리가 이루어졌는데, 미국 제1심판결은 354특허 중 제55청구항이 유효라고 인정한 배심원 평결에도 불구하고 피고의 평결번복판결(Judgement as a Matter of Law) 신청을 받아들여 제55청구항이 무효라고 판시하였으나, 이후 미국 제2심판결이 이를 파기함으로써 제55청구항의 유효성을 인정하였다.

㈏ 집행판결은 분쟁의 신속한 해결과 소송경제 등의 관점에서 외국판결의 효력을 승인하고 이에 집행력을 부여함을 목적으로 하는 제도이므로 그 재판내용에 관해서 사실인정이나 법률판단 등이 적절하였는지 어떤지를 다시 심사하는 것은 걸맞지 아니하다. 이에 민사집행법 27조 1항 은 집행판결은 재판의 옳고 그름을 조사하지 아니하고 하여야 하는 것으로 규정함으로써 위와 같은 실질재심사(revision au fond) 금지의 원칙을 명시적으로 규정하고 있다. 여기에서 재판의 옳고 그름을 조사하여서는 아니 된다는 것은 외국판결이 우리나라의 법령에 비추어 시인할 수 있는 것인지를 판단할 수 없을 뿐만 아니라 해당 외국의 실체법 및 절차법에 비추어 시인할 수 있는 것인지도 판단할 수 없다는 것을 말한다. 다만 위와 같은 실질재심사금지 원칙에 따라 집행국 법원이 외국판결의 내용에 대한 당부를 심사할 수는 없다고 하더라도 민사소송법 217조 에서 규정한 외국판결의 승인요건을 갖추었는지를 심사하는 범위 내에서는 외국판결의 본안에서 판단된 사항에 대하여도 집행국 법원이 독자적으로 판단할 수 있다( 대법원 1988. 2. 9. 선고 84다카1003 판결 참조). 그러나 청구권의 유무에 관해서 실체심리를 한다면 집행판결제도의 의미가 없게 되므로 이런 의미에서 실체심리를 다시 하는 것이 금지되어 있으므로 외국판결이 우리나라가 채택하지 아니한 제도에 근거한 내용을 포함하고 있다고 하더라도 그러한 사정만으로는 곧바로 민사소송법 217조 1항 3호 의 요건을 갖추지 아니한 것으로 단정할 수 없다.

이 사건에서 보면, 특허법은 출원인이 ‘공업소유권의 보호를 위한 파리협약’의 동맹국의 제1국에 최초로 정규의 특허출원을 하면, 그 출원인이 1년 이내에 동맹국의 제2국에 동일한 내용의 출원을 하는 경우 신규성·진보성 및 선출원 등의 판단을 함에 있어서 제1국에 대한 출원에 대한 최초 출원시를 기준으로 하도록 규정하고 있고(54조 1항, 2항) 선출원한 특허발명의 내용을 포함하는 포괄적 발명을 나중에 출원하는 경우, 일정한 요건 하에 그 포괄적 발명의 내용 가운데 당초의 명세서 및 도면에 포함되어 있던 내용에 관하여 선출원시로 출원일을 소급하도록 규정하고 있다(55조). 그리고 우리나라 대법원은 어떠한 출원발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로서 한정하여 표현한 경우에는 그 출원발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 출원발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 아니한다면 그 출원발명은 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정되고, 그 출원발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 출원발명의 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과 등이 기재되어 있지 아니하다면 특별한 사정이 없는 한 그와 같이 한정한 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다( 대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결 등 참조)고 판시하였다.

그런데 앞서 본 바와 같이 피고는 미국 제1, 2심판결 과정에서 원고의 특허의 효력에 관하여 다툴 수 있는 기회를 충분히 보장받았다고 보이는데, 그럼에도 우리나라의 특허법령에 따라 354특허의 제55청구항의 신규성과 806특허의 진보성 인정 여부를 다시 판단하게 되면 이는 미국 제1, 2심판결의 옳고 그름을 조사하는 것에 해당하여 실질재심사금지 원칙에 반하므로 허용될 수 없다.

설령 그렇지 않더라도 특허권의 속지주의 원칙상 특허권자의 실시권은 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것일 뿐, 특정 국가에 등록된 특허권이 전 세계에서 인정되는 제도가 마련되어 있지 아니하고, 세계 각국의 특허법이 규정하는 특허 요건의 내용 및 엄격함의 정도에 차이가 있는 이상, 미국 특허권의 요건은 미국 특허법이 아닌 우리나라 특허법에 의하여 판단될 수는 없는 것이어서 미국 특허법에 의해 인정된 특허 요건을 우리나라에서도 인정하는 결과를 허용할 것인지에 관한 판단도 우리나라 특허법이 아닌 공서양속 기준에 따라 제한적으로 판단하여야 한다. 그런데 미국의 계속출원제도는 원 출원에 따른 심사가 기대된 대로 진행되지 않을 경우 원 출원의 출원일의 이익을 유지하면서 이를 보완하여 다시 심사의 기회를 갖도록 하기 위한 제도로서 우리나라에도 특허법 55조 의 국내우선권제도 또는 특허법 47조 의 출원보정제도 등 유사한 제도가 있고, 우리나라 역시 수치한정발명에 대해 일정한 요건 하에 진보성을 인정하고 있는 이상 비록 우리나라 특허법 및 ‘공업소유권의 보호를 위한 파리협약’의 우선권제도(Right of Priority)가 출원일의 소급범위를 1년으로 제한하고 있는 것과 달리 미국의 계속출원제도가 출원일의 소급범위에 제한을 두지 않는 차이가 있고, 피고의 주장과 같이 806특허가 우리나라 특허법에서 임계적 의의가 없는 수치한정발명으로 볼 여지가 있다는 사정만으로는 354특허의 제55청구항과 806특허가 유효라고 인정한 미국 제1, 2심판결을 승인하는 것이 공서양속에 위반된다고 단정하기 어렵다.

⑶ 미국판결의 특허침해로 인한 손해액 산정 방법과 그에 따라 산정한 손해배상액을 인정하는 것이 공서양속에 위반되는지

[피고의 주장]

피고의 주장 요지는 다음과 같다. 미국 제1, 2심판결은 원고의 추정 판매손실물량, 원고의 영업이익률, 합리적 실시료 등에 관한 기초사실을 과대 계상한 상태에서 이에 근거하여 손해액을 산정한 감정인의 의견에 기초하여 손해액을 인정하였다. 미국 제1, 2심판결은 전파적 판매(Convoyed Sales) 또는 파생적 판매(Derivative Sales) 법리에 따라 부수적 매출감소를 일실이익에 부당하게 포함시켰는데, 이는 특허침해에 따른 손해액을 산정함에 있어 침해행위가 없었더라면 판매할 수 있었던 ‘물건’과 연관된 제품을 판매하지 못하였거나 용역을 제공하지 못한 사정을 고려하지 않는 특허법 128조 1항 에 위반된다. 그리고 미국 제1, 2심판결은 원고의 특허가 원고의 제품 중 일부에만 관련된 특허임에도 미국에서도 적용을 자제하는 추세인 전시장가치법(The Entire Market Value Rule, EMVR)에 따라 원고 제품의 전체 판매가격을 기준으로 손해를 산정함으로써 실제 손해(특허침해와 관련된 부분)를 넘어서는 손해 또는 비경제적 손해를 손해액에 포함시켰으므로 손해의 범위를 상당인과관계 있는 통상손해로 한정하는 우리나라 민법과 특허법 및 우리나라 대법원의 태도에 반하고, 제한배상주의를 취하고 있는 민사소송법 217조 , 217조의2 , 우리나라 민사법, 국제사법 32조 4항 및 ‘WTO 무역관련 지적재산권에 관한 협정(TRIPs)'에도 반한다. 또 미국 제1, 2심판결은 특허침해에 따른 손해액을 산정함에 있어 피고 제품의 가격이 원고 제품보다 저렴하고 피고와 판매계약을 맺은 암로가 적극적인 홍보와 마케팅 전략을 구사하였다는 사정을 고려하지 않았는데, 이는 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액은 특허권자의 손해액을 산정함에 있어 빼야 한다고 규정하고 있는 특허법 128조 1항 에 반한다. 또 피고의 2003년부터 2009년까지의 매출액은 약 98억 원, 같은 기간의 이익은 약 9억 ~ 27억 원에 불과함에도 미국 제1, 2심판결은 피고의 매출액 및 이익을 현저히 초과하는 액수(약 145억 원)를 원고의 손해액으로 산정하였는데, 이는 비례의 원칙뿐만 아니라 침해자가 그 침해행위에 의하여 얻은 이익의 액을 특허권자의 손해액으로 추정하고 있는 특허법 128조 2항 에도 반한다. 더욱이 징벌적 손해배상을 인정한 외국판결뿐만 아니라 전보배상이더라도 과도한 손해액을 인정한 외국판결로부터 국내 기업을 보호하기 위해 2014. 5. 20. 법률 제12587호로 민사소송법 217조의2 가 신설되었다. 이러한 사정에 비추어 지나치게 과도한 손해배상을 명한 미국 제1, 2심판결을 승인하는 것은 공서양속에 위반된다.

[원고의 주장]

원고의 주장 요지는 다음과 같다. 우리나라에서도 제품에 대한 특허의 기여도가 높을 경우 전시장가치법에 따른 손해액 산정을 배제하지 않고 있는데, 미국 소송에서는 원고의 특허가 원고의 제품에 대한 시장의 수요에 크게 기여하였다는 사실이 인정되어 그에 따라 전시장가치법에 따라 손해액을 산정한 것이다. 그리고 우리나라에서도 손해액에 부수적인 매출 감소에 따른 일실이익을 포함시키는 것을 배제하지 않고 있다. 그리고 원고는 미국 고속 탁상 지폐 감별기 시장에서 선도적인 지위를 가지고 있고 충분한 마케팅 능력도 갖추고 있으므로 피고의 침해행위 외에 원고가 제품을 판매할 수 없었던 사정이 있다고 볼 수도 없다. 또 우리나라에서도 특허권자는 특허침해소송에서 특허법 128조 1항 에 따른 손해액과 특허법 128조 2항 에 따른 손해액을 선택하여 주장할 수 있으므로 특허권자의 손해액이 특허법 128조 2항 에 따른 침해자의 이익 범위 내로 한정되지도 않는다. 더욱이 입법과정에 비추어 보면 민사소송법 217조의2 규정이 전보배상을 인정한 외국판결의 경우에도 승인을 제한할 수 있도록 한 것으로 보기도 어렵다. 이러한 사정에 비추어 미국 제1, 2심판결을 승인하는 것이 공서양속에 위반된다고 보기 어렵다.

[판단]

㈎ 증거(갑13, 14, 15, 16, 을18, 을29에서 33, 을42)에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

① 미국 제1심법원은 감정인 Ugone, Rinke가 작성한 보고서(갑13, 14)와 감정인들의 법정진술에 기초하여 원고의 일실이익을 산정하였다.

② 감정인들은 공통적으로 이른바 특허침해로 인한 일실이익을 산정함에 있어 손해와 특허침해행위 사이의 상당인과관계를 판단하는 미국기준인 Panduit 기준{특허제품에 대한 현존하는 수요가 존재하고, 특허를 침해하지 아니하는 수용가능한 대체재가 존재하지 아니하며, 특허권자에게 침해자의 판매량을 생산할 수 있는 능력이 있는 경우, 일실판매수익(lost sales revenue)에서 증분비용(incremental costs)을 공제하여 일실이익을 산정하되, 복수의 경쟁자가 있는 시장에서는 시장점유율을 고려한다}을 적용하였고, 피고 제품 판매량 중 특허침해가 없었다면 원고에게 귀속되었을 판매량에 관한 일실이익을 먼저 산정하고 원고에게 귀속되지 않았을 판매량에 관해서는 합리적인 실시료를 계산하여 일실이익과 합리적 실시료를 합산하는 방식으로 원고의 손해액을 산정하였다.

③ Ugone은 피고의 특허침해가 없었다면 피고의 판매량 7,748대 중 약 95%인 7,342대를 원고가 판매할 수 있었을 것이므로 원고의 매출감소로 인한 총 일실이익은 미화 16,019,792달러(7,342대 × 원고가 판매할 수 있었던 모델의 평균 판매가)가 되고, 원고의 영업이익률이 41.8%에서 60.9%에 이른다고 보아 원고의 제품판매가 감소하여 그로 인한 일실이익을 미화 8,558,640달러로 산정하였다. 그리고 원고는 피고의 판매량 중 나머지(약 5%)에 해당하는 406대의 원고의 제품을 판매할 수는 없었을 것이나 원고 특허의 사용을 이유로 실시료를 받았을 것이고, 합리적 실시료는 대당 미화 650달러에서 미화 925달러 사이로 산정되므로 합리적 실시료를 지급받지 못함으로써 입은 손해액은 미화 263,900달러에서 미화 375,550달러 사이가 된다고 산정하였다. 그 외에 제품의 평균 내구연한(6년) 이내의 보수, 교환·대체부품 판매 등으로 인한 부수적 매출액을 산정한 후 여기에 영업이익률을 적용하여 부수적 매출에 관한 일실이익을 미화 6,641,514달러로 산정하였다.

④ 반면 Rinke는 만일 피고의 특허침해가 없었다 하더라도 대체재의 존재로 인하여 피고의 판매량 중 10%만이 원고에게 귀속되었을 것임을 전제로 하여, 특허제품의 판매가 감소됨으로써 원고가 상실한 일실이익을 미화 1,462,599달러로, 원고가 피고로부터 나머지 90%의 판매량에 대한 합리적인 실시료를 지급받지 못함으로써 입은 손해를 미화 1,436,100달러로 각각 산정하였다.

⑤ 미국 배심원 평결은 Ugone의 감정결과에 기초하여 원고의 일실이익을 산정하였고, 미국 제1심법원은 배심원 평결 중 손해배상금의 지급에 관한 부분을 그대로 인용하여 미국 제1심판결을 선고하였으며, 미국 제2심판결은 미국 제1심 판결 중 손해배상금의 지급에 관한 부분을 유지하였다.

⑥ 전시장가치법이란 특허를 받은 부분의 특성이 다수의 부품으로 구성된 제품의 수요를 견인하는 경우, 즉 특허를 받은 부분의 특성이 소비자의 수요의 기초를 구성하는 경우 여러 가지 특성을 지닌 제품 전체의 가치에 근거한 손해의 회복을 허용하는 미국의 손해액 산정에 관한 법리인데, 미국연방순회항소법원은 2012. 8. 30. 판결(Laserdynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc. 사건)에서 다수 부품으로 구성된 제품의 소수 요소들이 침해되었다고 제소된 경우 제품 전체에 대해 실시료를 산정하는 것은 특허권자가 당해 제품의 침해되지 아니하는 부품에까지 부당하게 배상받게 하는 위험이 수반되므로, 최소 판매 가능한 특허실행의 단위에 기초하여 실시료를 산정하여야 하고, 다만 예외적으로 특허를 받은 부분의 특성이 다수의 부품으로 구성된 제품의 수요를 견인한다는 사실이 증명된 경우에는 전시장가치법에 따라 실시료를 산정할 수 있다고 판시하였다.

⑦ 미국에서 특허침해로 인한 손해배상액이 과도하다는 지적이 나옴에 따라 특허침해로 인한 손해배상의 산정 대상을 제품 전체가 아닌, 선행기술과 차이 나는 특허발명의 경제적 가치만을 대상으로 하여 합리적인 실시료를 산정하도록 하는 내용의 미국 특허법 개정안이 발의되었으나 반대에 부딪혀 개정이 결국 무산되었다.

⑧ 한편, 외국법원의 부당한 재판이나 판결로부터 국내기업을 보호하기 위하여 구 민사소송법(2014. 5. 20. 법률 제12587호로 개정되기 전의 것) 217조 1항 3호 에 손해전보의 범위를 초과하는 손해배상을 명한 외국재판은 그 초과범위 내에서 대한민국의 선량한 풍속 그 밖의 사회질서에 위반되는 것으로 간주하는 단서 조항을 추가하는 내용의 민사소송법 일부개정법률안이 우리나라에서 2013. 11. 8. 발의되었다.

⑨ 위와 같은 개정안에 대하여 국회 법제사법위원회 전문위원은 징벌적 손해배상 등 과도한 배상판결로부터 국내기업을 보호하려는 개정안의 취지는 긍정적이나, 우리나라도 하도급 거래 공정화에 관한 법률에서 실제 발생한 손해의 3배까지 손해배상책임을 지울 수 있도록 규정하는 등 징벌적 손해배상을 명문으로 인정하는 경우가 있으므로 손해전보의 범위를 초과한 배상을 명한 외국법원의 판결을 그 초과범위에서 무조건 효력을 부인하는 것은 차별이라는 비판을 받을 수 있으므로 신중히 검토해야 한다는 검토의견을 밝혔다.

⑩ 이에 따라 손해전보의 범위를 초과하는 손해배상과 소송비용이 과다한 경우에 대한 승인 거부와 관련하여 법체계상 혼란이 없고 법원의 해석에 따라 구체적으로 운용될 수 있도록 별도의 조항으로 수정하여 규정하는 내용의 수정안이 2014. 4. 28. 발의되었고, 수정안에 따라 2014. 5. 20. 법률 제12587호로 민사소송법이 개정되면서 법원은 손해배상에 관한 확정재판 등이 대한민국의 법률 또는 대한민국이 체결한 국제조약의 기본질서에 현저히 반하는 결과를 초래할 경우에는 해당 확정재판 등의 전부 또는 일부를 승인할 수 없고( 217조의2 제1항 ), 법원은 제1항 의 요건을 심리할 때에는 외국법원이 인정한 손해배상의 범위에 변호사보수를 비롯한 소송과 관련된 비용과 경비가 포함되는지와 그 범위를 고려하여야 하는 규정( 217조의2 제2항 )이 신설되었다.

㈏ 특허권 침해로 인한 손해배상청구는 그 실질이 민법 750조 에 따른 불법행위에 기초한 손해배상청구로서 민법 763조 는 불법행위로 인한 손해배상의 범위에 관하여 채무불이행으로 인한 손해배상의 범위에 관한 규정인 민법 393조 를 준용하도록 규정하고, 이에 따르면 불법행위로 인한 손해배상은 불법행위로 인한 통상의 손해를 그 한도로 하며, 특별한 사정으로 인한 손해는 가해자가 그 사정을 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여 배상의 책임이 있다. 그리고 특허법 128조 는 특허권이 침해되었다고 인정되는 경우에 그로 인한 손해를 산정함에 있어서 그 손해액에 관한 특허권자의 입증의 부담을 경감하려는 취지에서 마련된 규정으로서, ① 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자가 입은 손해액으로 할 수 있고, 이 경우 손해액은 특허권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 하며, 특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 하고( 128조 1항 ), ② 특허권을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자가 받은 손해의 액으로 추정하며( 128조 2항 ), ③ 특허권자는 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 특허권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있고( 128조 3항 ), 특허권자는 특허법 128조의 각항 에 규정되어 있는 각각의 손해액 산정방식을 선택적 또는 중첩적으로 주장할 수 있다.

한편 미국 특허법 284조는 법원이 특허침해를 확정하고, 손해의 배상을 명함에 있어 손해배상액은 법원에 의해 결정된 이자 및 비용을 모두 포함하여 그 특허침해를 보상하기에 적정한 금액이어야 하고, 어떤 경우에도 침해자가 만일 라이선스를 받았다면 부담하였어야 할 합리적인 로열티(reasonable royalty)보다는 작을 수는 없다고 규정하고 있다. 이처럼 우리나라 특허법과 민법은 실제로 발생한 손해를 원상회복하는 전보적 손해배상을 원칙으로 하고 있고, 미국 특허법 284조도 마찬가지로 전보배상을 원칙으로 하고 있다. 다만 미국 특허법 284조는 예외적으로 고의침해(willful infringement)의 경우에는 가중적인 손해배상(enhanced damages)이 가능하도록 하여 3배까지 배상할 수 있도록 하는 징벌적 손해배상(punitive damages)도 규정하고 있다.

그런데 특허권 침해로 인한 손해배상은 전보적 손해배상을 원칙으로 한다고 하더라도 그 구체적인 손해배상액을 산정하는 방식을 어떻게 정할지는 각국의 법제도의 문제로서 외국판결에 적용된 외국법이 우리나라의 실정법에 위반된다거나 동종 사건에서 우리나라 대법원의 판단과 결론을 달리한다는 이유만으로 바로 승인거부의 사유가 되는 것이 아니고, 해당 외국판결을 인정할 경우 그 구체적인 결과가 우리나라의 선량한 풍속 기타 사회질서에 반할 때에 한하여 승인과 집행을 거부할 수 있을 뿐이다. 그러므로 단지 외국판결이 우리나라 법을 적용하였더라면 인용하였을 것보다 큰 금액의 손해배상을 명하더라도 그것만으로 외국판결의 집행이 공서양속에 반한다고 할 수 없다.

앞서 본 전제사실과 위 인정사실에 의하면, 미국 제1심판결은 감정인 Ugone의 의견에 따라 손해액을 산정한 미국 배심원 평결에 기초하여 선고되었고 미국 제2심판결은 손해배상 부분을 그대로 유지하였는데, Ugone은 Rinke와 달리 원고의 추정 판매손실물량을 피고의 대상제품 판매량 중 약 95%인 7,342대로, 원고의 영업이익률을 41.8%에서 60.9% 사이로, 합리적 실시료를 대당 650달러에서 925달러 사이로 각각 산정하고 이에 기초하여 원고의 매출감소로 인한 일실이익과 합리적 실시료 상당의 손해액을 산정하였고, 원고 제품의 평균 내구연한(6년) 이내의 보수, 교환·대체부품 판매 등으로 인한 부수적 매출액을 산정한 후 여기에 영업이익률을 적용하여 부수적 매출에 관한 일실이익을 산정하였다.

그런데 피고의 주장과 같이 미국 제1, 2심법원이 원고 측 감정인 Ugone이 제시한 추정 판매손실물량, 원고의 영업이익률, 합리적 실시료 등의 의견을 대부분 수용하여 손해액을 산정하였다고 하더라도 미국 특허법 284조가 법원이 손해액을 결정함에 있어 전문가 증인의 증언을 들을 수 있도록 허용하고 있는 이상 결국 일실이익액 등의 산정은 주된 증거인 원고 측 또는 피고 측의 전문가 증인의 의견 중 하나를 채택하는 증거취사의 문제로서 미국 제1, 2심법원의 결정과 달리 피고가 합리적이라고 주장하는 피고 측 전문가 증인이 제시한 일실이익 등을 채택하거나, 일실이익 등을 새로 산정하는 것은 실질재심사금지 원칙에 반하여 허용될 수 없다.

그리고 앞서 본 대로 특허권 침해로 인한 손해배상청구는 그 실질이 민법 750조 에 따른 불법행위에 기초한 손해배상청구이고, 특허법 128조 는 특허권 침해로 인한 손해를 산정함에 있어서 그 손해액에 관한 특허권자의 입증의 부담을 경감하려는 취지에서 마련된 규정이므로 특허권자로서는 특허법 128조 에 따른 손해배상 청구 외에 특허권 침해와 상당인과관계에 있는 특별손해의 배상을 구할 수 있다. 또 특허권 등 지적재산권을 실시한 제품 그 자체뿐 아니라 그와 밀접하게 연관된 제품의 판매도 특허권 등 지적재산권 침해로 인한 손해배상 청구소송에서 인정할 수 있다는 미국의 전파적 판매(convoyed sales) 이론에 따를 경우에도 원고로서는 부수적 매출감소에 따른 일실이익 역시 특허권 침해로 인한 손해배상으로 구할 수 있다. 더욱이 이를 위하여 부수적 매출감소량 산정의 기초가 된 원고 제품의 내구연한 등에 관한 심리와 판단을 하는 것은 실질재심사금지 원칙에 반하는 것으로 보인다.

또 특허법 128조 1항 단서는 특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 그 수량에 따른 금액을 손해배상액에서 빼야 한다고 규정하고 있고, 이는 128조 1항 본문에 따른 손해액에 대한 추정을 복멸하기 위한 것으로서 그 증명책임은 침해자에게 있다. 그런데 미국의 경우 앞서 본 일실이익 산정과 관련하여 Panduit 기준상 비침해대체품(특허를 침해하지 아니하는 수용가능한 대체재)의 부존재의 요건이 특허법 128조 1항 단서의 침해행위 외에 판매할 수 없었던 사정과 관련되는 것으로 고려할 여지가 있으나 더 나아가 피고가 주장하는 사정을 이유로 손해배상액을 감액하거나 공제하는 직접적인 근거 규정이 없으므로 피고가 주장하는 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액의 공제 여부를 판단하기 위해서는 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정의 존재 여부, 그로 인하여 원고가 판매할 수 없었던 제품의 수량과 가액 등이 심리되어야 할 것인데, 그와 같은 심리를 하게 된다면 우리 법원이 새로운 사실을 인정하고 우리나라 특허법을 준거법으로 하여 손해액을 새로 산정하는 결과가 되어 실질재심사금지 원칙에 반하게 된다.

한편 위 인정사실에 의하면, Ugone은 원고의 추정 판매손실물량에 원고가 판매할 수 있었던 제품의 평균판매가 전체를 곱한 후 여기에 원고의 영업이익률을 적용하는 방식으로 원고의 매출감소로 인한 일실이익을 산정함으로써 일실이익을 산정함에 있어 전시장가치법을 적용한 의견을 제시하였고, 배심원 평결과 미국 제1, 2심판결이 Ugone이 제시한 의견을 받아들여 원고 제품의 전체 가격을 기준으로 손해액을 산정하였다. 그런데 비록 미국 법원이 특허침해로 인한 손해배상액을 산정함에 있어 전시장가치법의 적용을 제한하려는 움직임을 보이고 있다고 하더라도 Laserdynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc. 사건을 비롯하여 미국연방순회항소법원이 전시장가치에 기초한 손해액 산정이 부당하다고 본 사건들은 전시장가치법에 의한 손해배상액 산정 자체가 위법하다는 것이 아니라 전시장가치법이 일정한 제한된 요건 아래 적용되어야 한다는 것에 불과하다. 더욱이 우리나라의 특허법 체계 하에서도 물건의 일부에만 관련된 특허가 침해된 경우에 침해된 특허기술의 실시가 제품 구입의 결정적 동기가 된 경우에는 해당 특허의 기여율이 100%로 인정될 여지가 있는데, 이는 특허를 받은 부분의 특성이 소비자의 수요의 기초를 구성하는 경우 제품 전체의 가치에 기초하여 손해액을 산정하는 전시장가치법과 비교할 때 본질적으로 큰 차이가 있다고 보이지 않는다. 그리고 피고의 주장과 같이 미국 제1, 2심판결이 전시장가치법에 따라 손해액을 산정한 것이 부당하다고 하더라도 미국 소송 제1, 2심 재판과정에서 피고가 이에 대한 구체적인 주장과 입증을 할 수 있는 기회 자체를 제공받지 못하였다고 볼 수 없는데, 피고는 미국 소송 1, 2심 재판과정에서 전시장가치법에 따른 손해액 산정이 부당하다는 주장을 한 것으로 보이지도 않는다. 또 피고는 미국 제1, 2심판결이 전시장가치법과 관련하여 원고 특허의 원고의 제품에 대한 기여율을 산정한 후 그에 기초하여 손해액을 재산정하여야 하고, 미국의 판례들이 전시장가치법의 적용 요건으로 특허를 받은 부분의 특성이 다수의 부품으로 구성된 제품의 수요를 견인한다는 사실의 고도의 증명을 요구하는 추세임에도 미국 제1, 2심판결은 이 사실에 관하여 전혀 심리를 하지 않은 채 전시장가치법을 적용하였다고 주장하나, 기여율의 산정과 이에 따른 손해액의 재산정은 새로운 사실 인정에 해당하고, 미국의 판례가 설정한 요건의 충족 여부 판단은 외국판결이 외국의 실체법 및 절차법에 비추어 시인될 수 있는지를 우리 법원이 판단하는 것에 해당하므로 모두 실질재심사금지 원칙에 반하여 허용될 수 없다.

그리고 특허침해의 경우 특허발명을 위한 비용을 투자하지 아니하고 특허권자에게 실시료도 지불하지 아니한 침해행위자로서는 일반적으로 특허권자에 비하여 저렴한 가격에 침해제품을 판매하는 경우가 있으므로, 특허권자의 일실이익을 산정함에 있어 침해행위자의 판매가격이 아닌 그보다 고가인 특허권자의 판매가격을 기준으로 하게 되면 특허권자의 일실이익이 침해행위자의 매출액을 초과할 수도 있다. 더욱이 특허권자는 특허법 128조의 각항 에 규정되어 있는 각각의 손해액 산정방식을 선택적 또는 중첩적으로 주장할 수 있는데, 우리나라 특허법에 따르더라도 원고가 특허법 128조 1항 에 따라 피고의 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 가액에 영업이익률을 곱한 금액을 일실이익액으로 주장하는 경우 원고의 의사에 반하여 특허법 128조 2항 에 따라 침해행위로 인하여 피고가 얻은 이익의 액을 원고의 손해액으로 인정하는 판결이 내려질 수도 없다( 대법원 2009. 8. 20. 선고 2007다12975 판결 참조). 그러므로 미국 제1, 2심판결에서 피고의 매출액 또는 이익을 초과하는 액수가 원고의 손해액으로 산정되었다는 사정만으로 특허권자의 일실이익이 공평의 이념에 반할 정도로 과다하게 산정되었다고 볼 수 없다.

또 위 인정사실에 의하면, 배심원의 평결도 피고가 원고의 특허를 고의로 침해한 것은 아니라고 평결하였고, 이에 따라 미국 제1, 2심판결은 원고의 손해를 일실이익(부수적 매출에 관한 일실이익 포함)과 합리적 실시료로 나누어 산정하였다. 그러므로 미국 제1, 2심판결에 의하여 인정된 원고의 손해액은 모두 전보적 손해배상액에 해당하고, 달리 우리 민사법 체계상 수용되기 어려운 징벌적 손해배상 또는 3배배상에 해당하거나 제재적 성격의 손해액이 포함되어 있다고 보이지 않는다. 더욱이 2014. 5. 20. 법률 제12587호로 민사소송법이 개정되면서 신설된 민사소송법 217조의2 의 입법취지가 피고의 주장과 같이 징벌적 손해배상이 아닌 전보적 손해배상의 경우에도 손해액이 과다하다는 이유만으로 외국판결을 전부 또는 일부를 승인할 수 없도록 한 것이라고 보기도 어렵다.

사정이 이러하다면, 미국 제1, 2심판결이 인정한 원고의 손해액이 전보배상의 범위를 초과한다고 보기 어렵고, 미국 제1, 2심판결이 원고의 손해액을 산정함에 있어 사용한 방식이 우리나라 법원에서 사용하는 방식과 본질적으로 큰 차이가 있다고 보기 어려우므로 그에 기초하여 내려진 미국 제1, 2심판결을 승인하는 것이 공서양속에 반한다고 볼 수 없다.

⑷ 내국관련성만을 이유로 외국판결 승인을 제한할 수 있는지

[피고의 주장]

피고는, 사안의 내국관련성이 크면 외국법 적용의 결과가 선량한 풍속 및 사회질서를 위반하는 정도가 약하더라도 공서위반이 될 수 있는데, 피고는 우리나라의 법인이고 미국 제1, 2심판결이 승인될 경우 파산에 이를 수밖에 없으므로 이 사건은 내국관련성이 큰 경우에 해당하므로 외국법 적용의 결과가 선량한 풍속 및 사회질서를 위반하는 정도가 약하더라도 공서양속 위반이 된다고 주장한다.

[원고의 주장]

원고는, 이 사건은 피고가 미국 특허청에 등록된 원고 특허권을 침해한 제품을 미국 시장에 판매한 것과 관련한 소송이고, 피고는 건실한 중소기업으로서 충분히 미국 제1, 2심판결에서 지급을 명한 금액을 배상할 수 있으며, 피고가 파산 위기에 몰리게 된 것은 미국 제1, 2심판결의 확정에 따라 피고의 임직원들이 피고의 자산을 횡령하였기 때문인 것에 불과하므로 사안의 내국관련성이 크지 않을 뿐만 아니라 공서양속 위반 여부는 외국 사법주권에 대한 국제적 예양 등을 고려하여 매우 엄격하게 판단되어야 한다고 주장한다.

[판단]

앞서 본 대로 외국판결을 승인한 결과가 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나는지 여부는 그 승인 여부를 판단하는 시점에서 외국판결의 승인이 우리나라의 국내법 질서가 보호하려는 기본적인 도덕적 신념과 사회질서에 미치는 영향을 외국판결이 다룬 사안과 우리나라와의 관련성의 정도에 비추어 판단하여야 한다. 그리고 외국판결의 승인이 공서양속 및 우리나라의 법률 또는 국제조약의 기본질서에 현저히 반하는지를 판단함에 있어 국내적인 사정뿐만 아니라 국제적 거래질서의 안정이라는 측면도 함께 고려하여 제한적으로 해석하여야 한다.

앞서 본 전제사실에 의하면, 이 사건은 우리나라 법인인 피고가 미국 법인인 원고가 미국 특허청에 특허 등록한 원고의 특허권을 침해한 피고 제품을 생산하여 미국 시장에서 판매한 사안으로서, 불법행위지와 결과발생지가 모두 미국이고, 특허권의 유효 여부 등도 미국 특허법에 따라 판단되어야 하는데 단지 한쪽 당사자인 피고가 우리나라 법인일 뿐이므로, 그 분쟁의 경위가 우리나라와 관련성이 매우 높다고 단정하기 어렵다.

그런데 앞서 본 바와 같이 미국 제1, 2심판결이 인정한 원고의 손해액이 전보배상의 범위를 초과한다고 보기 어렵고, 미국 제1, 2심판결이 원고의 손해액을 산정함에 있어 사용한 방식이 우리나라 법원에서 사용하는 방식과 본질적으로 큰 차이가 있다고 보기 어려우므로 그에 기초하여 내려진 미국 제1, 2심판결을 승인하는 것이 공서양속에 반한다고 볼 수 없다.

따라서 비록 피고가 대한민국 법인이고 설령 피고의 주장대로 미국 제1, 2심판결을 승인할 경우 재정상태 악화 등으로 인하여 피고가 파산할 위기에 처할 수 있다는 사정을 고려하더라도 내국관련성이 강하다는 이유만으로 미국 제1, 2심판결의 승인을 제한할 수 없다. 피고의 위 주장은 이유 없다.

4. 결론

그렇다면 원고와 피고 사이의 미국 제1심판결에 기초하여 미화 12,962,700.47달러(= 특허침해로 인한 손해배상금 미화 11,898,279달러 + 2003. 1. 17.부터 2009. 10. 30.까지의 판결선고 전 이자 미화 977,508달러 + 소송비용 미화 86,913.47달러) 및 판결선고 후 이자로서 원고가 구하는 바에 따라 이에 대한 미국 제1심판결 등록일 다음날인 2009. 10. 31.부터 다 갚는 날까지 연 0.39%의 비율에 따른 금원의 지급에 관하여 원고의 피고에 대한 강제집행을 허가하여야 한다.

따라서 원고의 청구는 이유 있다. 이와 일부 결론을 달리한 제1심판결은 부당하므로 원고의 항소와 이 법원에서 확장한 청구를 포함하여 제1심판결을 주문과 같이 변경하고, 피고의 항소는 이유 없으므로 이를 기각하며, 소송총비용은 패소한 피고의 부담으로 하고, 피고의 가집행면제 신청은 이를 허용하여야 할 상당한 이유가 없으므로 받아들이지 않는다.