［2］ 의약의 용도발명에서 약리효과에 대한 거절이유가 심결과 그 취소소송에서 특허청의 주장 사이에 세부적인 차이가 있어 그 거절이유에 대한 출원인의 의견제출과 보정의 방법이 달라질 수 있다면, 특허청이 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것을 주장하는 것이므로 법원이 이를 심리ㆍ판단할 수 없다고 한 사례

［2］ 의약의 용도발명에서 약리효과에 대한 거절이유가 심결과 그 취소소송에서 특허청의 주장 사이에 세부적인 차이가 있어 그 거절이유에 대한 출원인의 의견제출과 보정의 방법이 달라질 수 있다면, 특허청이 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것을 주장하는 것이므로 법원이 이를 심리·판단할 수 없다고 한 사례.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

가. 이 사건 출원발명

① 발명의 명칭 : 항균성 한방조성물, 그 제조방법 및 그 조성물이 함입된 약포

② 출원일/출원번호 : 2000. 6. 14./제2000-32752호

③ 특허청구범위(2002. 9. 17. 최종 보정된 것)

청구항 1. 사상자 13∼17 중량부, 고삼 13∼17 중량부, 화초 6∼10 중량부, 황백 8∼12 중량부, 백선피 13∼17 중량부, 황금 8∼12 중량부, 백지 13∼17 중량부 및 백급 8∼12 중량부를 포함하는 항균성 한방 조성물.

청구항 2.

(i) 사상자 13∼17 중량부, 고삼 13∼17 중량부, 화초 6∼10 중량부, 황백 8∼12 중량부, 백선피 13∼17 중량부, 황금 8∼12 중량부, 백지 13∼17 중량부 및 백급 8∼12 중량부를 짧게 절단한 후, 추출기에 넣고 7∼8배 중량의 정제수를 가하여 100℃에서 1∼2 시간 동안 2회 반복 추출하여 수득한 추출액을 각각 여과한 다음, 그 여액을 취합하여 류침고로 만드는 공정

(ii) 백급을 선별하여 짧게 절단한 후, 추출기에 넣고 7∼8배 중량의 정제수를 가하여 100℃에서 1∼2 시간 동안 2회 반복 추출하여 수득한 추출액을 각각 여과한 다음, 그 여액을 취합하여 류침고로 만드는 공정 및

(iii) 상기 제 (i)공정 및 제 (ii)공정으로부터 수득한 류침고를 혼합하는 공정을 포함하는 항균성 한방 조성물 제조방법.

청구항 3. 사상자 13∼17 중량부, 고삼 13∼17 중량부, 화초 6∼10 중량부, 황백 8∼12 중량부, 백선피 13∼17 중량부, 황금 8∼12 중량부, 백지 13∼17 중량부 및 백급 8∼12 중량부를 포함하는 항균성 한방 조성물이 함입된 약포.

④ 출원인 : 원고

나. 절차의 경위

(1) 원고의 이 사건 출원발명에 대하여 특허청이 2002. 7. 29. 청구항 2의 (i) 단계에서 구성요소의 조성비가 기재되어 있지 아니하여 특허청구범위의 기재가 특허법 제42조 제4항 의 요건을 충족하지 못한다는 이유로 거절이유를 통지하자, 원고는 2002. 9. 17. 특허청구범위를 보정하는 보정서와 의견서를 제출하였고, 다시 특허청은 2003. 4. 18. 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 약리효과를 입증할 수 있는 구체적이며 객관적인 임상실험 데이터가 기재되어 있지 아니하여 발명의 상세한 설명의 기재가 특허법 제42조 제3항 의 요건을 충족하지 못한다는 이유로 거절이유를 통지하였는데, 이에 대하여 원고가 2003. 6. 10. 의견서 및 시험성적서를 제출하였으나, 특허청은 2003. 10. 29. 위 거절이유를 해소하지 못하였음을 이유로(거절결정서에는 “2002. 7. 29.자 거절이유를 해소하지 못하였으므로”라고 기재되어 있으나, ［비고］의 내용에 비추어 보면 ‘2002. 7. 29.’은 ‘2003. 4. 18.’의 오기임이 명백하다) 이 사건 출원발명에 대한 특허거절결정을 하였다.

위 거절결정에 대하여 원고가 2003. 11. 28. 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하자, 특허심판원은 이를 2003원4652호 로 심리하여, 2005. 4. 30. 아래의 (2)와 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

(2) 이 사건 심결이유의 요지

이 사건 출원발명의 상세한 설명에 효과는 “피부 가려움증 및 습진을 호전시키고 소염작용이 우수하며, 외음염, 외음 습진, 가려움증 및 항문 습진 등을 예방 또는 호전시키는 것”이라고 기재되어 있으나, 상세한 설명에는 이러한 효과를 입증할 구체적인 약리효과 데이터가 기재되어 있지 아니하므로, 이 사건 출원발명의 상세한 설명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니하다.

청구인은 발명의 상세한 설명 중 실험예 1에 구체적이며 객관적인 약리효과 데이터가 명백하게 기재되어 있다고 주장하나, 위 실험예 1에 캔디다균, 녹농균 등의 균감소율이 99.9%에 이르는 것으로 기재되어 있고 이러한 것이 시험성적서(이 사건 소송에서의 갑 제8호증)에 의하여 인정되기는 하지만, 이러한 균들의 감소율에 관한 자료만으로 ‘피부 가려움증 및 습진을 호전시키고 소염작용이 우수하며, 외음염, 외음 습진, 가려움증 및 항문 습진 등을 예방 또는 호전시키는 효과’를 입증하기에는 부족하고, 투여량, 투여방법 등을 구체화하여 임상시험 또는 동물시험 등에 의한 더욱 구체적인 약리효과 데이터가 기재되어 있어야 할 것임에도 불구하고 그렇지 아니하므로, 청구인의 주장은 이유 없다.

따라서 이 사건 출원발명은 명세서 중 발명의 상세한 설명에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘당업자’라고 한다)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않아서 특허법 제42조 제3항 의 규정에 위배되므로, 위 거절결정은 정당하다.

［증거］ 다툼 없는 사실, 갑 제1호증 내지 갑 제6호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고가 주장하는 심결취소사유의 요지

(1) 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 기재된 실험예 1에는 시험기관, 시험균주 및 균 감소율이 99.9%라는 실험결과가 기재되어 있으며, 실험예 2에는 피부에 부착한다는 투여방법, 약포 단위면적당 4.5mg의 투여량이 구체적으로 기재되어 있으므로, 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 그 약리효과가 명백하게 기재되어 있다.

(2) 이 사건 출원발명의 특허청구범위는 ‘～를 포함하는’이라는 형태, 즉 개방형 청구범위의 형태로 기재되어 있고, 발명의 상세한 설명에는 메트로니다졸을 비롯한 유기화합물이 추가로 포함될 수 있다는 사실이 기재되어 있으므로, 이 사건 출원발명의 항균성 한방 조성물은 특허청구범위에 기재된 8종의 생약재 외에 다른 유기화합물도 포함할 수 있는 항균성 한방 조성물을 청구하고 있는 것으로 해석되어야 하고, 그럴 경우 실시예 1은 이 사건 출원발명의 특허청구범위 청구항 1.(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다) 중 하나의 실시예라고 할 수 있으며, 발명의 상세한 설명에 당해 발명 중 최소한 하나의 실시예의 약리효과만을 정량적으로 기재하고 있다면 당업자는 그 발명을 용이하게 실시할 수 있다.

(3) 만일 메트로니다졸이 포함되어 있는 실시예 1을 이 사건 제1항 발명의 실시형태로 인정할 수 없어서 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 이 사건 제1항 발명의 약리효과가 기재되어 있다고 할 수 없다면, 이는 거절결정의 이유와 다른 거절이유에 해당하는데, 출원인에게 위 다른 거절이유에 대하여 의견제출의 기회를 전혀 부여하지 아니하였으므로 이 사건 심결에는 절차상의 위법이 있다.

나. 피고 주장의 요지

(1) 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 기재된 실시예와 실험예들은 모두 항균제로 널리 알려진 메트로니다졸이 함유된 항균성 한방 조성물에 대한 실시예와 실험결과로서 그 실험결과는 공지의 항균제인 메트로니다졸의 항균효과로 인한 것일 뿐이고, 시험성적서(갑 제8호증)는 그 유효성분이 무엇인지 전혀 알 수 없을 뿐만 아니라 실시예 2와 같이 제조된 약포로 인정된다고 하더라도 그 시험결과 또한, 메트로니다졸의 항균효과로 인한 것이므로, 이 사건 출원발명의 항균성을 입증할 수 있는 실험결과는 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 전혀 기재되어 있지 아니하다.

(2) 이 사건 제1항 발명은 특허청구범위에 기재된 대로 항균성을 나타내는 한방 조성물의 필수 구성성분을 사상자 등 8종의 생약재로 한정하여야 하고, ‘～를 포함하는’의 용어를 사용하였다고 하더라도 상세한 설명에 기재된 안정화제, 방부제, 향료 등과 같은 임의적 성분이 추가적으로 첨가될 수는 있어도 메트로니다졸과 같은 항균성을 나타내는 보조적 구성을 추가할 수 있는 것으로 해석할 수 없다.

(3) 출원인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는, 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우라 함은 실질적으로 다른 거절이유를 발견한 경우에 한정되는데, 이 사건 제1항 발명의 구성성분과 실험예들의 구성성분이 서로 달라서 약리효과를 인정할 수 없다는 피고의 주장은 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 이 사건 제1항 발명의 약리효과 데이터가 기재되어 있지 아니하여 특허법 제42조 제3항 의 규정에 위배된다는 거절이유와 그 취지가 동일하므로, 피고의 위 주장은 새로운 거절이유에 해당하지 아니한다.

(4) 따라서 이 사건 출원발명은 특허법 제42조 제3항 의 규정에 위배되므로 거절결정은 정당하다.

3. 판 단

가. 피고가 이 사건 심결에서 판단되지 아니한 새로운 거절이유를 주장할 수 있는지 여부

(1) 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제62조 는 심사관은 특허출원이 소정의 거절이유에 해당하는 경우에는 거절결정을 하여야 한다고, 같은 법 제63조 는 심사관은 제62조 의 규정에 의하여 거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고, 같은 법 제170조 제2항 은 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 제63조 의 규정을 준용한다고 각 규정하고 있고, 이들 규정은 이른바 강행규정이므로, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절결정의 이유와 부합하여야 하고, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 한다( 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 참조).

위와 같이 의견서 제출의 기회를 주는 취지는, 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 고도의 기술적 사상의 창작을 말하므로 특허 받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절결정하는 것은 출원인에게 지나치게 가혹하다는 데 있다( 대법원 2001. 5. 29. 선고 98후515 판결 ).

(2) 그리고 당사자는 심결이 판단하지 아니한 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송절차에서 새로이 주장·입증할 수 있고, 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있음이 원칙이다( 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결 ).

(3) 위의 (1)의 입장과 (2)의 입장을 종합하면, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결의 취소소송에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있지만, 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것은 위 심결취소소송에서 심리·판단될 수 없다( 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결 참조).

나. 피고가 이 사건 심결에서 판단되지 아니한 새로운 거절이유를 주장하는지 여부

우선 거절결정 및 이 사건 심결에서 들고 있는 이 사건 출원발명에 대한 거절이유가 무엇인지를 살펴보기로 한다.

갑 제2호증 내지 갑 제6호증, 갑 제8호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 모아보면, 특허청 심사관은 2003. 4. 18. ‘이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 소염작용, 특히 캔디다균, 녹농균, 대장균 및 황색포도상구균에 대한 항균작용, 외음염, 외음 습진, 가려움증 및 항문 습진 등에 대한 예방 및 치료 효과를 입증할 구체적이며 객관적인 임상실험 데이터가 기재되어 있지 않아 특허법 제42조 제3항 의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하고 있다’는 취지의 거절이유통지를 하였고, 이에 대하여 원고가 발명의 상세한 설명에 약리효과의 기재가 있다는 취지의 의견서 및 실험결과인 시험성적서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2003. 10. 29. 거절이유를 해소하지 못하였다며 위 거절이유통지와 같은 이유로 거절결정을 한 사실, 원고가 위 거절결정에 대하여 거절결정불복심판을 청구하자 특허심판원은 이 사건 심결에서, 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 구체적인 약리효과 데이터가 기재되어 있지 않고, 실험예 1과 시험성적서에 의한 균감소율에 관한 자료만으로는 이 사건 출원발명의 효과인 가려움증 및 습진을 호전시키고 소염작용이 우수하며, 외음염, 외음 습진, 가려움증 및 항문 습진 등을 예방 또는 호전시키는 효과를 입증하기에 부족하다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각한 사실을 각 인정할 수 있다.

위 인정 사실에 의하면, 거절이유통지와 거절결정 및 이 사건 심결에서의 주된 거절이유는, 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 이 사건 출원발명의 약리효과를 입증할 구체적이며 객관적인 임상실험 데이터가 기재되어 있지 아니하여 이 사건 출원발명은 특허법 제42조 제3항 에 위배된다는 것이다.

그러나 피고는 이 사건 소송에 이르러, 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 실험예 1의 대상 조성물이 만일 메트로니다졸이 첨가되지 아니한 이 사건 제1항 발명의 한방 조성물이었다면 실험예 1은 의약의 용도발명에서 명세서 중 발명의 상세한 설명에 기재되도록 요구되는 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터로서 적합한 형태라고 할 수 있는데, 실험예 1의 대상 조성물이 이 사건 제1항 발명이라고 할 수 없는 메트로니다졸이 첨가된 한방 조성물에 대한 실험 결과이어서, 결국 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 이 사건 제1항 발명의 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터가 없는 셈이 되므로 이 사건 출원발명은 특허법 제42조 제3항 에 위배되어, 결과적으로 이 사건 출원발명에 대한 거절결정이 정당하다고 한 이 사건 심결은 적법하다고 주장한다.

그러므로 피고가 이 사건 소송에서 새로이 주장하는 위 거절이유가 이 사건 출원발명에 대한 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것인지에 관하여 살펴보기로 한다.

위 ① 거절이유통지와 거절결정 및 이 사건 심결에서의 이 사건 출원발명에 대한 거절이유와 ② 이 사건 소송에서 피고 소송수행자가 주장하는 위 거절이유는, 모두 이 사건 출원발명은 그 명세서에 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터가 없어서 특허법 제42조 제3항 에 위배된다는 점에서는 차이가 없으나, 세부적인 내용으로 들어가 보면, ①은 실험예 1이 그 대상 조성물이 무엇이든 간에 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터라고 할 수 없는 정도의 것이어서 이 사건 출원발명의 명세서에 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터 자체가 없다는 것이고, ②는 실험예 1이 일반적으로는 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터라고 할 수 있는 정도이지만 그 대상 조성물이 이 사건 출원발명의 한방 조성물이 아니어서 이 사건 출원발명의 명세서에 이 사건 출원발명의 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터가 없다는 것이라는 점에서 차이가 있다.

그런데 앞에서 본 바와 같이 거절이유를 통지하는 이유가 출원인에게 의견제출의 기회와 보정의 기회( 구 특허법 제47조 , 제170조 제1항 )를 주어 거절이유를 해소할 수 있도록 하는 데 있다는 점에 비추어 보면, ①과 ②의 위와 같은 공통점에도 불구하고 ①과 ②의 거절이유에 대한 출원인의 의견제출 내용이나 보정 내용이 완전히 달라질 수 있다는 면에서 볼 때, ②는 거절결정의 이유인 ①과는 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것이라고 보아야 한다. 즉 출원인은, ①의 거절이유에 대하여는 실험예 1 정도의 기재이면 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터로 충분하다는 의견을 제출하면서 경우에 따라서는 그 약리데이터를 보충하는 자료를 제출하려 할 것이고(실제로 원고는 2003. 4. 18.자 거절이유 통지에 대하여 2003. 6. 10. 위와 같은 취지로 의견서와 별도의 시험성적서를 제출하였다), ②의 거절이유에 대하여는 메트로니다졸이 첨가된 한방 조성물도 이 사건 제1항 발명에 포함되는 것으로 특허청구범위를 해석하여야 한다는 의견을 제출하거나 또는 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위 자체에 메트로니다졸을 구성성분으로 추가하는 등의 방법으로 명세서를 보정하였을 것이다.

결국, 피고는 이 사건 출원발명의 특허등록이 거절되어야 하는 이유로 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것을 주장하고 있어서 이 법원은 이를 심리·판단할 수 없다.

다. 이 사건 심결의 위법 여부

한편, 앞에서 본 바와 같이 피고는 실험예 1이 일반적으로 의약의 용도발명에서 명세서 중 발명의 상세한 설명에 기재되도록 요구되는 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터로서 적합한 형태임을 스스로 인정하고 있으므로, 이 사건 심결이 들고 있는 앞에서 본 바와 같은 이 사건 출원발명에 대한 거절이유는 정당하지 아니하고, 따라서 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 최성준(재판장) 조영선 김제완

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관련문헌