[1] 이른바 ‘수치한정 발명’에서 발명의 진보성이 인정되기 위한 요건

[2] 명칭이 “아세트산 제조를 위한 이리듐 촉매 카르보닐화 방법”인 출원발명의 수치한정 부분은 특별히 진보성을 부여할 만한 기술적 의의가 없다고 한 사례

[1] 특허청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정한 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 이른바 수치한정 발명에서 발명의 진보성이 인정되기 위해서는 수치한정의 기술적 의의 즉, 첫째 특정한 수치와 당해 발명의 작용효과 사이의 인과관계가 분명(수치한정한 이유가 분명)하여야 하고, 둘째 수치한정한 범위 전체에서 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있어야 한다.

[2] 명칭이 “아세트산 제조를 위한 이리듐 촉매 카르보닐화 방법”인 출원발명의 상세한 설명의 기재만으로는 발명의 수치한정과 작용효과 사이에 어느 정도 인과관계가 있음을 추정할 수 있을 뿐, 그 수치한정한 범위 전체에서 이질적이거나 현저한 효과가 있다고 할 수 없으므로, 출원발명에서의 수치한정 부분은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명에 기재되어 있는 수치범위 가운데서 필요에 따라 바람직한 범위로 적절하게 선택하여 실시할 수 있는 단순한 수치한정에 불과하고 특별히 진보성을 부여할 만한 기술적 의의가 없다고 한 사례.

[1] 특허법 제29조 제2항 [2] 특허법 제29조 제2항

비피 케미칼즈 리미티드 (소송대리인 특허법인 코리아나 담당변리사 홍성진외 1인)

특허청장

2007. 7. 20.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2006. 12. 28. 2006원1064호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 심결의 경위

가. 절차의 경위

(1) 원고는 1997. 12. 19. 발명의 명칭을 “아세트산 제조를 위한 이리듐 촉매 카르보닐화 방법(IRIDIUM-CATALYSED CARBONYLATION PROCESS FOR PRODUCTION OF ACETIC ACID)”으로 하는 출원번호 제1997-70796호 발명(우선권주장일 1996. 12. 29.)의 출원인이다.

(2) 특허청은 2005. 11. 24. 특허청구범위 제1항, 제14항, 제17항은 “카르보닐화 속도 대 물 농도의 그래프에서 최대점이 발생하는 지점 이하의” 등 기재부분으로 인하여 발명이 명확하게 기재되지 아니한 기재불비사유가 있고, 특허청구범위 제1항 내지 제20항은 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 하였다.

(3) 원고는 2006. 2. 7. 2006원1064호 로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하면서 위 “카르보닐화 속도 대 물 농도의 그래프에서 최대점이 발생하는 지점 이하의”를 “물 농도가 6중량% 이하이고”로 보정하는 것 등으로 명세서 등 보정서를 제출하였고, 이에 따라 개시된 심사전치절차에서 특허청 심사관은 보정된 명세서에 기재된 발명(이하 ‘이 사건 출원발명’이라 한다)을 다시 심사하였으나, 이 사건 출원발명이 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 원결정을 유지하였다.

(4) 특허심판원은 2006. 12. 28. 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항 발명(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)은 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되고, 결국 이 사건 출원발명 전체가 특허를 받을 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 출원발명의 특허청구범위(2006. 2. 7. 보정된 것이고, 밑줄 표시는 비교대상발명 1, 2와의 구성대비의 편의상 기재한 것임)

청구항 1. 이리듐 카르보닐화 촉매, 메틸 요오다이드 조촉매, 한정 농도의 물, 아세트산, 메틸 아세테이트 및 하나 이상의 촉진제를 함유하는 액체 반응 조성물을 포함하는 카르보닐화 반응기 내에서 일산화탄소와 함께 메탄올 및/또는 그의 반응성 유도체를 카르보닐화하여 아세트산을 제조하는 방법으로서, 물 농도가 6중량% 이하이고, 알칼리금속 요오다이드, 알칼리토금속 요오다이드, 란타나이드 금속의 아세테이트 착물, 및 니켈, 철, 알루미늄 및 크롬 2가 및 3가 금속 요오다이드, 4차 암모늄 또는 포스포늄 요오다이드, 및 이들의 2가지 이상의 혼합물로부터 선택되는 보조 촉진제가 액체 반응 조성물 내에 사용되는 방법.

청구항 3 내지 13, 19, 20. 각 기재 생략

다. 비교대상발명 1, 2

(1) 비교대상발명 1

비교대상발명 1은 1995. 3. 15. 공개된 유럽공개특허공보 제643034호(을 3호증)에 게재된 “아세트산의 제조방법”에 관한 발명(원고가 그 출원인이다)으로서, 그 기술내용은 카르보닐화 반응기에서, ① 0.1~15중량%, 가장 바람직하게는 1~10중량%의 물, 아세트산, 메틸 아세테이트, 이리듐 촉매, 루테늄, 오스뮴 등의 촉진제, 메틸 요오다이드를 함유하는 액체 반응 조성물 중에서, ② 메탄올 및/또는 그의 반응성 유도체를 일산화탄소와 접촉시킴으로써 아세트산을 제조하는 방법이다. 비교대상발명 1의 명세서에는 ① 루테늄 또는 오스뮴 촉진제의 사용으로 인한 증가된 카르보닐화 속도는 부산물의 생성을 감소시킬 수 있는 감소된 이리듐 농도에서 조작할 수 있다(명세서 3면 47~50행), ② 반응 조성물 중의 부식금속, 특히 니켈, 철 및 크롬은 반응에 역효과를 미치기 때문에 최소한으로 유지시켜야 한다(명세서 3면 55, 56행)는 내용이 기재되어 있고, 또한 종래기술로서, 이리듐 또는 로듐 촉매 하의 카르보닐화 방법에서, 루테늄 및/또는 오스뮴 화합물을 사용하는 문헌공지 기술들(예 : 영국 특허공보 제1234641호, 제1234642호, 미국 특허공보 제5268505호, 유럽 특허출원공개공보 제31606호 등)이 소개되어 있다(명세서 2면 8~12행, 19~25행).

(2) 비교대상발명 2

비교대상발명 2는 1995. 11. 23. 공개된 국제특허출원공개공보 제95-31426호(을 3호증)에 게재된 이리듐 기재의 촉매시스템을 사용하면서도 로듐 기재의 촉매시스템에 비견되는 생산성을 가지는 카르복실산(예 : 아세트산)의 제조방법에 대한 발명으로서, 그 기술의 요지는 카르보닐화 반응기에서, ① 0.5~8중량%, 바람직하게는 2~8중량%의 물, 카르복실산, 메틸 아세테이트, 이리듐 촉매, 할로겐화 프로모터(예 : 메틸 요오다이드), 가용성 요오드화물(예 : 알칼리금속 요오다이드, 알칼리토금속 요오다이드)을 포함하는 액체 반응 조성물 중에서, ② 메탄올 등의 알콜과 일산화탄소와 접촉시킴으로써 카르복실산을 제조하는 방법이다. 비교대상발명 2의 명세서에는 ① 비교대상발명 2의 방법은 이리듐 촉매를 사용하는 선행기술에 비해 더 우수하게 수행된다(명세서 2면 18~20행), ② 비교대상발명 2의 방법에서 사용되는 이리듐은 프로피온산, 포름산 등과 같은 부산물의 양을 매우 적도록 한다(명세서 2면 35, 36행), ③ 요오드화물/이리듐 원자비는 0 초과 ~ 3의 범위인데, 위와 같은 양의 요오드화물의 첨가는 촉매의 안전성을 개선하고 공정의 생산성을 높게 유지한다(명세서 7면 4~7행), ④ 반응 조성물 중의 부식금속, 특히 니켈, 철 및 크롬은 규칙적으로 제거한다(명세서 9면 26~31행)는 내용이 기재되어 있다.

라. 이 사건 심결이유의 요지

(1) 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2는 산업상 이용분야가 동일하다.

(2) 비교대상발명 1에는 이 사건 제1항 발명의 구성 중 알칼리금속 요오다이드, 알칼리토금속 요오다이드 등의 보조 촉진제를 부가적으로 포함하는 것 이외의 나머지 구성들과 동일한 대응구성들이 나타나 있다.

(3) 비교대상발명 2에는 이리듐 촉매의 안정성을 개선하고 공정의 생산성을 높게 유지하기 위하여 알칼리금속 요오다이드, 알칼리토금속 요오다이드 등의 보조 촉진제를 첨가하는 기술이 개시되어 있다.

(4) 이 사건 제1항 발명의 효과는 비교대상발명 1, 2로부터 예측가능한 정도에 불과하다.

(5) 따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되고, 결국 이 사건 출원발명 전체가 특허를 받을 수 없다.

[갑 1, 2호증, 을 1 내지 6호증]

2. 원고 주장의 심결취소사유의 요지

가. 이 사건 제1항 발명은 이리듐을 촉매로 사용하고 루테늄/오스뮴으로 촉진된 카르보닐화 반응에서 물 농도가 6중량% 이하로 감소함에 따라 반응속도가 감소하는 문제를 해결하고, 부식성 금속, 알칼리 및/또는 알칼리토금속 불순물을 제거하기 위하여 사용되는 이온 교환 수지층의 필요성을 감소시킬 수 있는 방법을 제공하고자 하는 발명인데, 비교대상발명 1, 2에는 이러한 기술적 과제들이 상정되어 있지 않다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2에 비하여 목적의 특이성이 있다.

나. 이 사건 제1항 발명은 낮은 물 농도에서도 카르보닐화 속도가 개선될 수 있도록 루테늄/오스뮴 촉진제와 함께 요오다이드 화합물을 추가로 사용하는 구성을 채용한 발명인데, 비교대상발명 1, 2에는 물 농도가 6중량% 이하로 떨어짐에 따라 감소하는 반응속도를 개선시키고자 하는 구성은 전혀 개시하거나 시사하고 있지 않다.

다. 비교대상발명 1에는 부식금속, 특히 니켈, 철 및 크롬은 반응에 역(역)효과를 미치기 때문에 반응조성물 중에서 최소한으로 유지시켜야 한다고 기재되어 있어서 보조 촉진제의 구성이 나타나 있는 비교대상발명 2와의 결합을 의도적으로 배제하고 있으므로, 비교대상발명 1, 2를 결합하는 것이 용이하지 않다.

라. 이 사건 제1항 발명은, 이 사건 출원발명의 명세서의 [표 4]에서 확인되는 바와 같이, 매우 낮은 물 농도에서 비교대상발명 1, 2의 반응속도를 합한 것보다 더욱 빠른 반응속도를 보이므로 현저한 효과가 있다.

마. 따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2에 비하여 목적의 특이성과 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정되므로, 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

3. 판 단

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 유무

(1) 목적의 대비

이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2는 다 같이 이리듐 촉매 카르보닐화 방법에 의한 아세트산의 제조방법에 관한 발명으로 그 기술분야가 동일하고, 카르보닐화 반응속도를 증진하고 부산물의 양을 적게 함으로써 공정의 생산성이 높은 아세트산의 제조방법을 제공하고자 하는 기술적 과제를 공유한다. 다만, 이 사건 제1항 발명의 명세서에는 비교대상발명 1, 2에 비하여 6중량% 이하의 낮은 물 농도에서도 카르보닐화 반응속도를 유지하고자 하는 기술적 과제가 더 기재되어 있으나, 이는 뒤에서 보는 바와 같이 물 농도에 관한 수치의 전 범위에서 구현되는 기술적 과제가 아니므로, 이 사건 제1항 발명에 위와 같은 기술적 과제가 더 상정되어 있더라도 이 점을 들어 이 사건 제1항 발명이 진보성이 있다고 할 수 없다.

(2) 구성과 효과의 대비

(가) 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2의 전체 구성의 비교

1) 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 모두 이리듐 주촉매, 루테늄, 오스뮴 등의 촉진제, 메틸요오다이와 같은 조촉매 등을 포함하는 이리듐 촉매시스템 및 물, 아세트산, 메틸 아세테이트 등의 액체 반응조성물을 포함하는 카르보닐화 반응기 내에서, 일산화탄소와 함께 메탄올을 카르보닐화하여 아세트산을 제조하는 방법에 관한 발명이라는 점은 동일하다. 다만, 이 사건 제1항 발명은 알칼리금속 요오다이드, 알칼리토금속 요오다이드 등으로부터 선택되는 보조 촉진제를 포함하는데 비하여, 비교대상발명 1에는 이에 대응되는 기재가 없는 점과, 이 사건 제1항 발명은 물의 농도가 6중량% 이하로 한정되어 있는데 비하여, 비교대상발명 1은 0.1~15중량%인 점이 서로 다르다.

2) 그런데 비교대상발명 2에는 알칼리금속 요오다이드, 알칼리토금속 요오다이드 등과 같은 보조 촉진제를 포함하는 이리듐 촉매시스템 하에서 아세트산을 제조하는 방법이 개시되어 있다.

3) 이와 같이 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2의 전체 구성을 비교하여 볼 때, 이 사건 제1항 발명의 개별 구성은 비교대상발명 1, 2에 다 공지되어 있고, 다만 이 사건 제1항 발명은, 물의 농도를 6중량% 이하로 수치한정하고 있는데 비하여, 비교대상발명 1은 그보다 광범위한 수치범위인 0.1~15중량%로 한정하고 있으므로, 양 발명은 물의 농도라는 구성요소의 수치범위에서 차이가 있다.

그러므로 이 사건 제1항 발명은 특허청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정한 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 이른바 수치한정 발명이므로, 아래에서는 물 농도를 수치한정한 부분 이외에 비교대상발명 1, 2의 개별 구성을 결합한 점 자체에서 구성의 곤란성과 효과의 현저성이 인정되는지(만일 이 부분만으로 구성의 곤란성과 효과의 현저성이 인정된다면 수치한정 부분에 대해서는 나아가 살필 필요 없이 발명의 진보성이 인정된다고 해야 할 것이다)를 살펴보고, 그것이 인정되지 않을 경우에는 나아가 물 농도에 관한 수치한정 부분이 진보성을 부여할 만한 기술적 의의를 가지는지를 살펴보기로 한다.

(나) 비교대상발명 1의 이리듐 촉매시스템에 비교대상발명 2의 보조 촉진제를 결합한 점에 대하여

1) 이 사건 제1항 발명은 이리듐 촉매시스템에서 알칼리금속 요오다이드, 알칼리토금속 요오다이드 등으로부터 선택되는 보조 촉진제를 포함하는데 비하여, 비교대상발명 1에는 이에 대응되는 기재가 없다. 이 사건 제1항 발명에는 보조 촉진제를 부가함으로써 낮은 물 농도에서 카르보닐화 속도를 증가시키고, 부산물의 생성 속도를 감소시키며, 촉매 및 촉진제의 안정성을 향상하는 효과를 기대할 수 있다고 기재되어 있다(명세서 6면 2~8행).

2) 그런데 비교대상발명 2에는 알칼리금속 요오다이드, 알칼리토금속 요오다이드 등과 같은 보조 촉진제를 포함하는 이리듐 촉매시스템하에서 아세트산을 제조하는 방법이 개시되어 있다. 또, 비교대상발명 2는 보조 촉진제를 이리듐 촉매시스템에 포함시킴으로써 ① 이리듐 촉매를 사용하는 다른 선행기술에 비해 더 우수하고, ② 프로피온산, 포름산 등과 같은 부산물의 생성이 저감되며, ③ 촉매의 안전성을 개선하고, 공정의 생산성을 높게 유지할 수 있는 발명이다.

3) 그렇다면 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 2와 실질적으로 동일한 기술적 과제를 해결하기 위해 비교대상발명 2에 이미 공지되어 있는 해결수단을 그대로 채택한 것에 불과한 것이므로, 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명 1의 이리듐 촉매시스템에 비교대상발명 2의 보조 촉진제를 부가한 점에 각별한 구성의 곤란성이 있다고 할 수 없고, 그 효과 역시 비교대상발명 1, 2를 결합한 것으로부터 예측할 수 있는 정도이어서 현저하다고 할 수 없다.

4) 이에 대하여 원고는, 비교대상발명 1에는 부식금속, 특히 니켈, 철 및 크롬은 반응에 역효과를 미치기 때문에 반응조성물 중에서 최소한으로 유지시켜야 한다고 기재되어 있어서 비교대상발명 1은 보조 촉진제의 구성이 나타나 있는 비교대상발명 2와의 결합을 의도적으로 배제하고 있으므로, 비교대상발명 1, 2를 결합하는 것이 용이하지 않다고 주장한다.

살피건대, 비교대상발명 1에는 원고의 주장과 같이, 액체 반응조성물 내의 부식성 금속, 특별히 니켈, 철 또는 크롬은 반응에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 액상 반응 조성물 내에서 최소로 유지되어야 한다는 취지의 기재가 있고, 비교대상발명 2에도 액체 반응조성물에 함유된 부식성 금속, 특별히 철, 몰리브덴, 크로뮴 및 니켈을 규칙적으로 제거하여야 한다는 취지의 기재가 있기는 하다(을 4호증, 명세서 9면 26~31행). 그러나 비교대상발명 2의 명세서에는 이 사건 제1항 발명과 같은 보조 촉진제를 첨가함으로써 부산물의 생성이 저감되고, 촉매의 안전성을 개선하며, 공정의 생산성을 높일 수 있다는 내용도 아울러 기재되어 있는바, 위와 같은 비교대상발명 1, 2의 각 명세서에 기재 내용을 종합하면, 원고가 주장하는 비교대상발명 1의 위 기재부분은 액체 반응조성물에 부식성 금속은 반응에 좋지 않은 영향을 미치는 것이어서 최소한으로 유지할 필요가 있는 것은 사실이나, 공정의 생산성을 향상시키기 위해서는 알칼리금속 요오다이드, 알칼리토금속 요오다이드 등과 같은 보조 촉진제를 사용할 수 있다는 취지로 이해될 뿐이고, 비교대상발명 1의 이리듐 촉매시스템에 비교대상발명 2와 같은 보조 촉진제를 사용하는 것을 배제하는 취지의 기재라고 할 것은 아니므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

(다) 물 농도에 관한 수치한정의 기술적 의의에 대하여

1) 위와 같이 비교대상발명 1, 2의 개별 구성을 결합한 점 자체에서 구성의 곤란성과 효과의 현저성이 인정되지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명 1에 비하여 진보성이 인정되기 위해서는 위와 같은 수치한정의 기술적 의의 즉, 첫째 특정한 수치와 당해 발명의 작용효과 사이의 인과관계가 분명(수치한정한 이유가 분명)하여야 하고, 둘째 수치한정한 범위 전체에서 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있어야 할 것이다.

2) 위 수치한정의 기술적 의의에 관한 이 사건 출원발명의 명세서(갑 2호증)의 기재로는, ① “본 발명의 물 농도는 카르보닐화 속도 대 물 농도의 그래프에서 최대점이 발생하는 지점 이하의 농도이다.”(명세서 5면 14~16행), ② “본 발명에서 낮은 물 농도에서의 증가된 카르보닐화 속도는 감소된 이리듐 촉매 농도에서 카르보닐화 속도를 유지할 수 있으므로, 부산물의 생성속도가 감소되는 장점이 있다.”(명세서 6면 2~6행), ③ “낮은 물 농도에서 촉매 및 촉진제의 안정성이 바람직하게 증가될 수 있다.”(명세서 6면 7, 8행), ④ “카르보닐화 속도가 최대일 때의 물 농도는 액체 반응 조성물의 메틸 아세테이트의 농도가 증가함에 따라 증가하고, 메틸 요오다이드의 농도가 증가함에 따라 감소한다.”(명의 명세서 6면 하단 2행~7면 2행), ⑤ “본 발명의 목적을 위해 물 농도는 6중량% 미만, 더욱 바람직하게는 4.6중량% 미만으로 유지한다.”(명세서 7면 2, 3행), ⑥ “본 발명에 따른 낮은 물 농도에서의 조작은 경제적으로 유리하다.”(명세서 7면 4~8행), ⑦ 촉매시스템, 물의 농도, 메틸 아세테이트의 농도 등을 달리하여 카르보닐화 반응속도를 측정한 여러 실험, 실시예들이 있다.

가) 먼저, 위 ②, ③, ⑤, ⑥의 각 기재에 의하면, 이 사건 제1항 발명은 낮은 물 농도에서도 카르보닐화 속도가 증가되는 아세트산의 제조방법을 제공함으로써, 부산물의 생성 정도와 경제성 등에서 효과가 있고, 이를 위해서는 6중량% 이하의 물 농도가 바람직하는 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 수치한정과 그 작용효과 사이에 어느 정도의 인과관계가 있음을 추정할 수는 있다. 그러나 위와 같은 이 사건 제1항 발명의 효과는 물 농도가 6중량% 이하이기만 하면 카르보닐화 속도와는 관계없이 달성되는 것이 아니라, 물 농도 6중량% 이하에서 카르보닐화 속도가 증가될 때 비로소 달성되는 것이므로, 위 ②, ③, ⑤, ⑥의 각 기재만으로는 이 사건 제1항 발명에서 수치한정한 범위 전체에서 이질적이거나 현저한 효과가 있다고 보기는 어렵다.

나) 다음으로, 위 ①, ④, ⑦의 각 기재로부터 수치한정한 범위 전체에서 이질적이거나 현저한 효과가 있다는 점을 찾을 수 있는지를 살펴본다.

ⅰ) 이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 실시예 1과 실험예 D는 물의 농도가 6중량% 이하일 경우로서 이 사건 제1항 발명에 해당하고, 실험예 A, C는 보조 촉진제를 포함하지 아니하므로 비교대상발명 1에 해당한다(원고는 실험예 D가 이 사건 제1항 발명에서 물 농도에 관한 수치한정한 범위가 아닌 10.9중량%를 사용하고 있으므로 이 사건 제1항 발명에 해당하지 않는다고 주장하나, 이 사건 출원발명의 명세서의 [표 1]에서 알 수 있듯이 실험예 D는 다른 실험예와 달리 촉진제와 보조 촉진제를 사용하고 있고, 실험예 D에는 물 농도가 6중량% 이하인 실험영역이 엄연히 존재하고 있으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다).

ⅱ) 그런데 물 농도가 6중량% 이하에서의 카르보닐화 반응속도를 대비해 보면, 실시예 1이 실험예 A에 비해서는 어느 정도 우수함을 알 수 있으나, 실험예 D와 C는 카르보닐화 반응속도가 동일하거나 오히려 실험예 C가 더 우수함을 알 수 있다(갑 2호증, 이 사건 출원발명의 명세서 22면 [표 2b]를 보면, 실험예 C, D의 카르보닐화 반응속도는 물 농도 5.1중량%, 메틸 아세테이트(MeOAc) 농도 7.5중량%에서는 9.2로서 동일하고, 물 농도 4.5중량%, 메틸 아세테이트 농도 5중량%에서는 실험예 C가 6.7인데 비하여 실험예 D는 5.9이다). 즉, 이 사건 제1항 발명에서 한정하고 있는 6중량% 이하의 물 농도에서, 비교대상발명 1의 카르보닐화 반응속도가 이 사건 제1항 발명보다 더 높게 나타날 때가 있다.

ⅲ) 그뿐만 아니라, [도 4] 는 메틸 아세테이트의 농도가 30중량%인 경우 카르보닐화 반응속도와 물 농도의 상관관계를 보여주는 것인데, 위 도표에서는 이 사건 제1항 발명과 같은 이리듐 촉매시스템하에서의 카르보닐화 반응속도는 물 농도가 6중량% 이하이기만 하면 항상 리튬이라는 보조 촉진제가 첨가되지 않은 비교대상발명 1과 같은 선행기술에 비하여 우수한 것이 아니라, 카르보닐화 속도가 최대가 되는 물의 농도인 약 4중량% 이하에서만 비교대상발명 1에 비해 우수함을 알 수 있고, 물 농도가 4중량% 이상에서는 오히려 비교대상발명 1이 이 사건 제1항 발명에 비하여 카르보닐화 반응속도가 우수함을 보여준다. 이와 같이 이 사건 제1항 발명이 물 농도가 6중량% 이하임에도 불구하고, 비교대상발명 1에 비해 카르보닐화 반응속도가 오히려 떨어지는 영역이 존재하는 것은, 카르보닐화 반응속도는 물 농도가 6중량% 이하에서 항상 최대가 되는 것이 아니라, 액체 반응조성물의 메틸 아세테이트의 농도가 증가하면 카르보닐화 반응속도가 최대가 되는 물의 농도도 증가하기 때문이다([도 1] 에서 메틸 아세테이트의 농도가 30중량%에서는 물 농도가 6중량%에서 카르보닐화 반응속도가 최대인 점이 나타나나, 에서 메틸아세테이트의 농도가 15중량%일 경우에는 5중량% 이하에서 카르보닐화 반응속도가 최대가 됨을 알 수 있다).

ⅳ) 결국, 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명 1에 비해 카르보닐화 속도가 증가하는 영역은 카르보닐화 속도가 최대인 지점 이하의 물 농도로 제한되나, 카르보닐화 속도가 최대인 지점의 물 농도는 액체 반응 조성물 내의 메틸 아세테이트의 농도, 메틸 요오다이드의 농도 등의 다른 요소에 따라 달라지는 것이어서, 이 사건 제1항 발명에서 한정하는 물 농도인 6중량% 이하와는 직접적인 상관관계가 존재하지 않는다.

3) 그렇다면 이 사건 출원발명의 상세한 설명의 기재만으로는 이 사건 제1항 발명의 수치한정과 작용효과 사이에 어느 정도 인과관계가 있음을 추정할 수 있을 뿐 그 수치한정한 범위 전체에서 이질적이거나 현저한 효과가 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명에서의 수치한정 부분은 이 사건 제1항 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1에 기재되어 있는 수치범위 가운데서 필요에 따라 바람직한 범위로 적의 선택하여 실시할 수 있는 단순한 수치한정에 불과하고 특별히 진보성을 부여할 만한 기술적 의의를 갖는다고 할 수 없다.

(3) 대비결과

그러므로 이 사건 제1항 발명의 개별 구성은 비교대상발명 1, 2에 모두 나와 있고, 이들을 결합하는 데 각별한 구성의 곤란성이 없으며, 이 사건 제1항 발명이 수치로 한정하여 특정하고 있는 부분 역시 비교대상발명 1에 나타난 수치범위 가운데 적의 선택한 것으로서 특별한 기술적 의의가 있다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 그 목적 및 작용효과도 비교대상발명 1, 2로부터 예측 가능한 정도로서 현저하다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 그 출원 전에 반포된 간행물에 게재된 비교대상발명 1, 2에 의하여 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 진보성이 부정된다.

나. 소 결

이 사건 제1항 발명이 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상, 이 사건 출원발명 전체가 특허를 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각한다.