타인의 선등록상표와 유사한 상표의 출원 후 출원인이 선등록상표의 상표권을 양수한 경우, 출원상표의 등록 가부(적극)

선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 출원한 출원인이 그 출원 후 선등록상표의 상표권을 양수하여 출원인과 선등록상표의 상표권자가 동일하게 되었다면, 상표법 제7조 제3항 단서에 의하여 출원상표가 선등록상표와 유사하다는 이유로 출원상표의 등록을 거절할 수는 없다.

상표법 제7조 제1항 제7호 , 제3항

브리스톨 마이어스 스퀘브 캄파니 (소송대리인 변호사 황주명)

특허청장

특허청 1996. 8. 30.자 95항원1131 심결

원심심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

출원인 소송대리인의 상고이유를 본다.

원심심결 이유에 의하면, 원심은 1993. 11. 6. 출원된 이 사건 출원상표 "탁솔"(이하 본원상표라 한다)이 인용상표 "탑솔, TOPSOL"(1987. 11. 5. 특허청 등록 제147029호, 이하 인용상표라고 한다)과 유사하다는 이유로 상표법 제7조 제1항 제7호 의 규정을 적용하여 그 등록을 거절한 원사정은 정당하다고 하였다.

그런데 상표법 제7조 제3항 에 의하면 같은 조 제1항 제7호 를 적용함에 있어서는 출원시를 기준으로 하되, 다만 후에 상표권의 양수 등으로 상표권자와 출원인이 동일하게 된 경우에는 같은 호의 적용을 배제하도록 규정하고 있다.

기록에 의하면, 소외 일양약품공업 주식회사는 1987. 11. 5.자로 인용상표를 등록하여 그 상표권자가 되었고, 출원인은 1993. 11. 6. 본원상표에 대한 이 사건 출원을 하였으며, 그 후 1995. 4. 19. 특허청의 거절사정으로 출원인이 항고하여 항고심 계류중이던 1995. 9. 27. 출원인이 일양약품공업 주식회사로부터 인용상표의 상표권을 양수하여 같은 해 12. 8.자 출원인 명의의 권리이전등록이 마쳐진 사실을 인정할 수 있으므로 본원상표 출원 이후 출원인과 인용상표의 상표권자가 동일하게 되었고, 따라서 상표법 제7조 제3항 단서에 의하여 본원상표가 인용상표와 유사하다는 이유로 본원상표의 등록을 거절할 수는 없다 할 것이다.

그럼에도 원심은 출원 이후의 인용상표권의 이전관계를 살펴보지 아니한 채 본원상표가 인용상표와 유사하다는 이유만으로 상표법 제7조 제1항 제7호 에 의하여 본원상표의 등록을 거절한 원사정을 정당하다고 판단하고 말았으니 원심심결에는 상표법 제7조 제3항 에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니함으로써 심결결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다. 따라서 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

그러므로 원심심결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.