[1] 널리 알려진 등록상표 “HERTZ”와 유사한 도메인이름 “herts.com”의 등록·사용행위가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (아)목 의 부정경쟁행위에 해당한다고 한 사례

[2] 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 부정경쟁행위 금지의 효과로서 부정경쟁행위의 대상이 된 도메인이름의 이전등록청구권이 인정되는지 여부(소극)

[1] 도메인이름 “herts.com”이 자동차 임대업 등으로 국내에서 널리 인식되어 주지성을 취득한 세계 최대 차량임대회사의 저명 등록상표인 “HERTZ”와 발음이 동일하고, 외관도 알파벳 철자 하나만 다를 뿐 거의 동일하여 전체적으로 유사하고, 그 도메인이름의 등록·보유도 부정한 목적에 의해 이루어졌다고 보아, 위 도메인이름의 등록·사용행위가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (아)목 의 부정경쟁행위에 해당한다고 한 사례.

[2] 부정경쟁행위의 대상이 된 도메인이름의 이전등록은 등록말소에 버금가는 강력한 조치인데, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 제4조 제2항 제3호 에서 ‘등록말소’만을 규정하고 있을 뿐 명시적으로 ‘이전등록’을 규정하고 있지 않은 점, 같은 항 제4호 ‘그 밖에 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치’에 이전등록이 포함된다고 단정하기도 어려운 점, 주지·저명한 상표 등의 표지를 보호하기 위하여 도메인이름의 사용금지나 등록말소만으로도 충분함에도 이전등록까지 인정하는 것은 목적과 수단의 비례, 보충성의 원칙에 반하는 점, 만약 하나의 도메인이름에 관하여 다수의 권리자가 이전등록을 청구할 경우 누구에게 우선권을 부여하여야 할 것인지를 결정하기 어려운 점 등의 사정을 종합하면, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 부정경쟁행위 금지의 효과로서 부정경쟁행위의 대상이 된 도메인이름의 이전등록청구권까지 인정된다고 볼 수는 없다.

[1] 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (아)목 [2] 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제4조 제1항 , 제2항 제3호 , 제4호

원고

허츠시스템 (소송대리인 법무법인 지성 담당변호사 조선영외 1인)

2008. 7. 3.

1. 원고(반소피고)가 한국정보인증 주식회사에 등록한 도메인이름 “herts.com”에 관한 피고(반소원고)의 이전등록청구권이 존재하지 아니함을 확인한다.

2. 원고(반소피고)는 피고(반소원고)에게 한국정보인증 주식회사에 2001. 5. 2. 등록한 도메인이름 “herts.com”의 말소등록절차를 이행하라.

3. 원고(반소피고)의 나머지 본소청구를 기각한다.

4. 소송비용은 본소와 반소를 합하여 이를 7분하여 그 6은 원고(반소피고)가, 나머지는 피고(반소원고)가 각 부담한다.

본소 : 주문 제1항 및 원고(반소피고, 이하 ‘원고’라 한다)가 한국정보인증 주식회사에 등록한 도메인이름 “herts.com”에 관한 피고(반소원고, 이하 ‘피고’라 한다)의 등록말소청구권 및 사용금지청구권이 존재하지 아니함을 확인한다.

반소 : 주문 제2항과 같다.

본소 및 반소를 함께 본다.

1. 기초 사실

다음의 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제1 내지 4호증, 을 제1, 4 내지 7호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있고, 달리 반증이 없다.

가. 당사자의 지위

(1) 원고는 2001. 5. 2. 국제인터넷주소관리기구(ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)로부터 인증받은 도메인이름 등록기관인 한국정보인증 주식회사에 도메인이름 “herts.com”이라는 인터넷 도메인이름(이하 ‘이 사건 도메인이름’이라 한다)을 등록하였다.

(2) 피고는 1918. 9.경 설립되어 미국에 약 3,100여 개, 해외 약 150개국 약 8,100여 개의 영업소를 두고 공항·시내·교외 비즈니스 단지 등을 대상으로 다양한 최신모델의 자동차를 단기 임대를 영업으로 하는 세계 최대의 차량 임대회사로서, 국내에서는 1966. 1. 26. “HERTZ” 표장을 자동차 및 트럭의 임대차업으로 하여 상표등록을 한 이래 자동차 및 트럭 등의 임대업을 운영하고 있다.

나. 도메인이름 분쟁조정센터의 도메인이름 이전결정과 원고의 불복

(1) 피고는 2007. 8. 1. 통일도메인이름분쟁해결방침(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 ‘UDRP’라 한다) 및 동 규칙(Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 ‘UDRP 규칙’이라 한다)에 따라 이 사건 도메인이름의 등록인인 원고를 상대로 하여 UDRP에 따른 분쟁조정기관의 하나인 세계지적재산권기구 중재조정센터에 의무적 행정절차 개시신청을 하였고, 위 중재조정센터는 2007. 11. 9. 이 사건 도메인이름을 피고에게 이전하라는 내용의 결정을 하였다.

(2) 이에 불복하여 원고는 UDRP 제4조 제k항에 따라 그 결정을 통보받은 날로부터 10영업일 이내인 2007. 11. 23. 이 법원에 이 사건 소를 제기하였고, 이로 인하여 위 이전결정의 집행이 보류된 상태이다.

2. 당사자들의 주장

가. 원고의 주장

원고는 본소로서, 원고의 이 사건 도메인이름의 “herts”는 피고의 “HERTZ”와 영문 철자상 차이가 있고, 이 사건 도메인 이름은 영국의 ‘하트퍼드셔(hertfordshire)’ 지명의 약어로 사용되는 일반적인 용어로서 양자는 서로 다른바, 원고는 이 사건 도메인이름을 정당한 방법으로 취득하였고, 이를 부정한 목적으로 등록하거나 사용하지도 않았으므로, 피고가 UDRP 제4조에 따라 원고에게 이 사건 도메인이름의 말소나 이전을 신청하는 등으로 이 사건 도메인이름의 사용금지, 말소 및 이전을 구할 권리가 없고, 이 사건 도메인이름에 대한 권리는 원고에게 있다고 주장한다.

나. 피고의 주장

이에 대하여 피고는, 이 사건 도메인이름을 피고에게 이전하라는 세계지적재산권기구 중재조정센터의 결정은 타당하다고 주장하면서 반소로서 원고가 피고의 “HERTZ”와 외관과 발음이 유사한 이 사건 도메인이름을 사용하는 것은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 소정의 부정경쟁행위에 해당하므로 이 사건 도메인이름의 등록말소를 청구한다.

3. 본소 및 반소에 대한 판단

가. 이 사건 실체판단의 기준

UDRP는 도메인이름 등록기관과 도메인이름 등록인 사이에 합의된 등록약관의 내용에 편입되어, 도메인이름 등록인과 상표 또는 서비스표에 관한 권리를 가진 자(이하 ‘제3자’라 한다) 사이에 도메인이름을 둘러싸고 분쟁이 발생한 경우 그 등록의 유지·취소·이전 등에 관한 판단을 신속히 내려 등록행정의 적정성을 향상시키기 위한 등록기관의 행정절차에 관한 규정에 불과하고, 도메인이름 등록인과 제3자 사이에서는 UDRP가 상표 등에 관한 권리와 도메인이름의 등록·사용 등에 관한 실체적 권리관계를 규율하는 구속력을 가지는 것이 아니므로, 제3자는 의무적 행정절차를 벗어나서 UDRP가 정한 요건에 의하여 도메인이름의 사용금지를 도메인이름 등록인에게 직접 청구할 수 있는 실체적 권리가 없다. 따라서 도메인이름에 관한 소송을 심리·판단하는 법원은 UDRP에 의할 것이 아니라 당해 사건에 적용 가능한 법률에 의하여 당해 사건을 심리·판단하여야 하는 것인바( 대법원 2008. 2. 1. 선고 2004다72457 판결 참조), 이 사건 도메인이름 등록인인 원고와 피고 간의 이 사건에서도 UDRP가 아니라 부정경쟁방지법에 의하여 판단하여야 할 것이다.

나. 부정경쟁행위 해당 여부

(1) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (아)목

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (아)목 은, 정당한 권원이 없는 자가 ⓛ 상표 등 표지에 대하여 정당한 권원이 있는 자 또는 제3자에게 판매하거나 대여할 목적, ② 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름의 등록 및 사용을 방해할 목적, ③ 그 밖의 상업적 이익을 얻을 목적 중 어느 하나의 목적으로, 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 그 밖의 표지와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록·보유·이전 또는 사용하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있는바, 이러한 부정경쟁행위는 ⓛ 타인의 성명, 상호, 상표, 그 밖의 표지 등의 주지성, ② 타인의 표지 등과 동일하거나 유사한 도메인이름의 등록·보유·이전 또는 사용하는 행위, ③ 부정한 목적을 그 요건으로 하고 있다 할 것이므로, 위 각 요건의 충족 여부에 관하여 차례로 살펴보기로 한다.

(2) 피고의 “HERTZ” 표지의 주지성 여부

국내에 널리 인식된 타인의 상품이나 영업임을 표시하는 표지는 국내의 전역 또는 일정한 범위 내에서 거래자 또는 수요자들이 그것을 통하여 특정의 상품이나 영업을 다른 상품이나 영업으로부터 구별하여 널리 인식하는 경우를 말하고, 그 표시가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 영업범위 등과 그 영업의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 기준이 된다( 대법원 2005. 11. 25. 선고 2005도6834 판결 참조).

살피건대, 피고가 “HERTZ”를 영문 상호로 하여 자동차 임대업 및 관련 영업을 영위하는 세계 최대의 차량임대회사로서, 현재 대한민국을 포함하여 전 세계 150개국 약 8,100개 영업소를 두고 있고, 세계 각국 뿐만 아니라 국내에서도 “HERTZ”라는 표지가 포함된 상표를 출원·등록하였음은 앞서 본 바와 같고, 을 제6, 7호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 1918. 9. 미국 시카고에서 자동차 임대업을 시작된 이래 그 사업분야를 확장해 온 사실, 인터넷 포털사이트에 피고의 한국발음인 “허츠”를 검색키워드로 하여 웹문서 등을 검색한 결과 수개의 관련 기사 및 카테고리가 검색되고, 백과사전에서도 피고의 연혁, 영업범위 등의 다양한 정보를 제공하고 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정 사실에 의하면 피고의 상표 “HERTZ”는 국내의 일반 수요자들에게 널리 알려지고 또한 국내 수요자들로 하여금 다른 상품과 구별하여 특정 출처의 상품임을 인식케 하는 객관적인 거래의 표지로서 기능하는 것으로 볼 수 있고, 피고의 “HERTZ”라는 표지는 부정경쟁방지법 이 사건 조항에 정해진 ’타인의 표지‘로서 원고의 이 사건 도메인이름 등록 당시에 이미 국내에서 거래자 또는 수요자 사이에 널리 인식되어 주지성을 취득하였고, 변론 종결 당시 국내에서 저명한 표시에 해당한다 할 것이다.

(3) 원고의 이 사건 도메인이름(herts.com)과 피고의 표지(HERTZ)의 유사 여부

일반적으로 상표의 동일, 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 칭호, 관념 등에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 출처에 대한 오인·혼동의 유려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는바( 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 참조), 이 사건 도메인 이름에서 “.com”은 기업 등을 의미하는 일반최상위 도메인임을 나타내는 문자이므로 그 식별력을 인정하기 어렵다 할 것이므로, 원고의 이 사건 도메인이름에서 식별력 있는 주요 부분은 “herts”라 할 것이다.

이 사건 도메인이름의 요부인 “herts”와 피고의 등록상표인 “HERTZ(hertz)”는 그 발음이 “허츠”로 동일하고, 알파벳 철자 하나만 다를 뿐 외관도 거의 동일하다 할 것이므로, 이 사건 도메인이름을 웹브라우저에 입력하는 일반인들로서는 그 차이를 인식함이 없이 이 사건 도메인이름을 피고의 영문 상호 및 등록상표 등과 동일한 명칭으로 혼동할 가능성이 매우 크다고 할 것이므로, 이 사건 도메인이름은 피고의 영업표지와 전체적으로 유사하다 할 것이다.

(4) 원고가 이 사건 도메인이름을 부정한 목적으로 등록·보유한 것인지 여부

살피건대, 갑 제7호증, 을 제2, 3, 8호증의 각 기재 및 위 각 증거들에 변론 전체의 취지를 종합하면, ⓛ 원고가 이 사건 도메인이름을 취득하기 전에 자동차 임대관련 사업이나 그와 유사한 사업을 영위한 적이 없는 사실, ② 원고가 이 사건 도메인이름을 등록한 이후 이 사건 도메인이름으로 개설한 웹사이트는 자동차 대여업체 검색 및 링크서비스를 제공하면서 ‘Hertz Car Rental’, ‘Hertz’ 등을 주요 메뉴로 구성함과 동시에 피고의 공식 홈페이지인 ‘Hertz.com’로 링크할 수 있도록 하였고, 나아가 피고의 경쟁사인 에이비스(AVIS), 알라모(ALAMO) 등의 웹사이트로 연결되도록 링크서비스를 제공한 사실, ③ 원고는 피고가 2007. 8. 1. 위에서 본 바와 같이 이 사건 도메인이름에 관하여 의무적 행정절차 개시신청을 하자, 그 무렵부터 위 웹사이트 운영을 중단하고, 영국의 하트퍼드셔 지역 소개 사이트로 변경한 사실, ④ 원고는 이 사건 도메인을 이용하여 하트퍼드셔 지역에 대한 포털사이트로 운영할 예정이라고 주장하나, 이 사건 도메인이름을 등록한 지 약 7년이 지나도록 이 사건 도메인이름을 이용한 하트퍼드셔 지역 포털사이트는 아직도 미완성인 상태로서, 초기화면에는 백과사전에 소개되고 있는 지역설명자료와 하트퍼드셔 지역의 지도 외에 위 지역에 관한 다른 정보를 제공하지 못하고 있는 데다가 여행, 문화, 역사 등으로 표시된 세부카테고리를 검색하여도 독자적인 콘텐츠가 없는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정 사실에 의하면 이 사건 도메인이름을 이용한 사이트는 형식적으로만 개설되었을 뿐 준비중인 상태로 장기간 방치되고 있으며 원고 주장의 사업 구상도 구체적이거나 명백하지 아니한 점을 알 수 있으므로, 결국 이 사건 도메인이름은 정당한 권원이 있는 피고의 도메인이름의 등록 및 사용을 방해할 목적 또는 이 사건 도메인이름을 이용하여 상업적 이익을 얻을 목적으로 이 사건 도메인이름을 등록하여 보유하고 있다고 봄이 상당하다.

(5) 소결론

따라서 원고의 이 사건 도메인이름 등록·사용행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (아)목 의 부정경쟁행위에 해당한다.

다. 부정경쟁행위의 효과

(1) 그렇다면 피고는 원고의 위와 같은 부정경쟁행위로 인하여 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있으므로, 부정경쟁방지법 제4조 제1항 에 의하여 원고에 대하여 이 사건 도메인이름의 사용금지를 청구할 수 있고, 같은 조 제2항 제3호 에 의하여 원고에 대하여 이 사건 도메인이름의 등록말소를 청구할 수 있다 할 것이다.

(2) 나아가 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위 금지의 효과로서, 피고가 이 사건 도메인이름의 등록말소뿐만 아니라 원고의 명의로 등록된 이 사건 도메인이름을 피고에게 이전등록할 것을 청구할 권리가 있는지에 관하여 살피건대, ⓛ 부정경쟁행위의 대상이 된 도메인이름의 이전등록은 등록말소에 버금가는 강력한 조치인데, 부정경쟁방지법은 제4조 제2항 제3호 에서 ‘등록말소’만을 규정하고 있을 뿐 명시적으로 ‘이전등록’을 규정하고 있지 않고, 같은 조 제4호 ‘그 밖에 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치’에 이전등록이 포함된다고 단정하기도 어려운 점, ② 주지·저명한 상표 등의 표지를 보호하기 위하여 도메인이름의 사용금지나 등록말소만으로도 충분함에도 이전등록까지 인정하는 것은 목적과 수단의 비례, 보충성의 원칙에 반할 수 있는 점, ③ 만약 하나의 도메인이름에 관하여 다수의 권리자가 이전등록을 청구할 경우 누구에게 우선권을 부여하여야 할 것인지를 결정하기도 어려운 점 등의 사정을 종합하면, 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위 금지의 효과로서 부정경쟁행위의 대상이 된 도메인이름의 이전등록청구권까지 인정된다고 볼 수는 없다 할 것이다.

(3) 소결론

결국, 피고에게 원고에 대한 이 사건 도메인이름의 사용금지 및 등록말소청구권이 있으나, 이전등록청구권은 없다 할 것이고, 피고가 반소로서 원고에게 이 사건 도메인이름 등록말소를 구하므로, 원고는 피고의 위 반소청구에 따라 피고에게 이 사건 도메인이름의 등록말소절차를 이행할 의무가 있다.

4. 결 론

그렇다면 원고의 본소청구는 이 사건 도메인이름에 관한 피고의 이전등록청구권의 부존재를 확인하는 범위에서 이유 있으므로 이를 인용하고, 원고의 나머지 본소청구는 이유 없어 이를 기각하며, 피고의 반소청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.